Jahresbericht des bundespatentgerichts für das jahr 2005

herausgegeben von der Stelle für Presse und Öffentlichkeitsarbeit des Bundespatentgerichts Hausanschrift: Cincinnatistraße 64 Internet: www.bpatg.de E-Mail: [email protected] Schwerpunkt auch dieses Jahresberichts ist die Dokumentation der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts. In den Bereichen Patentrecht, Gebrauchsmusterrecht, Geschmacksmusterrecht und Markenrecht werden insbesondere die Entscheidungen dargestellt, in denen die Senate neue Probleme abgehandelt oder ihre bisherige Rechtsprechung fortentwickelt haben. Der zweite Teil des Berichts enthält Einzelheiten zur Geschäftslage des Gerichts. Im Jahr 2005 sind die Eingänge im Markenbereich zurückgegangen. Das hat es ermöglicht, die große Zahl der anhängigen Markenbeschwerdeverfahren zu reduzieren. Im Bereich der technischen Senate und der Nichtigkeitssenate unterstreicht das unvermindert hohe Geschäftsaufkommen die Bedeutung des Bundespatentgerichts auch im Zeitalter der Globalisierung. Ein weiteres Anwachsen der Bestände ließ sich hier nicht vermeiden. Eine Entlastung der Technischen Beschwerdesenate wird sich aber daraus ergeben, dass die Zuständigkeit für Entscheidungen über Einsprüche gegen Patenterteilungen ab dem 1. Juli 2006 wieder grundsätzlich beim Deutschen Patent- und Markenamt liegen wird. Von diesem Zeitpunkt an soll nach dem Regierungsentwurf eines Patentrechtsänderungsgesetzes vom Dezember 2005 nur noch unter bestimmten engen Voraussetzungen eine unmittelbare Zuständigkeit des Bundespatent- gerichts für Einspruchsentscheidungen gegeben sein. Ergänzend zu den Jahresberichten sind die Entscheidungen des Bundespatentgerichts von nun an auch elektronisch abrufbar. Alle Urteile und Beschlüsse, die ab dem 1. Januar 2006 ergehen, werden zeitnah aufbereitet und im Rahmen der Internet-Präsentation des Bundespatentgerichts - www.bpatg.de - der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Dr. Hans-Georg Landfermann Präsident des Bundespatentgerichts BPatG Jahresbericht 2005 Organigramm (Stand: 31.12.2005) 8
Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahre 2005
Patentrecht
Patentfähigkeit 10 Technische Erfindung und Erfindungsbegriff Ausführbarkeit, klare und vollständige Lehre Ausführbarkeit bejaht Ausführbarkeit verneint Definition von Begriffen und Parametern Zum Verständnis eines Patentanspruchs Technische Brauchbarkeit III. Unzulässige Erweiterung Unzulässige Erweiterung bejaht Unzulässige Erweiterung verneint IV. Fassung der Unterlagen VI. Arzneimittel-Schutzzertifikate 25 VII. Einspruchsverfahren 25 Einspruchsverfahren allgemein Einspruchsverfahren vor dem Bundespatentgericht Zulässigkeit des Einspruchs Einspruchsgebühr 31 Prüfung der Widerrufsgründe Verspätetes Vorbringen Änderung der Patentansprüche Tenorierung bei unzulässigem Einspruch Rechtsschutzinteresse bei Verzicht oder Erlöschen des Patents 10. Kostenfragen 38 BPatG Jahresbericht 2005 VIII. Nichtigkeitsverfahren 40 Zulässigkeit der Klage Zulässigkeit einer Beschränkung Akteneinsicht 41 Prüfung der Klagegründe IX. Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt Akteneinsicht 43 Erfinderbenennung 43 Fristverlängerung 44 Rechtliches Gehör Rückzahlung der Beschwerdegebühr Verfahrensfehler 48 Wiedereinsetzung 49 10. Kosten und Gebühren 11. Verschiedenes 54 Sonstige Verfahrensfragen Wirksamkeit, Zulässigkeit und Statthaftigkeit der Beschwerde Rechtliches Gehör Kosten und Gebühren Verfahrenskostenhilfe 60 Gebrauchsmusterrecht 62
Schutzfähigkeit 62 III. Kosten und Gebühren Geschmacksmusterrecht 68
Verstoß gegen die guten Sitten Kosten und Gebühren III. Verschiedenes 69 Markenrecht 72
Nichtkonventionelle Markenformen Dreidimensionale Marken Positionsmarken 84 BPatG Jahresbericht 2005 Veranstaltungsmarken 88 Absolute Schutzfähigkeit Fragen zur Verkehrsdurchsetzung Geografische Herkunftsangaben Berühmte Personen III. Löschungsverfahren nach § 50 Abs. 1 MarkenG Löschungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse Löschungsverfahren wegen Bösgläubigkeit IV. Kollisionsverfahren 106 Art der Benutzung Allgemeine Grundsätze zur Verwechslungsgefahr Verfahrensrecht 115 Kosten und Gebühren Beteiligtenwechsel im Widerspruchsverfahren 116 Geschäftsbericht 2005
Überblick zur Geschäftslage
Statistiken
Rechtsmittel 126
Berufungen und Rechtsbeschwerden gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichts 126 Rechtsmittelentscheidungen des Bundesgerichtshofs Personal
Ausbildung der Patentanwaltsbewerberinnen und -bewerber
Dokumentation der Rechtsprechung
Bibliothek
Elektronischer Rechtsverkehr beim Bundespatentgericht
Zusammenarbeit mit Partnern im In- und Ausland, Öffentlichkeitsarbeit
Gesamtstatistik über die Tätigkeit des Bundespatentgerichts in den Jahren 2000-2005
BPatG Jahresbericht 2005 (Stand: 31.12.2005)
Präsident
des Bundespatentgerichts
Dr. Landfermann
Dipl.-Ing. Tödte
15. Senat
24. Senat
30. Senat
Dr. Landfermann
Dipl.-Ing. Tödte Dipl.-Chem. Dr. Kahr Dr. Ströbele Dr. Buchetmann 17. Senat
25. Senat
32. Senat
Meinhardt Dipl.-Ing. Kowalski Dipl.-Phys. Dr. Fritsch Prof. Dr. Hacker 19. Senat
26. Senat
33. Senat
Dr. Schermer Dipl.-Ing. Petzold Dipl.-Phys. Dr. Kellerer Winkler, Matthias 10. Senat
20. Senat
27. Senat
34. Senat
Winkler, Gabriele Dipl.-Phys. Dr. Bastian Dr. Albrecht Dr.-Ing. Ipfelkofer 11. Senat
21. Senat
28. Senat
35. Senat
(Beschw.Senat für
Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt 14. Senat
23. Senat
29. Senat
Dr.-Ing. Lischke Dipl.-Chem. Dr. Schröder Dipl.-Phys. Dr. Tauchert Grabrucker Verwaltung
Referent 1 Ri Knoll (Richterliches Personal) Referent 2 Ri Schramm (Haushalt u. Organisation) (Datenschutz u. Geheimschutz) Referent 3a Ri Brandt (Nichtrichterl. Personal) Referent 3b ORR Schreindorfer (Allgemeine Verwaltung) Ri'in Dr. Mittenberger-Huber Referent 4 Ri Dr. Mayer (Informationstechnik) Referent 5 Ri'in Sredl BPatG Jahresbericht 2005 Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahre 2005
Patentrecht, Gebrauchsmusterrecht und Geschmacksmusterrecht
Bei der großen Anzahl der im Berichtszeitraum 2005 ergangenen Entscheidungen des Bun- despatentgerichts aus den Bereichen Patente, Gebrauchsmuster und Geschmacksmuster kann dieser Beitrag die aus Sicht des Autors relevanten Beschlüsse und Urteile nur schlaglichtartig wiedergeben. Wie schon im vergangenen Jahr betreffen viele Entscheidungen unverändert die Einspruchsproblematik. Die in diesem Bereich teilweise heterogene Spruchpraxis bei der Te- norierung bei unzulässigem Einspruch und bei der Anzahl fälliger Gebühren bei mehreren Einsprechenden hat sich fortgesetzt, hier tritt aber voraussichtlich eine Vereinheitlichung durch den Gesetzgeber ein1. Die Zusammenstellung referiert nicht nur Beschlüsse zu erstmals behandelten Fragestel- lungen, sondern sie enthält auch teilweise Bestätigungen bereits ergangener Entscheidungen, um deutlich zu machen, dass diese Linie weiterverfolgt wird, oder weil darin neuere Recht- sprechung oder neuere Aufsätze berücksichtigt sind. Um das Auffinden bestimmter Themenschwerpunkte zu erleichtern, wird zB der Komplex „Erfindungshöhe" ausschließlich im allgemeinen Kapitel I (Patentfähigkeit) und nicht noch einmal ergänzend im Kapitel VIII (Nichtigkeitsverfahren) behandelt. Allgemeine Gebühren- fragen, Wiedereinsetzungsanträge und Umschreibungen findet man in der entsprechenden patentrechtlichen Rubrik, auch wenn im konkreten Fall nicht Patente, sondern Gebrauchs- muster oder Geschmacksmuster betroffen sind. Die unzulässige Erweiterung einer Anmel- dung gemäß § 38 PatG und die unzulässige Erweiterung i.S.d. §§ 21 Abs. 1 Nr. 4, 22 Abs. 1 PatG werden gemeinsam unter „Unzulässige Erweiterung" behandelt. Vgl. Regierungsentwurf unter http://www.bmj.bund.de/media/archive/1087.pdf. BPatG Jahresbericht 2005 A. Patentrecht
I. Patentfähigkeit
Obwohl die Neuheit eine zentrale Grundvoraussetzung für die Patentfähigkeit ist, sind Be- schlüsse, die sich mit der Neuheit des Patentgegenstands auseinandersetzen, auch im Be- richtszeitraum 2005 eher selten. In einem solchen Fall, in dem die fehlender Neuheit von insgesamt acht Anspruchsfassungen festgestellt wurde, hat der 4. Senat2 entschieden, dass bei einem Sachpatent, bei dem der Schutzbereich durch eine Verwendungsangabe nicht einge- schränkt wird, auch durch einen Disclaimer die Neuheit nicht hergestellt werden kann, wenn dieser Disclaimer (vorliegend: „Katheter nicht für die Kardioplegie") lediglich eine bestimmte Verwendung ausschließt. Die übrigen Entscheidungen zur materiellen Patentfähigkeit betreffen vorwiegend die erfin- derische Tätigkeit und sind bis auf wenige Fälle Einzelentscheidungen ohne allgemeine Rele- vanz. Auch die in den vergangenen Jahresberichten behandelten Fragen im Zusammenhang mit der gewerblichen Anwendbarkeit oder der Einheitlichkeit sind derzeit nicht aktuell. Gestiegen ist dagegen die Zahl der Entscheidungen, die sich mit der Technizität und hier ins- besondere mit computerimplementierten Erfindungen sowie der Problematik auseinander- setzen, wann eine im Sinne des Patentgesetzes nicht patentierbare gedankliche oder geschäftliche Tätigkeit vorliegt. Technische Erfindung und Erfindungsbegriff3
Computerbezogene Erfindungen
Nach einem Nichtigkeitsurteil des 2. Senats4 wird ein Datenverarbeitungsprogramm, das keine Merkmale aufweist, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen, nicht allein dadurch zu einer Lehre auf technischem Gebiet, dass es als „in einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert" beansprucht wird (Anschluss an BGH GRUR 2005, 143 – Rentabilitätsermittlung). Im zu entscheidenden Fall handelte es sich im Übrigen um ein „Strukturierungsprogramm für eine Datenverarbeitungsanlage unter Urt. v. 26.07.2005 – 4 Ni 6/04 (EU), Berufung eingelegt [X ZB 161/05]. Vgl. auch den Abschnitt „Schutzfähigkeit" in der Sektion B „Gebrauchsmusterrecht". Urt. v. 03.03.2005 – 2 Ni 49/03 (EU), GRUR 2005, 1025 = BlPMZ 2006, 35 = CR 2005, 554 – Kfz-Kürzel. BPatG Jahresbericht 2005 Berücksichtigung geografischer Indizierung", was dazu geführt hatte, dass der Patentinhaber vor erfolgter Nichtigkeitserklärung etwa 6000 Betreiber von Websites abgemahnt hatte, die in ihrem Domain-Namen ein Kfz-Kennzeichen trugen, obwohl die betreffenden Domain- Adressen ersichtlich kein „Strukturierungsprogramm für eine Datenverarbeitungsanlage" In einer Entscheidung vom 15.04.2003 hatte der 17. Senat5 ausgeführt, dass ein Patentan- spruch, der auf die Implementierung einer geschäftlichen Methode mit Datenverarbeitungs- mitteln gerichtet ist, dann nicht zum Kreis der patentfähigen technischen Erfindungen gerechnet werden kann, wenn die geschäftliche Methode im Vordergrund steht und die Imple- mentierung sich auf den Einsatz von gängigen Datenverarbeitungsmitteln beschränkt. Auf die zugelassene und eingelegte Rechtsbeschwerde hin hatte der BGH6 festgestellt, dass mit den vom BPatG getroffenen Feststellungen die Technizität der angemeldeten Lehre noch nicht verneint werden kann. Der BGH hielt weitere tatrichterliche Aufklärung für erforderlich und verwies die Sache an das Bundespatentgericht zurück. In seiner erneuten Entscheidung7 führt der 17. Senat aus, dass zwar weder in der Verwendung von Schlüsselinformationen noch in der Erzeugung des Überweisungsdatensatzes eine Anweisung zu erkennen ist, die der Lösung eines konkreten technischen Problems dient. Dagegen erkennt der Senat an, dass dem Verfahren zur gesicherten Durchführung einer Transaktion im elektronischen Zahlungs- verkehr aufgrund der Anweisung, zur Übermittlung des Überweisungsdatensatzes ein elektronisches Zahlungssystem zu benutzen, ein konkretes technisches Problem zugrunde liegt, so dass bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit eine Aussage darüber möglich ist, ob eine Bereicherung der Technik vorliegt, die den Patentschutz rechtfertigt. Bei dem Anspruchsgegenstand, der technische und nichttechnische Aspekte umfasst, hat der Senat bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit lediglich diejenigen Anweisungen berücksichtigt, denen eine konkrete technische Problemstellung zugrunde liegt. Für die Prüfung des Anspruchsgegenstandes mit technischen und nichttechnischen Aspekten auf erfinderische Tätigkeit hat der Senat als zuständigen Fachmann denjenigen angesehen, der üblicherweise mit der Lösung der konkreten technischen Problemstellung betraut wird, und ist dann zum Jahresbericht BPatG 2003 Seite 10; Beschl. v. 15.04.2003 – 17 W (pat) 46/02, GRUR 2003, 1033 = BPatGE 2004, 265 – Transaktion im elektronischen Zahlungsverkehr. BGH GRUR 2004, 428 – Elektronischer Zahlungsverkehr. Beschl. v. 10.02.2005 – 17 W (pat) 46/02, GRUR 2006, 43 = BlPMZ 2005, 356 = Mitt 2005, 363 – Transaktion im elektronischen Zahlungsverkehr II. BPatG Jahresbericht 2005 Ergebnis gekommen, dass das beanspruchte Verfahren nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit Programm als solches
Ein Computerprogramm, das im Rahmen der Planung einer Bahnstrecke zur Abstimmung des Folgeabstandes zweier Züge und der Anzahl sowie der Positionen von Gleisabschnittsgrenzen (Anordnung von Signalen bzw. Isolierstößen) eines neu zu bauenden oder zu modernisierenden Streckenabschnitts dient und hierzu in einem Optimierungsalgorithmus keine aktuellen Fahr- und Zugdaten der Züge auf dem Streckenabschnitt verarbeitet, sondern das nur typische Fahrkurven von zwei Zügen verwendet, ist nach einer Entscheidung des 19. Senats8 wegen fehlender Anweisung zur Lösung einer technischen Problemstellung ein Computerprogramm „als solches" und somit dem Patentschutz nicht zugänglich. Geschäftliche und gedankliche Tätigkeiten
Ist ein Patentanspruch auf ein Verfahren zu Darstellung von Prozessen gerichtet, also auf den zeitlichen Ablauf von Schritten, an deren Ende die gewünschte Darstellung des Prozessbildes auf der Anzeigeeinheit des Rechners steht, so ist – bei zutreffend gewählter Patentkategorie – schon zu erwägen, ob dieses Verfahren nicht unter den Schutzausschluss von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen fällt. Hat der Anspruch aber tatsächlich nicht eine Abfolge von Verfahrensschritten zum Gegenstand, sondern enthält er lediglich Vorgaben zur Form der Darstellung des Prozessbildes, so ist Gegenstand des Patentanspruchs nur eine bestimmte Form der bloßen Wiedergabe von Informationen, die nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 und Abs. 4 PatG als dem Patentschutz nicht zugängliche Erfindung anzusehen ist. Zwar kommt den in § 1 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 PatG aufgeführten Ausnahmetatbeständen – mithin auch der Wiedergabe von Informationen – dann technischer Charakter zu, wenn mit den beanspruchten Anweisungen ein konkretes technisches Problem mit technischen Mitteln gelöst wird. Ein solches konkretes technisches Problem liegt aber dann nicht vor, wenn das beanspruchte Verfahren – wie vorliegend – lediglich eine bestimmte Form der Prozessdarstellung erzeugt und die eigentliche Analyse des angezeigten Prozesses sowie die sich hieraus ggf. ergebenden Verbesserungen eines technischen Prozessablaufs nicht Gegenstand der Anmeldung sind, Beschl. v. 11.05.2005 – 19 W (pat) 24/03, Mitt 2006, 25 – Schienengebundenes Verkehrssystem. BPatG Jahresbericht 2005 sondern dem Betrachter der Darstellung und seinen intellektuellen Fähigkeiten überlassen Ein Verfahren, das sich mit der Vergabe von Lizenzen für die Benutzung von Softwaremodulen befasst und zum Zweck einer flexibleren Handhabung der Lizenzierung vorschlägt, dass ein Lizenznehmer von einem Lizenzgeber das Recht erwirbt, im Rahmen eines Lizenzguthabens beliebige Softwaremodule zu nutzen und nicht, wie bisher, nur das Recht zur Nutzung genau spezifizierter Module, betrifft eine geschäftliche Tätigkeit und fällt damit unter die im § 1 Abs. 2 Nr. 3 PatG (Anm.: jetzt: § 1 Abs. 3 Nr. 3) aufgeführten Tatbestände, die nicht als Erfindungen i.S.d. § 1 Abs. 1 PatG anzusehen sind. Dabei kann es dahinstehen, ob das Verfahren auf eine geschäftliche Tätigkeit „als solche" gerichtet ist und deshalb unter den Ausnahmetatbestand des § 1 Abs. 2 Nr. 3 PatG (Anm.: jetzt § 1 Abs. 3 Nr. 3) fällt. Denn die Erteilung eines Patents für ein Verfahren, das der Abwicklung eines Geschäfts mittels Computer dient, kommt nur dann in Betracht, wenn der Patentanspruch über den Vorschlag hinaus, für die Abwicklung des Geschäfts Computer als Mittel zur Verarbeitung verfahrensrelevanter Daten einzusetzen, weitere Anweisungen enthält, denen ein konkretes technisches Problem zugrunde liegt. Können dem Patentanspruch über den Einsatz eines Computers bzw. einer industriellen Steuerung hinaus jedoch keine Anweisungen entnommen werden, die zur Lösung eines konkreten technischen Problems dienen, liegt keine Erfindung i.S.d. § 1 PatG vor10. In die gleiche Richtung geht eine weitere Entscheidung des 17. Senats11. Ist ein Patentanspruch auf eine Einrichtung gestützt, der für sich gesehen zweifellos technischer Charakter zukommt, so ist die Patentfähigkeit der Lehre des Patentanspruchs bekanntlich nur dann zu bejahen, wenn die Lösung eines konkreten technischen Problems gelehrt wird12. Eine solche konkrete technische Problemstellung kann nach einer Entscheidung des 17. Senats13 in der angestrebten Vermeidung von Terminkollisionen bei der Planung einer Reise nicht erkannt werden. Diese Problemstellung liegt vielmehr auf geschäftlichem oder organisatorischem Gebiet. Ergibt sich eine konkrete technische Beschl. v. 09.06.2005 – 17 W (pat) 51/03. Beschl. v. 23.11.2004 – 17 W (pat) 59/02. Beschl. v. 07.04.2005 – 17 W (pat) 5/03. Vgl. auch BGH GRUR 2005, 143 – Rentabilitätsermittlung. Beschl. v. 12.07.2005 – 17 W (pat) 333/03. BPatG Jahresbericht 2005 Problemstellung auch nicht implizit aus den im Anspruch genannten Lösungsmerkmalen, liegt die beanspruchte Einrichtung nicht auf technischem Gebiet und ist deshalb keine dem Patentschutz zugängliche Erfindung. II. Ausführbarkeit,
klare und vollständige Lehre
Ausführbarkeit bzw. Klarheit und Vollständigkeit der Lehre werden zwar insbesondere im Einspruchsverfahren häufig angegriffen. Wie in den vergangenen Jahren haben die Senate die Ausführbarkeit aber dann dahinstehen lassen, wenn der Anmeldungsgegenstand ohnehin nicht erfinderisch war. Es gibt jedoch eine Reihe von Beschlüssen, die sich explizit mit dieser Fragestellung auseinandersetzen. 1. Ausführbarkeit
Nach einem Urteil des 4. Senats14 stellt bei einem „Verfahren zum Betreiben einer Anordnung zur Haltung von Schweinen" das Merkmal, dass „jedes Tier aus eigenem Antrieb seinen Kopf durch den Vorhang in den Einatembereich außerhalb der Schlafbox bewegt" kein Wunschdenken im Sinne fehlender Ausführbarkeit dar, denn das tatsächliche Tierverhalten bei der praktischen Umsetzung des Verfahrens ist kein anderes, da die Möglichkeit der Ausrichtung der Tiere in diesem Sinne und aus eigenem Antrieb nicht allgemeinen naturgesetzlichen Abläufen widerspricht. Da die einzelnen Tiere als Individuen zu betrachten sind, die eigene Entscheidungen treffen können und auch gelegentlich durch andere Einflüsse abgelenkt werden können, sieht der Senat in Fotos, welche ein zum Teil davon abweichendes Tierverhalten zeigen, keinen Beleg dafür, dass es hinsichtlich dieses Merkmals ein generelles Ausführungshindernis gäbe, so dass damit die generelle Ausführbarkeit in patentrechtlichem Sinne in diesem Bereich (Biologie) nicht in Frage gestellt wird. Widerspricht ein in einem Unteranspruch angegebenes Längenverhältnis einem in einer Figur angegebenen Längenverhältnis, so liegt der Mangel der nicht deutlichen und vollständigen Offenbarung dann nicht vor, wenn im Rahmen des durch den Hauptanspruch definierten Patentgegenstands unterschiedliche spezielle Ausführungen möglich sind und die Unterschiede die Ausführbarkeit der patentgemäßen Lehre nicht in Frage stellen15. Urt. v. 08.12.2004 – 4 Ni 21/03 (EU), Berufung eingelegt [X ZB 46/05]. Beschl. v. 10.08.2005 – 7 W (pat) 33/03. BPatG Jahresbericht 2005 Die Wiederholbarkeit mikrobiologischer Verfahren ist nicht schon dann zu verneinen, wenn eine spontane Mutation nur mit einer geringen Rate auftritt, die sich in einem Größenbereich von 10-5 bis 10-10/Gen/Replikation bewegt, denn dieser sehr geringen Häufigkeit wird der Fachmann, der mit dem Auffinden bestimmter, über spontane Mutation entstandener Mutanten befasst ist, durch entsprechend große Ansätze zu begegnen wissen16. Ist im Patentanspruch auf einen sehr kleinen durchschnittlichen Partikeldurchmesser (hier: 50 bis 500 Nanometer) abgestellt und enthält die Streitpatentschrift keinerlei Angaben, wie die Bestimmung so kleiner Partikeldurchmesser vorzunehmen ist, so stellt dies zumindest dann keinen Offenbarungsmangel im Sinne von § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG dar, wenn im Stand der Technik Methoden beschrieben sind, die eine Bestimmung der Größe der Partikel (zB durch Betrachten mit einem Rasterelektronenmikroskop mit anschließender arithmetischer Ermittlung der durchschnittlichen Partikelgröße) ermöglichen17. Für eine vollständige Offenbarung ist es ausreichend, wenn der Fachmann aufgrund seiner Fachkenntnis die beanspruchte Lehre nachvollziehen kann. Für die Forderung nach Benennung eines zum Anmeldetag auf dem Markt verfügbaren Bausteins zur Durchführung eines beanspruchten Schnittstellenbetriebs gibt es keine rechtliche Grundlage18. Obwohl es verschiedene Arten von Pilzen mit unterschiedlichen Formen gibt und somit der Begriff „pilzförmig" nicht eine einheitliche Gestalt beschreibt, ist der Begriff „pilzförmig" zumindest dann nicht unklar, wenn sich aus der Beschreibung ergibt, welche der unterschiedlichen Pilzformen gemeint ist19. Von Einsprechenden wird zur Geltendmachung der mangelnden Ausführbarkeit häufig die Auffassung vertreten, der Patentanspruch 1 müsse eine vollständige Lehre zum technischen Handeln angeben. Dies ist rechtlich nicht zutreffend, denn nach ständiger Rechtsprechung müssen die Angaben, die der Fachmann zur Ausführung der geschützten Erfindung benötigt, nicht im Patentanspruch 1 enthalten sein, es genügt vielmehr, wenn sie sich aus dem Inhalt Beschl. v. 10.05.2005 – 14 W (pat) 33/03. Beschl. v. 13.05.2005 – 14 W (pat) 325/03. Beschl. v. 23.06.2005 – 17 W (pat) 14/03. Beschl. v. 17.08.2005 – 20 W (pat) 307/05, Mitt 2006, 25 – Semantischer Disclaimer. BPatG Jahresbericht 2005 der Patentschrift insgesamt ergeben20. Diese Auffassung hat der 23. Senat21 in einer aktuellen Entscheidung bestätigt und zusätzlich hervorgehoben, dass es auch unschädlich ist, wenn die Merkmale des Anspruchs 1 zwar allgemein und breit gefasst sind, so dass viele Aspekte und Realisierungen darunter fallen, wenn der Fachmann aber weiß, wie diese zu verwirklichen 2. Ausführbarkeit
verneint
Vermittelt ein Patentanspruch die Lehre, die Trocknung eines Imprägnats so durchzuführen, dass mit Erreichen der angestrebten Restfeuchte das Harz noch unvernetzt ist, und offenbart die erläuternde Beschreibung hierzu, dass die Trocknung bei 120°C erfolgen kann, bei der jedoch nach der Patentschrift bei üblichen Trocknungszeiten bereits die Vernetzung eintritt, so ist dem Patent keine Lehre dahingehend zu entnehmen, wie bei der Trocknung des Impräg- nats vorgegangen werden muss, damit das Harz nach der Trocknung noch unvernetzt ist. Demgegenüber greift die Argumentation, der Begriff „unvernetzt" schließe patentgemäß auch Vernetzungsgrade bis zu 7 % mit ein, nicht durch, denn unter „unvernetzt" versteht der Fachmann ohne jeden Zweifel zumindest dann einen Vernetzungsgrad von 0 %, wenn der Patentschrift an keiner Stelle zu entnehmen ist, dass vom vorliegenden Patent auch höhere Vernetzungsgrade umfasst werden sollen22. Der 17. Senat23 hat sich mit der Frage der Zulässigkeit des Verweises auf eine eigene Parallelanmeldung als Offenbarungsquelle auseinandergesetzt. Er bejaht die grundsätzliche Möglichkeit, dass sich der Inhalt eines fremden Dokumentes in den Offenbarungsgehalt einer Anmeldung mit aufnehmen lässt24. Diese setzt aber eine ausdrückliche Bezugnahme voraus, aus der hervorgeht, was genau aus dem fremden Dokument als wesentlich für die beanspruchte Erfindung angesehen wird. Ein Bezug mit der Formulierung, dass eine Anmeldung den „nachfolgend beschriebenen Teil der Erkenntnisse aus der Erfindung . " (gemeint ist eine Parallelanmeldung) nutzt und vier konkrete Punkte aufgezählt werden, ist abschließend und lässt nicht zu, dass ein über das in der Anmeldung konkret Zitierte BGH GRUR 2003, 223 – Kupplungsvorrichtung II mwNachw; BGH GRUR 2004, 47 – blasenfreie Gummibahn I mwNachw. Beschl. v. 26.04.2005 – 23 W (pat) 330/03; ebenso bereits Beschl. v. 30.07.2003 – 20 W (pat) 305/02, BPatGE 47, 163 = Mitt 2003, 557 = BlPMZ 2004, 63 – Frühestmöglicher Auslösezeitpunkt. Beschl. v. 16.11.2004 – 14 W (pat) 321/03. Beschl. v. 28.07.2005 – 17 W (pat) 43/03. Vgl. auch Beschl. v. 11.07.1990 – 19 W (pat) 22/88, BPatGE 31, 204. BPatG Jahresbericht 2005 hinausgehender Inhalt der Parallelanmeldung als erfindungswesentlich offenbart zu betrachten ist. Der Offenbarungsgehalt der Parallelanmeldung kann somit nicht zur Erläuterung der zu prüfenden Anmeldung herangezogen werden. Ist im Patentanspruch lediglich angegeben, dass „alle gewünschten" Frequenzen aus dem kos- mischen Frequenzspektrum von null Hertz bis zur Lichtfrequenz mit einem verstellbaren Plattenkondensator eingestellt werden können, und ist zum Plattenkondensator in den Anmeldeunterlagen nicht mehr ausgeführt, als dass über zwei Zahnräder eine Übersetzung stattfindet, um die wählbaren Frequenzen anzeigen zu können, so fehlt es an der erforderlichen Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung, wenn der Fachmann auch dem Stand der Technik keine Hinweise entnehmen kann, wie mit einem Plattenkondensator die gewünschten Frequenzen eingestellt werden sollen25. Definition von Begriffen und Parametern
Begründet die Angabe „mikroporös" in einem Patentanspruch keinen Unterschied zum Stand der Technik, sondern ist lediglich als qualitativer Hinweis zu verstehen, so ist dies nicht zu beanstanden. Da dem Fachmann geläufig ist, dass die kristallografische Dichte von Tonmaterialien bei ca. 2,6 g/cm3 liegt, schließt er aus der Dichteangabe von weniger als 1 g/cm3 auf den pulverförmigen Zustand bezieht. Mangels näherer Angaben denkt er dann zunächst an die für Pulverschüttungen gebräuchlichste Größe, die Schüttdichte. Eine ungewöhnlichere Bezugsgröße, wie bspw. die Rütteldichte, hätte einer besonderen Charakterisierung bedurft, so der 14. Senat26. Ein Patentanspruch, der ohne nähere Konkretisierung die Formulierung „geringerer Anteil Linoleumzement" verwendet, ist zumindest dann zulässig, wenn dadurch keine Zahlenangabe ersetzt, sondern nur für den Fachmann verständlich ausgedrückt wird, dass die eingestreuten Partikel weniger Linoleumzement enthalten als das Linoleumwalzfell, wie es auch in der ursprünglichen Beschreibung angegeben ist27. Beschl. v. 16.11.2004 – 21W (pat) 20/03. Beschl. v. 07.12.2004 – 14 W (pat) 25/04. Beschl. v. 09.12.2005 – 15 W (pat) 304/03. BPatG Jahresbericht 2005 Zum Verständnis eines Patentanspruchs
Sind dem Anspruchswortlaut zufolge („das Bowdenzug-Grundelement besteht aus der Bowdenzugseele und der Bowdenzughülle") die Bestandteile des Bowdenzug-Grundelements mit Bowdenzugseele und Bowdenzughülle zwar abschließend, also ohne irgendwelche „Anschluss-Stangen" aufgezählt, sollen aber anspruchsgemäß solche „Anschluss-Stangen" an der Bowdenzugseele angebracht sein, sind sie demzufolge nicht Bestandteil der Bowdenzugseele, so dass nach dem reinen Anspruchswortlaut (wie auch der ursprünglichen Beschreibung folgend) das Bowdenzug-Grundelement die Anschluss-Stangen nicht enthielte. Kann der Fachmann aber aufgrund der übrigen Beschreibung unter einem Grundelement nur ein funktionell zusammengehöriges Grundmodul verstehen, an das nach Art eines Baukastensystems weitere Teile angefügt werden können, enthält ein solches Bowdenzug- Grundmodul auch die Anschluss-Stangen und Anschluss-Hülsen28. 5. Technische
Kann mit einer Vorrichtung die angestrebte Wirkung (hier: dauernd nutzbare Energie zu erzeugen), nicht erreicht werden, ohne der Vorrichtung von außen einen gleichwertigen Betrag an Energie zuzuführen, so ist die Vorrichtung technisch nicht brauchbar, im Hinblick auf die angestrebte Wirkung nicht ausführbar und somit dem Patentschutz nicht zugänglich.29 III. Unzulässige
Erweiterung
Wie differenziert die Problematik der unzulässigen Erweiterung zu betrachten ist, zeigen die Ausführungen in einem Beschluss des 6. Senats30, in dem zunächst festgestellt wird: „Sind in den ursprünglichen Unterlagen die Ausführungsbeispiele durchgehend in einer solchen Weise beschrieben, dass bei einem Schwingungsdämpfer ein vorhandener Ringkanal mit einem viskosen Medium befüllt ist, wodurch eine hydraulische Dämpfung erreicht wird, so stellt ein geänderter Patentanspruch, der die Möglichkeit zulässt, den Ringkanal sowohl mit einem viskosen Medium als auch ohne eine solches Mittel auszubilden, eine unzulässige Erweiterung dar". Auf der anderen Seite formuliert der Senat dann: „Fehlt im geänderten Anspruch die Angabe aus dem ursprünglichen Anspruch, dass der Ringkanal mit einem Beschl. v. 08.11.2004 – 19 W (pat) 37/03. Beschl. v. 10.01.2005 – 9 W (pat) 80/04; Beschl. v. 10.01.2005 – 9 W (pat) 91/04. Beschl. v. 26.10.2004 – 6 W (pat) 701/03, Rechtsbeschwerde zugelassen, aber nicht eingelegt. BPatG Jahresbericht 2005 praktisch geschlossenen Querschnitt ausgeführt und durch einen Flansch verschlossen ist, stellt der geänderte Anspruch dann keine unzulässige Erweiterung dar, wenn der Fachmann ohne Weiteres erkennt, dass es sich hierbei nur um detaillierte Auslegungsmaßnahmen handelt, die im Hinblick auf die beanspruchte Konzeption der hydraulischen Dämpfung nicht zwingend ist, sondern nur die Verdrängung des viskosen Mediums beeinflusst". Unzulässige Erweiterung bejaht
Häufig stellt sich die Frage nach der Zulässigkeit, wenn bei einer Anspruchsneuformulierung nur Teilmerkmale einer im Zusammenhang mit weiteren Merkmalen erwähnten Lehre aufgegriffen werden. Hier hat der 5. Senat31 in einer Gebrauchsmusterlöschungsbeschwerde ausgeführt: Ist das in einen Schutzanspruch neu aufgenommene Merkmal, wonach eine Wandung konkave Aushöhlungen aufweist, zwar für den Fachmann den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen zu entnehmen, in sämtlichen Ausführungsbeispielen jedoch ausschließlich in Kombination mit dem zugehörigen weiteren Merkmal, dass die besagten konkaven Aushöhlungen jeweils im Bereich der zugehörigen konvexen Ausbauchungen der Wandung angeordnet sind, wird vom geänderten Schutzanspruch ersichtlich eine Lehre mit umfasst, nach welcher die konkaven Aushöhlungen auch ohne die zugehörigen konvexen Ausbauchungen vorhanden sein können. Kann der Fachmann eine solche Modifikation den ursprünglichen Unterlagen nicht als mögliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen, geht der beanspruchte Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Die Formulierung, dass ein Bauteil aus verschiedenen Metallen, Keramiken oder anderen Verbundwerkstoffen herstellbar ist, mag zunächst offen lassen, ob darunter auch Metall- Kunststoff-Verbundstoffe fallen. Sind Verbundstoffe aber nach der Definition des Patentinhabers dadurch charakterisiert, dass im Endwerkstoff die unterschiedlichen Vorteile der einzelnen Werkstoffe unter Ausschließung ihrer Nachteile kombiniert werden sollen, um bestimmte Eigenschaften – zB eine höhere Verschleißfestigkeit – zu erzielen, und ist an keiner Stelle der Unterlagen als erfindungswesentlich offenbart, dass diese Eigenschaften im beanspruchten Metall-Kunststoff-Verbund vorliegen, so stellt das Merkmal, dass das Bauteil aus Metall-Kunststoff-Verbundstoffen besteht, eine den Widerruf des Patents begründende Beschl. v. 29.09.2004 – 5 W (pat) 434/03. BPatG Jahresbericht 2005 unzulässige Erweiterung dar, aus der keine Rechte hergeleitet werden können. Dieser Mangel kann jedoch durch einen Disclaimer geheilt werden, der zur Folge hat, dass dieses Merkmal bei der Beurteilung der Patentfähigkeit außer Betracht bleibt32. Ist in den Ursprungsunterlagen ausschließlich offenbart, „dass der Türanschlagrahmen gegenüber der Zargenverkleidung rechtwinklig abgesetzt ist", so stellt die Weglassung des Wortes „rechtwinklig" eine unzulässige Erweiterung dar33. Ist in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen angegeben, dass ein Steg „Z-förmig" ausgebildet ist, und sind andere Formen nicht angesprochen, so beinhaltet ein Patentanspruch, bei dem dieses Merkmal fehlt, zumindest dann eine unzulässige Erweiterung, wenn sich dem Fachmann aus den Anmeldeunterlagen nicht unmittelbar erschließt, dass auch ein anders als „Z-förmig" geformter Steg mit den übrigen Bauteilen der beanspruchten Vorrichtung vorteilhaft zusammenwirken könnte34. Anders als bei Bezugszeichen, die lediglich das Verständnis eines Patentanspruchs im Blick auf eine – das gleiche Bezugszeichen enthaltende – Zeichnung erleichtern soll, kommt einer Klammereinfügung in Form eines Begriffs nach Auffassung des 19. Senats35 eine den Patentgegenstand bestimmende Bedeutung zu, was vorliegend auch der Anmelder geltend gemacht hatte. Beinhaltet die Klammereinfügung eine Umdeutung ursprünglicher Merkmale, so liegt eine unzulässige Erweiterung vor. Ist in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen ausschließlich von „digitaler Aufzeichnung" die Rede, so stellt die Formulierung „vorzugsweise digitale Aufzeichnung" eine unzulässige Erweiterung dar36. Beschl. v. 12.05.2005 – 8 W (pat) 332/02; es wurde die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde eingelegt [X ZB 17/05]. Beschl. v. 30.05.2005 – 11 W (pat) 319/02. Beschl. v. 27.09.2005 – 19 W (pat) 305/02. Beschl. v. 22.08.2005 – 19 W (pat) 337/03. Beschl. v. 12.07.2005 – 21 W (pat) 23/03. BPatG Jahresbericht 2005 Unzulässige Erweiterung verneint
Ist im ursprünglichen Patentanspruch und in der ursprünglichen Beschreibung für ein Bauteil ein spezieller Werkstoff (hier: „Plastik") angegeben, so stellt eine Verallgemeinerung unter Weglassung des speziellen Werkstoffs zumindest dann keine unzulässige Erweiterung dar, wenn in den ursprünglichen Unterlagen in einem nebengeordneten Anspruch eine alternative Ausführungsform offenbart ist, die keine Bezugnahme auf ein bestimmtes Material enthält37. Wird das Merkmal eines im Patentanspruch genannten Kanals durch den Zusatz „einzigen" ergänzt, wobei das Merkmal „einziger Kanal" der Patentschrift expressis verbis nicht entnehmbar ist, so stellt dies zumindest dann keine unzulässige Erweiterung dar, wenn dieser Kanal in der Patentschrift immer nur im Singular genannt wird38. Geht das neu eingefügte Merkmal, dass eine Nachverdichtung „ohne weitere Materialzugabe" erfolgt, aus den ursprünglichen Unterlagen wörtlich nicht hervor, ist aber der Verfahrensschritt der Nachverdichtung in den gesamten Unterlagen so beschrieben, dass der Fachmann nur an eine Verdichtung mittels eines mechanischen Verdichtungselements denkt und an keiner Stelle von einer Nachverdichtung mittels weiterer Materialzugabe die Rede ist, erschließt sich das fragliche Merkmal dem Fachmann ohne weiteres, so dass keine unzulässige Erweiterung vorliegt39. Ist in der ursprünglichen Beschreibung angegeben, dass sich das Gewicht alternativ durch eine Rechenschaltung oder durch einen Gewichtssensor ermitteln lässt, so folgt hieraus, dass die Gewichtsbestimmung zur Ermittlung des Restrollendruckwertes nicht nur berechnet, sondern auch auf andere Weise ermittelt und einer Regelschaltung zugeführt werden kann. Dieses Ermitteln und Weitergeben ist aber nichts anderes als eine Vorgabe an die Regelschaltung, so dass die Wortwahl „vorgegebener" (als Alternative zu „berechneter") Restrollendruckwert den Sachverhalt im Einklang mit der Ursprungsoffenbarung zutreffend beschreibt und demgemäß nicht zu beanstanden ist. Insofern stellt es keine unzulässige Erweiterung dar, wenn die ursprüngliche Angabe „weniger als 3 %" durch „vorgegebener Restrollendruckwert" ersetzt wird40.
Urt. v. 24.11.2004 – 4 Ni 33/03 (EU), Berufung eingelegt [X ZB 44/05]. Beschl. v. 29.09.2004 – 7 W (pat) 55/02. Beschl. v. 18.11.2004 – 8 W (pat) 9/02. Beschl. v. 27.09.2004 – 11 W (pat) 315/02. BPatG Jahresbericht 2005 Wird das Merkmal „voneinander gleich oder unterschiedlich beabstandet" unter Streichung von „gleich oder unterschiedlich" abgeändert in „voneinander beabstandet", so liegt keine unzulässige Erweiterung vor. Für die relativen Abstände von mehreren Objekten gibt es nur die Möglichkeiten jeweils „gleich beabstandet" oder jeweils „verschieden beabstandet", so dass die Streichung dieser platt selbstverständlichen Konkretisierung den unter Schutz zu stellenden Gegenstand in keiner Weise verändert41. Heißt es in einem geänderten Patentanspruch anstelle der ursprünglichen Formulierung „zur Aufnahme und Positionierung" nunmehr lediglich „zur Positionierung", so stellt dies keine unzulässige Erweiterung dar, weil ein Gegenstand, damit er sich irgendwo positionieren lässt, dort selbstverständlich aufgenommen werden muss42. Eine auf den ersten Blick als unzulässige Funktionsvertauschung erscheinende Umformulierung eines Patentanspruchs (ursprünglicher Anspruch: „wobei die Kathoden mit den Permanentmagneten Magnetfelder erzeugen", erteilter Anspruch: „Permanentmagnete, die mit den Kathoden Magnetfelder erzeugen"), stellt zumindest dann keine unzulässige Erweiterung dar, wenn es sich dabei lediglich um eine andere sprachliche Umschreibung des gleichen physikalischen Sachverhalts handelt, wonach Permanentmagnete mit den Kathoden (aus magnetisierbarem Material) „zusammenwirken" und dadurch Magnetfelder „erzeugen"43. Beansprucht ein erteilter Anspruch 1 bei einem Zigarettenfilter eine Tabakstopfdichte von 350 bis 450 g/cm3, so stellt das für den Fachmann ohne weiteres erkennbar keine sinnvolle Angabe dar, da diese Dichte sogar die dichtesten chemischen Elemente um ein Mehrfaches übertreffen würde. Da Tabakstopfdichten mit dreistelligen Zahlenangaben üblicherweise in der Einheit „mg/cm3" angegeben sind44 und da die im erteilten Anspruch 1 angegebene Dichte um den Faktor 1000 von den bei der Zigarettenherstellung überhaupt sinnvoll angewandten Stopfdichten abweicht, ist für den Fachmann ohne weiteres erkennbar, dass dem Patentinhaber bei der Angabe der Einheit für die Stopfdichte im Anspruch 1 ein Schreibfehler unterlaufen ist und es richtig „mg/cm3" heißen muss. Eine entsprechende Korrektur des Patentanspruchs 1 ergibt daher keine unzulässige Erweiterung und schafft auch keinen Beschl. v. 06.06.2005 – 11 W (pat) 344/03. Beschl. v. 05.04.2005 – 21 W (pat) 303/03. Beschl. v. 26.04.2005 – 23 W (pat) 330/03. Anm.: Es erfolgt im Beschlusstext an dieser Stelle ein Hinweis auf einen einschlägigen Fachartikel. BPatG Jahresbericht 2005 Nichtigkeitsgrund durch Erweiterung des Schutzbereichs. Wird diese offenbare Unrichtigkeit nach Veröffentlichung der Patentschrift lediglich durch einen Hinweis im Patentblatt „berichtigt", so stellt das keine Berichtigung des Erteilungsbeschlusses dar, der allein für den Inhalt des Patents maßgeblich ist45. 3. Disclaimer
Geht der Gegenstand eines Patents über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus und ist eine beschränkte Aufrechterhaltung unter Einfügung einer entsprechenden Erklärung – eines „Disclaimers" – möglich, so dient es nach einer Entscheidung des 20. Senats46 der Rechtssicherheit, wenn der Disclaimer erläutert, in welchem Zusammenhang das ursprünglich nicht offenbarte Merkmal mit anderen Merkmalen steht, die ursprünglich offenbart sind, so dass deutlich wird, in welchem Umfang das Patent durch die Aufnahme des Disclaimers beschränkt wird. Dies kann auch durch die Erläuterung des Bedeutungsinhalts des ursprünglich nicht offenbarten Merkmals erfolgen; Fortführung der bisherigen Rechtsprechung des Senats47. Grundsätzlich erachtet es der Senat zur eindeutigen Information der Öffentlichkeit für sinnvoll, einen für notwendig gehaltenen Disclaimer unmittelbar in die Patentansprüche aufzunehmen. Wenn es allerdings das Verständnis des Patentanspruchs erheblich erschweren würde, weil der Disclaimer relativ lang ist, kann dieser zweckmäßig als Fußnote angebracht und die Bezugsstelle im Anspruch durch ein Bezugszeichen gekennzeichnet werden. IV. Fassung
Unterlagen
Die an sich unverständliche Angabe „ "-sec Impuls kann zumindest dann nachträglich in „μ"-sec Impuls geändert werden, wenn aus der Beschreibung hervorgeht, dass ein 100 msec Impuls um den Faktor 1000 größer als ein 100 „ "-sec Impuls ist, d.h. dass es sich nach üblichem Sprachgebrauch bei letzterem um einen 100 μsec- Impuls handeln muss48. Beschl. v. 14.10.2004 – 34 W (pat) 319/02. Beschl. v. 17.08.2005 – 20 W (pat) 307/05, Mitt 2006, 25 – Semantischer Disclaimer. 47 Beschl. v. 26.03.2002 – 20 W (pat) 15/00, BPatGE 45, 80 = Mitt 2002, 279 – Automatische Beschl. v. 19.05.2005 – 17 W (pat) 73/03. BPatG Jahresbericht 2005 Beschreibt ein lediglich aus Sachmerkmalen bestehender Oberbegriff eines Verfahrensanspruchs eine Anlage mit „Einheiten", so kommt der Spezifizierung „Einheiten in einer Anlage" keine Bedeutung hinsichtlich des Betriebszustandes der Anlage zu, sondern sagt nur etwas über die räumliche und funktionelle Zuordnung der Einheiten zur Anlage als solcher aus. Eine Aussage darüber, ob und in welcher Weise diese Einheiten zB bei Wartungsarbeiten mit der Anlage verbunden sind, entnimmt der Fachmann dem Wort „in" nicht. Eine Streichung des Wortes „in" mit der schließlichen Formulierung „Einheiten einer Anlage" stellt daher keine (unzulässige) Änderung des Verfahrens bzw. der Vorrichtung dar.49 Ist eine elektronische Steuereinrichtung als Mikrocontroller ausgebildet, der anspruchsgemäß nur einen Bedienschalter und nur einen Programmierschalter aufweist, versteht der Fachmann diese Formulierung so, dass alle vorgesehenen Bedien- und Programmierfunktionen durch diese beiden Schalter allein ausgeführt werden können. Da an Mikrocontrollern keine tatsächlichen „Schalter" vorhanden sind, wird der Fachmann die Formulierung „aufweisen" als eine Wirkverbindung (über eine elektrische Leitung oder Funk) verstehen.50 Da die neuere Rechtsprechung51 des Bundesgerichtshofes für die Wirksamkeit einer Teilungs- erklärung nicht voraussetzt, dass bereits durch die Teilungserklärung ein gegenständlich bestimmter Teil des Patents definiert wird, der von diesem abgetrennt wird, ist auch für den Fall, dass – zB durch Einreichung von Patentansprüchen – tatsächlich ein gegenständlich bestimmter Teil der Patentanmeldung definiert worden ist, die Wirksamkeit der Teilungserklärung als solche nicht mehr zu prüfen. Sind die weiteren in § 39 Abs. 2 und 3 PatG vorgeschriebenen Erfordernisse fristgemäß erfüllt, liegt eine in jeder Hinsicht wirksame Teilung vor, auch wenn hierdurch möglicherweise in der Stammanmeldung gar nicht vorhandene Gegenstände herausteilt werden. Insoweit kann eine unzulässige Erweiterung – ebenso wie die unzulässige Doppelpatentierung– nicht durch inhaltliche Anforderungen an die Teilungserklärung vermieden werden, sondern allein durch entsprechende Anforderungen Beschl. v. 03.08.2005 – 19 W (pat) 315/03. Beschl. v. 17.01.2005 – 19 W (pat) 341/02. BGH BlPMZ 2003, 66 – Sammelhefter. BPatG Jahresbericht 2005 an die jeweils zu gewährenden oder aufrechtzuerhaltenden Ansprüche in der Trennanmeldung52. VI. Arzneimittel-Schutzzertifikate
Der Zeitpunkt, zu dem für das Erzeugnis als Arzneimittel die Genehmigung für das Inverkehrbringen nach Art. 3 Buchst. b) der Verordnung Nr. 1768/92 EWG des Rates (VO) erteilt wurde und ab dem gemäß Art. 7 Abs. 1 der VO die Frist für die Anmeldung des Zertifikats läuft, ist der Zeitpunkt der Genehmigung, wie er nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. d) der VO aus den Anmeldeunterlagen zu ersehen sein muss (vgl. auch Art. 9 Abs. 2 Buchst. d) und Art. 11 Abs. 1 Buchst. d) der VO). Das ist das Ausstellungsdatum der Genehmigung.53 VII. Einspruchsverfahren
1. Einspruchsverfahren
allgemein
Der Antrag eines Einsprechenden, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen, sofern der Patentinhaber innerhalb des Einspruchsverfahrens nicht auf den Patentanspruch X verzichten sollte, ist so auszulegen, dass der Widerruf des Patents in vollem Umfang beantragt ist unter der auflösenden Bedingung, dass der Patentinhaber auf den Anspruch X verzichtet. Diese an eine innerprozessuale Bedingung geknüpfte Formulierung eines Antrags ist zulässig. Auch der Hilfsantrag, das Patent teilweise zu widerrufen, und zwar im Umfang des Gegenstands des dem Patentanspruch 1 untergeordneten Patentanspruchs X, ist zulässig.54 Der Patentinhaber muss im Einspruchsverfahren keinen förmlichen Antrag stellen. Beantragt der Patentinhaber im Einspruchsverfahren die Aufrechterhaltung seines Patents allein in einer unzulässig geänderten Fassung, so ist das Patent zu widerrufen. Es ist dann nicht mehr zu prüfen, ob dem Patent in der erteilten Fassung Widerrufsgründe des PatG § 21 Abs. 1 entgegenstehen.55 Beschl. v. 27.06.2005 – 10 W (pat) 23/03; Fortführung von Beschl. v. 07.05.2004 – 10 W (pat) 27/02. 53 Beschl. v. 23.06.2005 – 15 W (pat) 59/03, Mitt 2006, 73 – Zeitpunkt der Genehmigung für das Inverkehrbringen eines zugelassenen Arzneimittels; Rechtsbeschwerde zugelassen und eingelegt [X ZB 30/05]. Beschl. v. 26.01.2005 – 11 W (pat) 340/03. 55 Beschl. v. 08.08.2005 – 34 W (pat) 702/03, GRUR 2006, 46 = BlPMZ 2006, 41 – Vollmantel- Schneckenzentrifuge, Rechtsbeschwerde zugelassen, aber nicht eingelegt. BPatG Jahresbericht 2005 Einspruchsverfahren vor dem Bundespatentgericht
Auch bei einem gemäß § 4 Abs. 1 ErstrG erstreckten Patent sind grundsätzlich die Vorschriften des Bundesrechts anzuwenden, eine Ausnahme machen nur die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit und die Schutzdauer (§ 5 ErstrG). Zwar lag bei DD-Patenten gemäß § 6 ErstrG i.V.m. § 58 Abs. 1 PatG schon ein zunächst als bestandskräftig geltender Erteilungsbeschluss vor, der Antrag nach § 12 Abs. 1 ErstrG hat aber ein Prüfungsverfahren eröffnet, das einem solchen nach § 44 PatG entspricht56. Nach einem solchen Prüfungsverfahren ist eine zügige Erledigung von Einsprüchen mindestens ebenso erstrebenswert wie bei nicht erstreckten Patenten. Dies zeigt auch § 12 Abs. 4 ErstrG, der die Nichtigkeitsklage – abweichend von § 81 Abs. 2 PatG – bereits vor rechtskräftigem Abschluss des Prüfungsverfahrens zulässt, um zu verhindern, dass ungeprüfte Schutzrechte zu lange als bestandskräftig gelten. Gegen die Anwendbarkeit von § 147 Abs. 3 Nr. 1 PatG auf erstreckte DD-Patente bestehen daher keine Bedenken.57 Für die Zeit vom 01.01.2002 bis zum Inkrafttreten des § 147 Abs. 3 Satz 3 PatG im Rahmen des sogen. Transparenz- und Publizitätsgesetzes vom 19.07.2002 – gültig seit 26.07.2002 – hatten Einsprechende in Anwendung des Meistbegünstigungsgrundsatzes ein Wahlrecht, den Einspruch beim DPMA oder beim BPatG einzulegen. Dies gilt in verfassungskonformer Auslegung von § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 PatG aus Gründen der Gleichbehandlung auch für Einsprechende gegen ein Patent, das noch im Jahr 2001 veröffentlicht worden war, wenn die Einspruchsfrist erst im Jahr 2002 ablief. Eine Vorabentscheidung über die Zulässigkeit des Einspruchs ist in einem solchen Fall nicht zwingend geboten58; vgl. dazu ergänzend den Abschnitt „rechtliches Gehör". Zulässigkeit des Einspruchs
Die Rechtsprechung zur Thematik der ausreichenden Substantiierung von Einsprüchen erscheint uneinheitlich. Dies gilt insbesondere für die Rechtsprechung des juristischen Beschwerdesenats auf der einen Seite und der technischen Beschwerdesenate auf der anderen Vgl. auch Beschl. v. 15.04.2004 – 10 W (pat) 47/01. Beschl. v. 15.02.2005 – 8 W (pat) 315/02, Mitt 2006, 76 (nur Leitsatz) – Einspruch gegen DD-Patent. Beschl. v. 03.11.2004 – 9 W (pat) 701/04. BPatG Jahresbericht 2005 Seite; vgl. dazu bspw. die Entscheidung des 10. Senats59 und des 19. Senats60, die weiter unten behandelt werden. Zulässigkeit bejaht
Hat die im Einspruchsschriftsatz als Einsprechende bezeichnete Firma (hier: „Gesellschaft für . mbH & Co. KG") unbestritten nie existiert und ist aus den innerhalb der Einspruchsfrist eingegangenen Unterlagen erkennbar, dass eine fehlerhafte Bezeichnung für eine andere Firma (hier: „Gesellschaft für . mbH") vorliegt, so ist der Einspruch zumindest dann zulässig, wenn das Patentamt zB durch die im Einspruchsschriftsatz in Bezug genommene allgemeine Vollmacht die tatsächliche Person des Einsprechenden bestimmen kann.61 Bei der Verschmelzung zweier Firmen ist kein individueller Nachweis der Übertragung von Rechten erforderlich, weil nach § 20 Nr. 1 UmwG das gesamte Vermögen des übertragenden Rechtsträgers einschließlich der Verbindlichkeiten auf den übernehmenden Rechtsträger übergeht. Insoweit bedarf es auch bei Geltendmachung einer widerrechtlichen Entnahme im Falle des Wechsels der Einsprechenden für die Beurteilung der Zulässigkeit des Einspruchs keines weiteren Nachweises, dass der übernehmende Rechtsträger auch Inhaber der Rechte geworden ist, die sich aus einem Zusammenarbeitsvertrag zwischen dem übertragenden Rechtsträger und Dritten ergeben.62 Wendet der Einsprechende gegen ein wesentliches Merkmal des streitpatentgemäßen Ver- fahrens nur pauschal ein, dass dies dem Fachmann „allgemein bekannt sei", so hat er damit die aus seiner Sicht einen Widerruf des Patents rechtfertigenden Gründe in ausreichender Weise angegeben. Ob diese Begründung auch trägt, ist keine Frage der Zulässigkeit des Einspruchs, sondern eine Frage der Begründetheit.63 Die BGH-Rechtsprechung, dass im Einspruch ein Tatsachenvortrag auch in knappster Form genügt, sofern er nur einen bestimmten Tatbestand erkennen lässt64, hat der 10. Senat65 aktuell Beschl. v. 09.09.2005 – 10 W 60/03. Beschl. v. 21.07.2005 – 19 W 333/03. Beschl. v. 16.12.2004 – 6 W (pat) 705/02, Rechtsbeschwerde zugelassen und eingelegt [X ZB 32/04]. Beschl. v. 21.03.2005 – 9 W (pat) 353/02. Beschl. v. 29.06.2005 – 7 W (pat) 323/03. BGH GRUR 1988, 364 – Epoxidation. Beschl. v. 09.09.2005 – 10 W (pat) 60/03. BPatG Jahresbericht 2005 wie folgt konkretisiert: Betrifft der Stand der Technik von der Bezeichnung her eine bestimmte Vorrichtung, so bedarf es dann keiner zusätzlichen Darlegung einer bestimmten Eigenschaft dieser Vorrichtung, wenn diese Eigenschaft bereits begrifflich vorliegen muss. Enthält der Streitgegenstand „wenigstens eine Öffnung", so bedarf es – auch ohne ausdrücklichen Hinweis in der Einspruchsschrift – keines Eingehens auf dieses Merkmal, wenn ohne eine solche Öffnung der bestimmungsgemäße Gebrauch der bekannten Vorrichtung gar nicht möglich wäre. Ein Einspruch, der sich bei den Ausführungen zum Hauptanspruch mit einem bestimmten Teilmerkmal nicht auseinandersetzt, ist zumindest dann zulässig, wenn dieses Teilmerkmal im Zusammenhang mit Unteransprüchen abhandelt wird. Da die Unteransprüche auf den Hauptanspruch zurückbezogen sind, schließen sie somit dessen Merkmale ein.66 Ein Einspruch, der sich ausschließlich mit den kennzeichnenden Merkmalen des Hauptanspruchs auseinandersetzt, ist zumindest dann zulässig, wenn die im Einspruchsschriftsatz nicht erörterten Merkmale des Oberbegriffs dieses Anspruchs derart allgemein üblich sind, dass der Fachmann diese Merkmale als selbstverständlich in Gedanken gleich mitliest.67 Zulässigkeit verneint
Hebt die Prüfungsstelle auf eine Beschwerde wegen nicht antragsgemäßer Erteilung ihren (ersten) Erteilungsbeschluss lediglich auf und behält die Patenterteilung ausdrücklich einem besonderen Beschluss vor, so stellt diese Entscheidung keine Abänderung des Erteilungsbeschlusses mit der Wirkung einer Abhilfe dar. Zum Abschluss der Abhilfe ist vielmehr ein neuer (antragsgemäßer) Erteilungsbeschluss zu erlassen. Erst die dann folgende dementsprechende Veröffentlichung der Erteilung ist für die Einspruchsfrist maßgeblich. Die bereits aufgrund des ersten Erteilungsbeschlusses erfolgte Veröffentlichung ist mangels Patenterteilung unwirksam, so dass ein dagegen gerichteter Einspruch gegenstandslos und als unzulässig zu verwerfen ist.68 Beschl. v. 23.02.2005 – 19 W (pat) 343/02. Beschl. v. 07.04.2005 – 23 W (pat) 333/03. Beschl. v. 17.03.2005 – 11 W (pat) 369/04. BPatG Jahresbericht 2005 Trägt die Titelseite einer im Einspruchsverfahren als Entgegenhaltung genannte und eine „Installations- und Wartungsanleitung" betreffende Firmenschrift den optisch markanten und mit Ausrufungszeichen versehenen Hinweis „Nur für den Fachhandwerker!", so kann anders als bei einer Informationsschrift für Kunden oder einer Werbebroschüre nicht untersterstellt werden, dass für diese Firmenschrift eine „alsbaldige Verteilung an eine unbegrenzte Öffentlichkeit" üblich ist. Für eine solche Installations- und Wartungsanleitung muss vielmehr davon ausgegangen werden, dass diese erst bei der Auslieferung des jeweiligen Geräts diesem beigepackt ist. Ist diese Firmenschrift die einzige Entgegenhaltung, so ist der Einspruch in seinem Kern auf eine behauptete Vorbenutzung gestützt und muss bezüglich der Vorbenutzung die üblichen Anforderungen (bspw. Angaben über Lieferungen ohne Geheimhaltungsverpflichtung) erfüllen. Ist aber im Einspruchsschriftsatz nicht einmal behauptet, dass das zugehörige Gerät – und damit die beigepackte Installations- und Wartungsanleitung – vor dem Anmeldetag durch Lieferung ohne Geheimhaltungsverpflichtung der Öffentlichkeit zugänglich geworden ist, so ist der Einspruch nicht ausreichend substantiiert und damit unzulässig.69 Ein Einspruch, der lediglich darauf hinweist, dass einige Merkmalen des strittigen Anspruchs an sich bekannt sind, und keinen Zusammenhang zwischen diesen an sich bekannten Merkmalen und den weiteren beanspruchten Merkmalen herstellt, ist unzureichend substantiiert.70 Ein Einspruch, der bezüglich des Oberbegriffs keinen dem Oberbegriff des Streitpatents entsprechenden Stand der Technik nennt und auch nicht einmal pauschal auf den in der Streitpatentschrift genannten Stand der Technik Bezug nimmt, ist nicht ausreichend substantiiert und somit unzulässig71. Ist nach dem Hauptanspruch ein „gummielastisches" Element vorgesehen, so ist ein Einspruch, der lediglich auf das Bekanntsein von „elastischen" Elemente abstellt, unzulässig und somit als unzulässig zu verwerfen.72 Beschl. v. 26.09.2005 – 19 W (pat) 305/04. Beschl. v. 21.07.2005 – 19 W (pat) 333/03. Beschl. v. 22.09.2005 – 21 W (pat) 343/04. Beschl. v. 22.02.2005 – 23 W (pat) 318/03. BPatG Jahresbericht 2005 Hat ein Einsprechender, der bis zum Anmeldetag des Patents Angestellter des Patentinhabers war, in einer Besprechung mit einem Patentanwalt mit dem Ziel der Vorbereitung der Anmeldung des Streitpatents auf die Frage des Patentanwalts, wer der Erfinder sei, geschwiegen und ist er auch seiner Verpflichtung zur Erfindungsmeldung gemäß § 5 ArbnErfG nicht nachgekommen, so kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Patentinhaber ohne Einwilligung des Einsprechenden gehandelt hat. Da somit die Voraussetzung für die widerrechtliche Entnahme nach § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG, nämlich die Entnahme des wesentlichen Inhalts des Patents ohne Einwilligung, fehlt, ist der auf widerrechtliche Entnahme gestützte Einspruch unzulässig.73 Die Frage, ob das Vorliegen einer Nichtangriffsverpflichtung der Wirksamkeit eines Einspruchs entgegensteht oder nicht, ist seit langem strittig74. Während der 6. Senat75 und der 12. Senat76 in älteren Entscheidungen zu dem Ergebnis gekommen waren, dass sich aus dem Grundsatz von Treu und Glauben eine im Einspruchsverfahren zu berücksichtigende Nichtangriffspflicht ergeben kann, hatte der 21. Senat77 im Jahr 2004 entschieden, dass der Einwand der Nichtangriffsverpflichtung im Einspruchsverfahren grundsätzlich nicht zu berücksichtigen ist. Dieser Auffassung ist nun der 15. Senat78 in einer aktuellen Entscheidung gefolgt und hat sich ebenfalls auf den Standpunkt gestellt, dass gegen die Zulassung des Einwands der Nichtangriffsabrede im Einspruchsverfahren schon die Rechtsnatur des Einspruchs als Popularrechtsbehelf spricht. Das Einspruchsverfahren wird vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht, die Beteiligten können weder über den Streitstoff noch über das Verfahren frei verfügen (§ 61 Abs. 1 S. 2), denn das Verfahren wird von Amts wegen ohne den Einsprechenden fortgesetzt, wenn der Einspruch zurückgenommen wird. Beschl. v. 07.12.2004 – 23 W (pat) 335/03. Vgl. auch Winterfeldt in: Festschrift 50 Jahre VPP 2005, 210-224. GRUR 2005, 182 – Feuerwehr-Tableau-Einheit, Rechtsbeschwerde zugelassen, aber nicht eingelegt. Beschl. v. 20.01.2005 – 15 W (pat) 313/02. BPatG Jahresbericht 2005 4. Einspruchsgebühr
Wie schon in den Vorjahren79 ist der 20. Senat80 erneut zum Ergebnis gekommen, dass für den gemeinsamen Einspruch mehrerer Einsprechender, die jeweils auf eine einheitliche Einspruchsbegründung gestützt sind, in einem gemeinsamen Schriftsatz und durch einen gemeinsamen Bevollmächtigten erhoben wurden, die Entrichtung einer einzigen Einspruchsgebühr in Höhe von 200 € ausreicht81. Demgegenüber hat jetzt aktuell der 11. Senat82 festgestellt, dass die Einspruchserhebung für mehrere Einsprechende durch gemeinsame Vertreter mit einem gemeinsamen Schriftsatz gebührenrechtlich nicht privilegiert ist, so dass ausnahmslos die allgemeine Gebühren- regelung nach dem Patentkostengesetz gilt83. Da der Einspruch nicht teilbar ist, hat jeder Einsprechende für seinen Einspruch eine Einspruchsgebühr zu zahlen. Jeder Einsprechende muss Beteiligtenfähigkeit besitzen, also partei- und rechtsfähig sein. Eine Personenmehrheit kann nur dann gemeinsam einen einzigen Einspruch erheben, wenn sie – innerhalb der Einspruchsfrist erkennbar – eine rechtsfähige Personengesellschaft, insbesondere (Außen-) Gesellschaft bürgerlichen Rechts, bildet, die als eine selbst beteiligtenfähige Einsprechende handelt. Wie der vom BGH in seinen die gemeinsame Beschwerdeeinlegung mehrerer Einsprechender betreffenden Entscheidungen „Einsteckschloss"84 und „Transportfahrzeug"85 verwendete Begriff „Rechtsgemeinschaft" zu verstehen ist und weshalb eine „Rechtsgemeinschaft" die gebührenrechtliche Einheit begründen soll, erscheint dem Senat Wird dagegen von einem gemeinsamen Verfahrensbevollmächtigten für mehrere Einzelpersonen Einspruch eingelegt, die keine Personengesellschaft i.S.d. § 14 Abs. 2 BGB bilden, und werden für die Einzelpersonen auch unterschiedliche Widerrufsgründe geltend gemacht, handelt es sich um rechtlich getrennte Einsprüche, für die die Zahlung einer Vgl. bspw. Jahresbericht BPatG 2003, Seite 33. Beschl. v. 01.12.2004 – 20 W (pat) 335/03. 81 Vgl. auch Beschl. v. 01.12.2003 – 20 W (pat) 309/03, Mitt 2004, 437 – Eine Einspruchsgebühr bei gemeinsamem Einspruch; Beschl. v. 26.01.2004 – 34 W (pat) 325/02; Beschl. v. 26.03.2004 – 14 W (pat) 327/02; Beschl. v. 26.10.2004 – 23 W (pat) 325/03. Beschl. v. 24.01.2005 – 11 W (pat) 345/04 – Einspruchsgebühren, Rechtsbeschwerde zugelassen, aber nicht eingelegt. Entgegen Beschl. v. 01.12.2003 – 20 W (pat) 309/03, BlPMZ 2004, 469 = Mitt 2004, 174. BPatG Jahresbericht 2005 einzigen Einspruchsgebühr nicht ausreicht. Da sämtliche Zulässigkeitsvoraussetzungen innerhalb der Einspruchsfrist erfüllt sein müssen, lässt sich die nicht gegebene Voraussetzung „gemeinsame Begründung" auch nicht dadurch erreichen, dass die einheitliche Begründung nachgereicht wird oder die Einsprüche bis auf einen zurückgenommen werden. Kann die gezahlte (einfache) Einspruchsgebühr innerhalb der Einspruchsfrist nicht einem bestimmten Einsprechenden zugeordnet werden, gelten sämtliche Einsprüche als nicht erhoben.86 Wird bei Einspruchseinlegung nicht zugleich die erforderliche Einspruchsgebühr entrichtet, gibt es unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt eine Verpflichtung des Patentamts gegenüber dem Einsprechenden, diesen auf die ablaufende Frist zur Zahlung der Einspruchsgebühr hinzuweisen. Ein solcher Hinweis verbietet sich im zweiseitigen Einspruchsverfahren schon aus grundsätzlichen Überlegungen, da das Patentamt andernfalls Gefahr liefe, sich dem Vorwurf der Parteilichkeit auszusetzen.87 Prüfung der Widerrufsgründe
Widerrechtliche Entnahme
Liegt unbestritten eine Diensterfindung vor, kann von einem – nicht als Miterfinder genannten – Beschäftigten des Patentinhabers keine widerrechtliche Entnahme geltend gemacht werden, eine solche kommt erst nach Freigabe der Erfindung in Betracht. Eine Freigabe nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbEG hat aber zur Vorraussetzung, dass der Einsprechende die Erfindung ordnungsgemäß nach § 5 Abs. 1, 2 ArbEG gesondert in schriftlicher Form gemeldet oder der Arbeitgeber auf die Schriftform verzichtet hat. Bloße Gespräche zwischen dem Einsprechenden und dem in der Anmeldung genannten Erfinder sowie weiteren Beschäftigten des Patentinhabers stellen keine ordnungsgemäße Meldung gemäß § 5 Abs. 1, 2 ArbEG dar. Ob der Patentinhaber die Erfindung des Einsprechenden durch entsprechende Erklärung gegenüber dem Einsprechenden nach Einlegung des Einspruchs noch wirksam in Anspruch genommen hat, kann offen bleiben, denn eine Entnahmehandlung muss zeitlich vor der Anmeldung liegen.88 Beschl. v. 04.11.2005 – 14 W (pat) 364/03. Beschl. v. 22.12.2004 – 20 W (pat) 343/04. Beschl. v. 17.10.2005 – 34 W (pat) 336/03. BPatG Jahresbericht 2005 Nach ständiger Rechtsprechung setzt der Tatbestand der widerrechtlichen Entnahme begrifflich die Patentfähigkeit des angegriffenen Schutzrechts voraus. Schutzunfähiges kann nicht entnommen werden, so auch eine aktuelle Entscheidung des 8. Senats89. Dies bedeutet jedoch, dass einem nur auf widerrechtliche Entnahme gestützten Einspruch der Erfolg versagt bleibt, wenn fehlende Patentfähigkeit festgestellt wird und somit ein an sich schutzunfähiges Patent bestehen bleibt. Ein Widerruf des Patents aus anderen Gründen als dem geltend gemachten der widerrechtlichen Entnahme scheidet möglicherweise aus, weil dadurch das Nachanmelderecht gemäß § 7 Abs. 2 PatG abgeschnitten wird. Es wird daher zunehmend die Auffassung vertreten, dass die Patentfähigkeit nur in einer eventuellen Nachanmeldung des Einsprechenden geprüft werden soll90. In einem aktuellen Fall, in dem der Einspruch ausschließlich auf widerrechtliche Entnahme gestützt war, hat nun der 34. Senat91 zwar von Amts wegen den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit aufgegriffen. In dem vorliegenden Sonderfall waren aber die Belange des Einsprechenden, der nur den Einspruchsgrund der widerrechtlichen Entnahme geltend gemacht hat, nicht berührt, weil der Einsprechende in der mündlichen Verhandlung explizit erklärt hat, dass er keine Nachanmeldung gemäß PatG § 7 Abs. 2 einreichen wolle. Deshalb hat der 34. Senat die Streitfrage, ob bei der widerrechtlichen Entnahme die Patentfähigkeit der Erfindung, die Inhalt des Patents ist, gegeben sein muss, ausdrücklich offen gelassen. In einem weiteren Beschluss92 hat der 34. Senat erneut festgestellt, dass nach Rücknahme des einzigen, allein auf den Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme gemäß § 21 Abs. 1 Nummer 3 PatG gestützten Einspruchs nicht mehr geprüft werden darf, ob dieser Widerrufsgrund vorliegt. Der Einspruch wird auch nicht dadurch unzulässig, dass der Einsprechende zum Patentinhaber Sonstige Widerrufsgründe
Seit der Patentinhaber aufgrund der neueren BGH-Rechtsprechung bei der Teilung des Patents im Rahmen der entstehenden Teilanmeldung auf den gesamten Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Gesamtanmeldung zurückgreifen kann, ist der Widerruf eines Patents Beschl. v. 12.05.2005 – 8 W (pat) 332/02; es wurde die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde eingelegt [X ZB 17/05]. Kraßer Lehrbuch Patentrecht, 5. Auflage, § 20 II Nr. 5 = S 375; Busse/Schwendy § 21 Rdn. 78, Niedlich, VPP-Rundbrief 2001, 122. Beschl. v. 21.04.2005 – 34 W (pat) 337/03, Mitt 2006, 76 – Doppelrohrsystem. Beschl. v. 01.09.2005 – 34 W (pat) 337/04. BPatG Jahresbericht 2005 wegen einer unzulässigen Erweiterung selten geworden, denn der Patentinhaber kann dem drohenden Widerruf durch Teilung des Patents und Verzicht auf das Stammpatent entgehen. Mit einem solchen seltenen Fall hat sich der 14. Senat93 befasst und die bisherige Rechtsprechung insofern bestätigt, als er entschieden hat, dass der Patentinhaber infolge der Zäsurwirkung der Patenterteilung auf zwar ursprünglich Offenbartes aber nicht Erteiltes nicht mehr zurückgreifen kann, da die Wiederaufnahme eines solchen Merkmals einer unzulässigen Erweiterung des Schutzbereiches gleichkommt. Das Merkmal „Korngrößenbereich bis 0,2 mm" ist zwar unklar, wenn in der Beschreibung kein Messverfahren zur Bestimmung dieser Korngröße definiert ist und es bekannt ist, dass unterschiedliche Bestimmungsmethoden zu graduell abweichenden Ergebnissen führen können. Der Einwand mangelnder Klarheit ist aber – so berechtigt er sein mag – kein Einspruchs- oder Widerrufsgrund. Die sich dadurch für den Einsprechenden eröffnende Möglichkeit, bei der Auswertung des Standes der Technik die für ihn günstigste Meßmethode zu wählen, muss der Patentinhaber aber gegen sein unklares Schutzbegehren gelten lassen.94 6. Verspätetes
Vorbringen
Das PatG sieht eine Zurückweisung verspäteten Vorbringens nur in § 117 PatG für den BGH im Nichtigkeitsberufungsverfahren vor, für das Verfahren vor dem Patentamt und dem Bundespatentgericht dagegen nicht. Spätes Vorbringen ist grundsätzlich auf seine sachliche Relevanz für die Entscheidung zu prüfen und kann nicht als verspätet übergangen werden95. Ist es erheblich, muss es der Entscheidung zugrunde gelegt werden, wie jetzt der 14. Senat96 bestätigt hat. Ist es entscheidungsunerheblich, ist es als unzulässig zurückzuweisen, ohne dass es eines sachlichen Eingehens auf das späte Vorbringen in der Entscheidung bedarf, wie der 9. Senat97 aktuell entschieden hat: Ist den erst nach Ablauf der Einspruchsfrist eingereichten Belegen zum Nachweis der offenkundigen Vorbenutzungen bzw. den erst nach Ablauf der Einspruchsfrist geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen eine relevante Bedeutung in Bezug auf den Gegenstand des Streitpatents nicht schlüssig entnehmbar, so ist dieses Beschl. v. 29.07.2005 – 14 W (pat) 349/03. Beschl. v. 07.12.2004 – 14 W (pat) 25/04. BGH BlPMZ 1977, 277 – Gleichstromfernspeisung. Beschl. v. 06.10.2005 – 14 W (pat) 6/04. Beschl. v. 16.03.2005 – 9 W (pat) 349/02. BPatG Jahresbericht 2005 verspätete Vorbringen als unzulässig zurückzuweisen. Die behaupteten Vorbenutzungen können keine Berücksichtigung finden.
7. Änderung
Wird ein Patentanspruch durch den – in der Patentschrift offenbarten – Zusatz „o. dgl." dahingehend geändert, dass nunmehr auch gleichwirkende Austauschmittel (Äquivalente) beansprucht werden, die vom Wortlaut des erteilten Anspruchs 1 nicht umfasst werden, so stellt diese Änderung keine Beschränkung, sondern eine Verallgemeinerung dar, die zu einer unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs des Patents führt98; vgl. auch den Abschnitt „Sonstige Widerrufsgründe". Tenorierung bei unzulässigem Einspruch
Wie schon im Jahr 200499, haben sich auch im Jahr 2005 die unterschiedlichen Auffassungen einzelner Senate zur Frage der Tenorierung im Einspruchsverfahren fortgesetzt. Erstmals im Jahr 2003 war der 20. Senat von der bisherigen Praxis des juristischen Beschwerdesenats abgewichen und hatte festgestellt, dass bei einem unzulässigen Einspruch nicht die Verwerfung des Einspruchs, sondern gleichwohl die Aufrechterhaltung des Patents auszusprechen ist. Aktuell gab es im Berichtszeitraum die folgenden Entscheidungen zu dieser Thematik: 6. Senat100: Ist der einzige (zurückgenommene) Einspruch unzulässig, so ist festzustellen, dass der zurückgenommene Einspruch unzulässig war und das Einspruchsverfahren beendet ist. Eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens gemäß § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG findet nicht statt. Der 7. Senat101 tenoriert: Der Einspruch wird als unzulässig verworfen. Der 10. Senat hält an seiner Entscheidung vom März 1984 fest102, der in über 20-jähriger Praxis gefolgt wurde. Der 10. Senat bekräftigt, dass seiner Auffassung nach der mit drei rechtskundigen Mitgliedern besetzte juristische Beschwerdesenat gemäß § 67 Abs. 1 PatG zur Beschl. v. 11.08.2005 – 34 W (pat) 382/03. Winterfeldt in GRUR 2005, 449-468. 100 Beschl. v. 07.06.2005 – 6 W (pat) 305/04, Mitt 2005, 555 (Leitsatz) – Lagerspiel. 101 Beschl. v. 07.09.2005 – 7 W (pat) 374/03. 102 BPatGE 26, 143. BPatG Jahresbericht 2005 Entscheidung über eine Beschwerde zuständig ist, die sich gegen die Verwerfung eines Einspruchs als unzulässig durch das Patentamt richtet.103 Vom 19. Senat sind zu dieser Thematik mehrere Entscheidungen ergangen. (1)104: Ist der einzige Einspruch gegen ein Patent unzulässig, ist gleichwohl die Aufrechterhaltung des Patents (ohne weitere Sachprüfung) auszusprechen, ein alleiniger Ausspruch über die Verwerfung des Einspruchs kommt nicht in Betracht. (2)105: Angesichts der Neuregelung des Einspruchsrechts nach § 147 PatG kann die bisher übliche „Verwerfung" eines unzulässigen Einspruchs nicht mehr mit einer planwidrigen Unvollständigkeit und einer daher sachgerecht erforderten Ergänzungsbedürftigkeit des Einspruchsrechts begründet werden, wie es aufgrund der Entscheidung des juristischen Beschwerdesenats von 1984106 bisher durchgängige Praxis war. Wenn – wie der Senat bereits herausgestellt hat107 – Gegenstand des gerichtlichen Einspruchsverfahrens das Patent ist, dann kann – mangels einer abweichenden gesetzlichen Regelung – auch im Falle eines unzulässigen Einspruchs nichts anderes gelten. (3)108: Ein alleiniger Ausspruch über die Verwerfung des Einspruchs kommt schon deshalb nicht in Betracht, weil in PatG § 61 Abs. 1 Satz 1 abschließend geregelt ist, durch welche Art der Entscheidung das Einspruchsverfahren zu beenden ist. Es ist daher durch Beschluss zu entscheiden, ob und in welchem Umfang das Patent aufrechterhalten oder widerrufen wird. Die bloße Verwerfung des Einspruchs als unzulässig ist nicht vorgesehen. Der 23. Senat109 hält an seiner bisherigen Auffassung fest: Liegt kein zulässiger Einspruch vor, ist das Einspruchsverfahren ohne weitere Sachprüfung über die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents zu beenden, das Patent ist gleichwohl aufrechtzuerhalten. Der Grund für die Abweichung einiger technischer Beschwerdesenate von der langjährigen Praxis des juristischen Beschwerdesenats war der Versuch, die Entscheidung über die Zulässigkeit von Einsprüchen vom juristischen Beschwerdesenat zu den technischen 103 Beschl. v. 02.12.2004 – 10 W (pat) 29/02, BPatGE 48,171 = BlPMZ 2005, 315 = Mitt 2005, 302 – Messvorrichtung. 104 Beschl. v. 21.07.2005 – 19 W (pat) 333/03. 105 Beschl. v. 26.09.2005 – 19 W (pat) 305/04. 106 Beschl. v. 23.03.1984 – 4 W (pat) 27/83, BPatGE 26, 143. 107 Beschl. v. 12.08.2002 – 19 W (pat) 701/02, BPatGE 46, 134 – Gerichtliches Einspruchsverfahren. 108 Beschl. v. 14.03.2005 – 19 W (pat) 701/04. 109 Beschl. v. 22.02.2005 – 23 W (pat) 318/03. BPatG Jahresbericht 2005 Beschwerdesenaten zu verlagern110. Dieser „Zuständigkeitsstreit" wird voraussichtlich durch den Gesetzgeber dadurch beendet, dass im geplanten Gesetz zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes111 in § 67 Abs. 1 Nr. 2b PatG explizit angegeben ist, dass der technische Beschwerdesenat zuständig ist, wenn der Einspruch als unzulässig verworfen wurde. Rechtsschutzinteresse bei Verzicht oder Erlöschen des Patents
Das erforderliche Rechtsschutzinteresse seitens des Einsprechenden an einem rückwirkenden Widerruf eines ex nunc erloschenen Patents ist bereits darin begründet, dass der Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung erklärt hat, er könne eine Verzichtserklärung betreffend Ansprüche gegen die Einsprechenden nicht abgeben. Schon aufgrund dieser Äußerung des Patentinhabers besteht für den Einsprechenden die Besorgnis, möglichen Ansprüchen seitens des Patentinhabers ausgesetzt zu sein. Die Auffassung, das Rechtsschutzinteresse müsse anhand eines konkreten Gegenstandes nachgewiesen werden, findet weder in der Literatur noch in der Rechtsprechung eine entsprechende Stütze und vermag bereits von daher keine Zweifel an dem Rechtsschutzinteresse des Einsprechenden zu begründen. Auch der Umstand, dass der Einsprechende sein Rechtsschutzinteresse erst in der mündlichen Verhandlung dargetan hat, vermag die Zulässigkeit des eingelegten Einspruchs nicht zu berühren, da die Geltendmachung eines Rechtsschutzinteresses nicht zu den im § 59 PatG abschließend aufgezählten Zulässigkeitsvoraussetzungen für einen Einspruch gehört.112 Wird ein Patent in der mündlichen Verhandlung vor dem BPatG widerrufen und verzichtet der Patentinhaber dann nach Beschlussverkündung, aber noch vor Erstellung der schriftlichen Beschlussbegründung, gegenüber dem DPMA auf das Patent, so ist das gerichtliche Einspruchsverfahren in der Hauptsache erledigt, sofern der Einsprechende nicht ein eigenes Rechtsschutzinteresse geltend macht. Das Vorbringen, der Patentinhaber versuche lediglich, eine vollständige Beschlussbegründung zu verhindern, ist in rechtlicher Hinsicht nicht geeignet, ein besonderes, eigenes Rechtsschutzinteresse zu begründen. Ebenso vermag der Vortrag des Einsprechenden, auf ein bereits widerrufenes Patent könne nicht verzichtet werden, da der Widerruf ex tunc gelte, der Verzicht aber nur ex nunc, so dass das Verhindern 110 Vgl. dazu auch Hövelmann in Mitt 2005, 193-198. 111 http://www.bmj.bund.de/media/archive/1087.pdf. 112 Beschl. v. 13.01.2005 – 6 W (pat) 358/03. BPatG Jahresbericht 2005 einer vollständigen Beschlussbegründung durch den Patentinhaber rechtsmissbräuchlich sei, kein eigenes Rechtsschutzinteresse des Einsprechenden zu begründen, wenn der Einsprechende nicht gleichzeitig darlegt, warum gerade er in seinen eigenen Rechten verletzt ist, wenn keine schriftliche Begründung ergeht.113 Hat der Patentinhaber nicht nur auf sein Patent verzichtet, sondern darüber hinaus erklärt, er werde aus dem Patent keine Ansprüche für die Vergangenheit gegen den Einsprechenden geltend machen, so ist der Einsprechende keinerlei Ansprüchen aus dem Patent mehr ausgesetzt, und das Verfahren in der Hauptsache ist erledigt. Daran ändert auch nichts, dass der Einsprechende weiterhin in gleichem Umfang, wie er vor der Erledigung Ansprüchen aus dem Patent ausgesetzt war, sich Ansprüchen aus dem deutschen Teil des europäischen Patents gegenüber sieht. Beide Schutzrechte bestehen unabhängig voneinander. Ihr Inhaber kann frei wählen, aus welchem Schutzrecht er vorgehen will. Dagegen spricht auch nicht IntPatÜG Art. II § 8 Abs. 1, aus dem der Einsprechende eine Verknüpfung beider Schutzrechte herleitet. Diese Vorschrift kommt nicht zum Tragen, wenn das europäische Einspruchsverfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist (IntPatÜG Art. II § 8 Abs. 1 Nr. 2), das deutsche Patent aber bereits erloschen ist und deshalb keine Wirkungen mehr hat.114 10. Kostenfragen
Ist nach einem Zurückverweisungsbeschluss des BGH an das Bundespatentgericht von diesem auch über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens zu befinden, so ist das in der Vorschrift des § 109 PatG eingeräumte und auf einen Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts übertragene Ermessen dahingehend auszuüben, dass es zumindest dann bei dem allgemeinen Grundsatz bleibt, dass jeder Beteiligte die bei ihm durch das Rechtsbeschwerdeverfahren angefallenen Kosten selbst trägt, wenn besondere Umstände, die unter dem Gesichtspunkt der Billigkeit eine abweichende Kostenverteilung gebieten würden, weder dargetan noch sonst ersichtlich sind. Eines gesonderten Ausspruchs über diese regelmäßige Kostenfolge, der ohnehin nur deklaratorisch sein könnte, bedarf es nicht.115 113 Beschl. v. 28.04.2005 – 15 W (pat) 326/03. 114 Beschl. v. 26.10.2004 – 34 W (pat) 12/04. 115 Beschl. v. 03.02.2004 – 8 W (pat) 46/99. BPatG Jahresbericht 2005 Mit einer Wertfestsetzung nach §§ 7, 10 Abs. 1 BRAGebO hatte sich der 9. Senat auseinanderzusetzen und entschied116: Gilt ein Einspruch mangels Zahlung der Einspruchsgebühr als nicht erhoben, so ist eine vom Patentinhaber beantragte Wertfestsetzung gleichwohl zulässig und auch geboten, wenn im patentgerichtlichen Verfahren, für das Festgebühren gelten, eine Rechtsanwältin mitgewirkt hat, deren Gebühren sich nach dem Gegenstandswert bestimmen. Haben die Parteien lediglich über die Vorfrage gestritten, ob bei der fehlenden Einspruchsgebühr eine sachliche Überprüfung der Schutzfähigkeit des Patents überhaupt zulässig sei, und haben weder der Einsprechende noch der Patentinhaber Umstände vorgetragen, aus denen sich Anhaltspunkte für eine Beurteilung des Wertes des Patents ergeben könnten, bestehen Bedenken des Senats, bei der Wertfestsetzung den Wert des Patents zugrunde zu legen, so dass es dem Senat gerechtfertigt erscheint, gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2 BRAGebO auf den dort angegebenen Richtwert von 4.000 Euro zuzüglich des Wertes des Kostenantrags festzusetzen. Von der vom Patentinhaber beantragten ziffernmäßigen Festsetzung des Wertes des Kostenantrages sieht der Senat schon deshalb ab, weil insoweit ein Rechtsschutzbedürfnis fehlt. Eine derartige Bezifferung des Wertes des Kostenantrags ist nicht geboten, da sich die Kosten, die dem Patentinhaber im Einspruchs- und Erinnerungsverfahren unter Zugrundelegung eines Wertes von 4.000 Euro für den Antrag, das Einspruchsverfahren von Amts wegen fortzusetzen, entstanden sind, für die Beteiligten ohne weiteres ermitteln lassen, während der Senat keine Kenntnis darüber hat, welche Auslagen dem Patentinhaber im einzelnen entstanden sind. Deshalb hält es der Senat auch für wenig zweckmäßig, den Gegenstandswert des Kostenantrages unter Zugrundelegung nur der Festgebühren, die sich aus der BRAGebO ergeben, zu beziffern, da dieser Betrag von den tatsächlich entstandenen Kosten abweichen kann. Ist ein Patent während des Einspruchsverfahrens gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG durch Verzicht erloschen, so hat sich der Patentinhaber dadurch zwar freiwillig in die Rolle des Unterlegenen begeben, er muss aber nicht schon deshalb zwingend kraft Gesetzes die Kosten des Verfahrens tragen. Anders als § 91 ZPO, wonach die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreit zu tragen hat, knüpft § 62 Abs. 1 PatG nicht an das bloße Unterliegen eines Beteiligten an. Auch regelt § 20 PatG nicht, dass mit einem Verzicht auf ein Patent zwangsläufig die Kostentragungspflicht verbunden ist. Auch das Argument, dem Patentinhaber sei bekannt gewesen, dass vor dem Prioritätstag des angegriffenen Patents der 116 Beschl. v. 22.12.2004 – 9 W (pat) 317/04. BPatG Jahresbericht 2005 Patentgegenstand durch eine offenkundige Vorbenutzung seitens des Einsprechenden neuheitsschädlich vorweggenommen worden sei, bietet keinen Anlass zu einer Kostenauferlegung, denn die Frage einer offenkundigen Vorbenutzung ist eine Rechtsfrage, für die eine umfassende Beweisaufnahme erforderlich wäre, die aber allein zur Frage der Kostenauferlegung nicht angezeigt ist. Eine einseitige Unterstellung des Vortrags der Einsprechenden als zutreffend wäre eine vorweggenommene Beweiswürdigung und damit VIII. Nichtigkeitsverfahren
Zulässigkeit der Klage
In einem früheren – in der Literatur118 kritisierten – Urteil119 hatte der 1. Senat die Meinung vertreten, wegen der auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses fortwirkenden Pflicht der Vertragsparteien zur gegenseitigen Rücksichtnahme sei eine Nichtigkeitsklage des früheren Arbeitgebers i.d.R. ausgeschlossen, wenn die Freigabe der Erfindung unter dem Vorbehalt einer nichtausschließlichen Benutzung gemäß § 16 Abs. 3 ArbEG erklärt worden ist. Der Senat hatte aber schon in diesem früheren Urteil zum Ausdruck gebracht, dass es Umstände geben könne, unter denen dem (ehemaligen) Arbeitgeber trotz Vorbehalts eines Mitbenutzungsrechts die Auferlegung einer Nichtangriffspflicht nicht zugemutet werden könne. Derartige Umstände sieht der Senat in einem aktuellen Urteil120 darin, dass der Beklagte die Klägerin wegen angeblicher Verletzung des Streitpatents gerichtlich in Anspruch nimmt und damit das Mitbenutzungsrecht, aus dem sich die Treuwidrigkeit der Nichtigkeitsklage ergeben soll, selbst in Frage stellt. Der Klägerin darf es nicht verwehrt sein, sich gegen die Verletzungsklage mit einem Angriff auf das Streitpatent zur Wehr zu setzen. Auch mit Äußerungen der Klägerin im Prüfungsverfahren der zur Anmeldung des Streitpatents parallelen deutschen Patentanmeldung kann die Unzulässigkeit der Klage nicht begründet werden. Derartige gegenüber dem Patentamt abgegebene Äußerungen können für sich genommen keine Nichtangriffspflicht gegenüber einem späteren Patentinhaber begründen. Hinzu kommt, dass ein Arbeitgeber, der seinem Arbeitnehmer gemäß § 16 Abs. 1 ArbEG die Übertragung einer Diensterfindung anbietet, dies häufig tut, weil er – etwa unter 117 Beschl. v. 24.02.2005 – 15 W (pat) 302/04. 118 z.B. Bartenbach/Volz, ArbEG, 4. Aufl., § 25 Rdn. 20. 119 GRUR 1991, 155 – Tiegelofen. 120 Urt. v. 05.10.2004 – 1 Ni 13/03 (EU). BPatG Jahresbericht 2005 dem Eindruck negativer Prüferbescheide – zu dem Schluss gekommen ist, dass der Gegenstand der Anmeldung nicht patentfähig sei. Wird später auf die Anmeldung zu Gunsten des Arbeitnehmers dennoch ein Patent erteilt, steht ein Angriff des Arbeitgebers auf dieses Patent daher nicht im Widerspruch zu seiner früheren, durch die Aufgabe der Anmeldung bekundeten Einschätzung. Da im Nichtigkeitsverfahren – im Gegensatz zum Einspruchsverfahren121 – eine Nichtangriffsabrede die Unzulässigkeit der Klage zur Folge hat, stellt sich im Nichtigkeitsverfahren häufig die Frage, ob eine wirksame Nichtangriffsvereinbarung vorliegt. Hier hat der 2. Senat122 entschieden, dass eine die Zulässigkeit einer Nichtigkeitsklage ausschließende stillschweigende Nichtangriffsvereinbarung noch nicht aus einer gemeinsamen Beauftragung eines Sachverständigengutachtens und anschließendem Abschluss eines Vertrages über eine nicht ausschließliche Lizenz hergeleitet werden kann. Die – von den Parteien ausführlich erörterte – Frage einer kartellrechtlichen Zulässigkeit einer etwaigen Nichtangriffsvereinbarung kann unter diesen Umständen offen bleiben. Zulässigkeit einer Beschränkung
Eine zulässige Beschränkung des Patents im Rahmen eines Nichtigkeitsverfahrens liegt dann nicht vor, wenn an die Stelle des Hauptanspruchs eine Reihe nebengeordneter Ansprüche treten sollen, bei denen zusätzlich aufgenommene Anspruchsmerkmale jeweils eine Reaktion auf die „vielfältigen Verletzungsgegenstände" darstellen sollen.123 3. Akteneinsicht
Ein der Einsicht in die Akten von Nichtigkeitsverfahren entgegenstehendes schutzwürdiges Interesse gem. § 99 Abs. 3 Satz 3 PatG fehlt, wenn der Patentinhaber lediglich private Interessen am Bestand des Streitpatents geltend macht. Die von einem anwaltlichen Vertreter beantragte Gewährung der Akteneinsicht hängt weder von der Benennung des Auftraggebers 121 Vgl. auch den Punkt „Nichtangriffsverpflichtung" im Abschnitt „Zulässigkeit des Einspruchs"; Beschl. v. 27.05.2004 – 21 W (pat) 40/03, GRUR 2005, 182– Feuerwehr-Tableau-Einheit; Winterfeldt in Festschrift 50 Jahre VPP 2005, 210-224. 122 Urt. v. 20.01.2005 – 2 Ni 25/03 – Monokulares Fernrohr. 123 Urt. v. 10.03.2005 – 2 Ni 15/03 – Sektionaltorblatt, Berufung eingelegt [X ZB 115/05]. BPatG Jahresbericht 2005 ab noch davon, ob die Einsicht im eigenen oder fremden Namen oder Interesse beantragt Prüfung der Klagegründe
Der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung des Patentgegenstands gegenüber der ursprünglichen Anmeldung (Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ, §§ 21 Abs. 1 Nr. 4, 22 PatG) kann – wenn dadurch an die Stelle der angemeldeten Erfindung eine im patentrechtlichen Sinne „andere" gesetzt wurde – weder durch eine (Wieder-)Aufnahme eines lediglich in den Anmeldungsunterlagen enthaltenen Merkmals in die Anspruchsfassung noch durch einen so genannten Disclaimer beseitigt werden.125 5. Sonstiges
Nach § 81 Abs. 6 Satz 1 Halbsatz 1 PatG hat ein Kläger auf Verlangen des Beklagten Sicherheit zu leisten, wenn er seinen gewöhnlichen Aufenthalt weder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union noch in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum hat. Im Falle eines Klägers aus der Volksrepublik China hat der 1. Senat126 entschieden, dass dieser nicht gemäß § 110 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 ZPO von der Leistung einer Prozesskostensicherheit befreit ist. Der Kläger kann sich nicht auf § 81 Abs. 6 Satz 1 Halbsatz 2 PatG i.V.m. § 110 Abs. 2 Nr. 1 ZPO berufen, wonach die Verpflichtung zur Leistung einer Prozesskostensicherheit nicht eintritt, wenn auf Grund völkerrechtlicher Verträge keine Sicherheit verlangt werden kann, denn diese Ausnahmevorschrift setzt voraus, dass die Befreiung von der Pflicht zur Sicherheitsleistung durch einen (zwei- oder mehrseitigen) Staatsvertrag vorgeschrieben wird. Das ist im Verhältnis zwischen Deutschland und China nicht der Fall127. So gilt das Haager Übereinkommen über den Zivilprozess vom 1. März 1954128, nach dessen Art. 17 den Angehörigen eines der Vertragsstaaten unter bestimmten Voraussetzungen kein Vorschuss zur Deckung der Gerichtskosten abverlangt werden kann, nicht im Verhältnis zu China. Auch aus dem TRIPS-Übereinkommen, das als Bestandteil des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation vom 15. April 124 Beschl. v. 02.11.2004 – 3 ZA (pat) 32/04 zu 3 Ni 14/03, BlPMZ 2005, 367. 125 Urt. v. 10.03.2005 – 2 Ni 15/03 – Sektionaltorblatt, Berufung eingelegt [X ZB 115/05]. 126 Beschl. v. 02.05.2005 – 1 Ni 5/04 (EU), BlPMZ 2006, 34 127 LG Hamburg, NJW-RR 2000, 918. 128 BGBl II 1958 S 576. BPatG Jahresbericht 2005 1994129 für alle WTO-Mitgliedsstaaten – darunter Deutschland und China – verbindlich ist130, ergibt sich keine Befreiung von der Prozesskostensicherheit. In der mündlichen Verhandlung müssen die Parteien ihre Vorträge grundsätzlich in freier Rede halten und dürfen nicht nur Schriftsätze verlesen. Unterstützt eine Partei in der mündlichen Verhandlung ihren in freier Rede gehaltenen Vortrag durch eine PowerPoint- Präsentation, indem sie mittels eines Computers Auszüge aus der Streitpatentschrift bzw. aus als patentschädlich entgegengehaltenen Druckschriften zur besseren Lesbarkeit und Verdeutlichung an die Wand des Gerichtssaals projiziert, so verstößt diese Art des Vortrags weder gegen den Grundsatz der Mündlichkeit (§ 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 137 Abs. 2 ZPO) noch gegen den Grundsatz des fairen Verfahrens bzw. der Waffengleichheit als Ausprägung des Gebots zur rechtsstaatlichen Verfahrensgestaltung (Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 3 IX. Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt
1. Akteneinsicht
In Fällen freier Akteneinsicht ist die Beteiligung des Schutzrechtsinhabers zumindest dann geboten, wenn das Vorliegen einer freien Akteneinsicht zunächst strittig ist und erst mit der Klärung dieser Problematik zugleich die Frage der Notwendigkeit der Beteiligung des Schutzrechtsinhabers beantwortet wird. Insoweit ist nicht zu beanstanden, wenn das Patentamt den Schutzrechtsinhaber beteiligt hat, und ihm kann auch die Beteiligung am Be- schwerdeverfahren nicht verwehrt werden, Letzteres schon aufgrund seiner förmlichen Beteilung am patentamtlichen Verfahren.132 2. Erfinderbenennung
Hat ein Anmelder die Zusammenfassung seiner Anmeldung erst nach Ablauf der Frist des § 36 Abs. 1 PatG nachgereicht, so rechtfertigt dieser Umstand für sich gesehen nicht die 129 WTO, BGBl II S 1438. 130 Art. II Abs. 2 WTO-Übereinkommen, vgl. BlPMZ 1995, 19; 2003, 143. 131 Urt. v. 15.06.2005 – 4 Ni 38/03 (EU), Berufung eingelegt [X ZB 128/05]. 132 Beschl. v. 11.08.2005 – 10 W (pat) 704/03, BlPMZ 2006, 68 – Schulheftseiten, Rechtsbeschwerde zugelassen, aber nicht eingelegt. BPatG Jahresbericht 2005 Zurückweisung der Anmeldung, da § 36 PatG keine gesetzliche Ausschlussfrist enthält. Eine Nachreichung ist vielmehr auch nach Ablauf der 15-Monats-Frist möglich.133 3. Fristverlängerung
Teilt die Prüfungsstelle dem Anmelder mit, dass im Hinblick auf die zahlreichen (nicht näher begründeten, aber genehmigten) Anträge auf Fristverlängerung die Frist nunmehr letztmalig verlängert werde, und stellt der Anmelder daraufhin den Antrag, das Verfahren für sechs Monate auszusetzen, so hat die Prüfungsstelle zumindest dann vor einer Entscheidung in der Sache zunächst über den Aussetzungsantrag zu befinden, wenn zu dessen Begründung erstmalig auf eine parallele europäische Anmeldung hingewiesen wird, die als ein konkretes neues Vorbringen zu werten ist. Im Übrigen wäre es angesichts der parallelen Anmeldung auch unter Berücksichtigung des Ziels, die Verfahren in angemessener Zeit zum Abschluss zu bringen, sinnvoll gewesen, mit der Entscheidung – ob nun mit oder ohne förmliche Aussetzung des Verfahrens – noch eine angemessene weitere Frist zuzuwarten.134 4. Rechtliches
Widerspricht der Anmelder unter Angabe von Gründen im Einzelnen den mit dem einzigen Prüfungsbescheid geäußerten Bedenken der Prüfungsstelle gegen das Patentbegehren und be- antragt zugleich, für den Fall des Fortbestehens der Bedenken der Prüfungsstelle die Anbe- raumung einer Anhörung, so ist nach einer Entscheidung des 7. Senats135 die Anhörung in der Regel sachdienlich, auch wenn keine geänderten Patentansprüche vorgelegt werden. Für die Umschreibung einer Patentanmeldung oder eines Patents reicht es nicht aus, dass die von den Umschreibungsrichtlinien geforderten Nachweise für den Rechtsübergang vorliegen. Sofern nicht von allen am Umschreibungsverfahren Beteiligten Umschreibungsanträge oder Umschreibungsbewilligungen vorliegen, ist es vielmehr erforderlich, den übrigen Beteiligten Gelegenheit zu geben, sich zu der beantragten Umschreibung zu äußern, so der 10. Senat136 im Anschluss an seine bisherige Rechtsprechung137. 133 Beschl. v. 25.11.2004 – 20 W (pat) 66/04. 134 Beschl. v. 02.06.2005 – 23 W (pat) 3/03, Mitt 2005, 555 (Leitsatz) – Wirbelstromsensor. 135 Beschl. v. 22.06.2005 – 7 W (pat) 57/03, Mitt 2005, 554 – Anhörung im Prüfungsverfahren. 136 Beschl. v. 06.10.2005 – 10 W (pat) 1/04 – Umschreibung/Rechtliches Gehör II. 137 Beschl. v. 10.05.1999 – 10 W (pat) 4/99 – BlPMZ 1999, 370 – Umschreibung/Rechtliches Gehör. BPatG Jahresbericht 2005 Die mit Wirkung vom 1. Juni 2004 geänderte Patentverordnung (PatV) enthält keine Bestimmungen mehr für den Fall der Anmeldermehrheit. Stattdessen sieht seit diesem Zeitpunkt die geänderte DPMAV in § 14 Abs. 1 vor, dass für den Fall einer gemeinschaftlichen Beteiligung mehrerer Personen ohne gemeinsamen Vertreter anzugeben ist, wer für alle Beteiligten als zustellungs- und empfangsbevollmächtigt bestimmt ist. Diese Erklärung ist von allen Anmeldern zu unterzeichnen. Fehlt eine solche Angabe, so gilt die zuerst genannte Person als zustellungs- und empfangsbevollmächtigt. Danach fehlt einer von der Prüfungsstelle unter Hinweis auf § 4 Abs. 2 Nr. 5 PatV a.F. angedrohten Zurückweisung der Anmeldung für den Fall, dass ein Zustellungsbevollmächtigter innerhalb einer gesetzten Frist nicht benannt wird, jegliche Rechtsgrundlage.138 Rückzahlung der Beschwerdegebühr
Im Verfahren vor der Prüfungsstelle ist die einmalig beantragte Anhörung zwar grundsätzlich sachdienlich, allerdings kommt ausnahmsweise auch eine Ablehnung eines solchen Antrags in Betracht, wenn triftige Gründe dafür vorliegen. Legt die Prüfungsstelle in zwei Prüfungsbescheiden ausführlich und unter Berücksichtigung des Vorbringens des Anmelders dar, warum auf die vorliegenden Ansprüche ein Patent nicht erteilt werden kann, und reicht der Anmelder dann zwar einen neuen Patentanspruch 1 ein, der aber nur formal neu abgegrenzt ist und in der Sache weiterhin an der ursprünglich beantragten Gesamtmerkmalskombination festhält, so ist die Zurückweisung der Anmeldung nicht als Verfahrensfehler zu beanstanden. Bei einer solchen Reaktion kann die Prüfungsstelle davon ausgehen, dass der Anmelder auch zukünftig nicht an einer eingeschränkten Anspruchsfassung interessiert ist und eine zusätzliche Anhörung das Verfahren nicht fördern kann, so dass Billigkeitsgründe für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht erkennbar Lässt sich dem Wortlaut eines Zurückweisungsbeschlusses nicht entnehmen, dass sich die Prüfungsstelle mit den auf einen Prüfungsbescheid hin vom Anmelder neu eingereichten Patentansprüchen auseinandergesetzt hat, sondern wird in dem Beschluss vielmehr zweimal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Anmelder sein Patentbegehren gegenüber dem 138 Beschl. v. 30.03.2005 – 20 W (pat) 24/05. 139 Beschl. v. 13.10.2004 – 7 W (pat) 83/03. BPatG Jahresbericht 2005 Prüfungsbescheid unverändert aufrechterhalten habe, rechtfertigt dies die Zurückzahlung der Beschwerdegebühr.140 6. Umschreibung
Hat das Patentamt über den Antrag auf Umschreibung nicht förmlich entschieden, so stellt nach ständiger Rechtsprechung der Inhalt einer versandten Umschreibungsmitteilung eine abschließende, die Rechte der Beteiligten berührende Regelung und damit einen mit der Beschwerde anfechtbaren Beschluss im Sinne des § 73 PatG dar. Die – gesetzlich nicht geregelte – Rückgängigmachung einer vollzogenen Umschreibung kommt ausnahmsweise dann in Betracht, wenn die Voraussetzungen vorliegen, unter denen die Rechtskraft einer gerichtlichen Entscheidung im Wege der Wiederaufnahme beseitigt werden kann, oder - auf Antrag eines zu Unrecht nicht Gehörten - wenn das rechtliche Gehör nicht in ausreichender Weise gewährt wurde und die Umschreibung auf diesem Verfahrensmangel beruht141. Auch bei Anwendung der Umschreibungsrichtlinien142, bei denen es sich nicht um eine Rechtsnorm, sondern lediglich um eine behördeninterne Anweisung handelt, müssen Umschreibungsvorgänge – im Hinblick auf die gravierenden Folgen einer falsch vorgenommenen Umschreibung – so behandelt werden, dass der grundgesetzliche Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) nicht verletzt wird. Dem Wesen des Registerverfahrens entspricht es, den Rahmen der rechtlichen Nachprüfung nicht allzu weit zu ziehen. Führt diese Prüfung zu Zweifeln an der Rechtswirksamkeit einer Übertragung und lassen sich diese Zweifel nicht durch Beweismittel beheben, die für das Registerverfahren tauglich erscheinen, muss das Patentamt die Umschreibung versagen143. Nach einer weiteren Entscheidung des 10. Senats144 können sich die genannten Zweifel bereits dann ergeben, wenn in dem zur Umschreibung vorgelegten Kaufvertrag lediglich angegeben ist, dass die Schutzrechte „zu übertragen" sind. Es liegt nahe, diese Klausel 140 Beschl. v. 02.11.2005 – 17 W (pat) 6/03. 141 Vgl. BGH GRUR 1969, 43 – Marpin; Beschl. v. 10.05.1999 – 10 W (pat) 4/99, BlPMZ 1999, 370 = GRUR 1999, 982 = BPatGE 41, 150 – Umschreibung/Rechtliches Gehör; Busse/Schwendy, PatG, 6. Aufl., § 30 Rn 41 mwNachw. 142 BlPMZ 2002, 11 ff. 143 Beschl. v. 06.10.2005 – 10 W (pat) 1/04 – Umschreibung/Rechtliches Gehör II; vgl. BGH a.a.O. - Marpin; Beschl. v. 23.04.2001, BlPMZ 2001, 354 = Mitt 2001, 379 - Umschreibungsantrag; Schulte, PatG, 7. Aufl., § 30 Rn 35; Busse/Schwendy, a.a.O., § 30 Rdn. 88. 144 Beschl. v. 16.06.2005 – 10 W (pat) 23/04. BPatG Jahresbericht 2005 dahingehend zu interpretieren, dass der Kaufvertrag nicht auch die (aufschiebend bedingte) Übertragung der Schutzrechte beinhaltet, sondern dass die Übertragung durch selbständige Rechtsgeschäfte erfolgen sollte. Selbst wenn man in dem Kaufvertrag zugleich die aufschiebend bedingte Übertragung der Schutzrechte sehen wollte, kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass die Bedingung für den Rechtsübergang eingetreten ist. Bei dieser Sachlage muss die Umschreibstelle den Antragsteller als damals eingetragenen Inhaber vor dem Vollzug der Umschreibung in jedem Fall hören. Ist ein Antrag auf Umschreibung streitig, muss das Patentamt diesen Antrag – und zwar auch im stattgebenden Fall – förmlich durch Beschluss bescheiden und mit dem Vollzug der Umschreibung bis zur Rechtskraft dieses Beschlusses warten (Fortführung des Beschl. v. 12.06.2003 – 10 W (pat) 34/01). Entscheidet das Patentamt trotz des ausdrücklichen Widerspruchs der Antragsgegnerin nicht förmlich über den Antrag auf Umschreibung, sondern nimmt es die Umschreibung antragsgemäß vor, leidet das Verfahren an einem wesentlichen Mangel. Denn durch den sofortigen Vollzug schränkt das Patentamt die Rechte der Antragsgegnerin im patentamtlichen Verfahren ein, weil es nach Vollzug einer Umschreibung nur noch um deren Rückgängigmachung gehen kann, die aber nur ausnahmsweise in Betracht kommt. Eine Rückgängigmachung kommt dann in Betracht, wenn die Voraussetzungen vorliegen, unter denen die Rechtskraft einer gerichtlichen Entscheidung im Wege der Wiederaufnahme beseitigt werden kann, oder – auf Antrag des zu Unrecht nicht Gehörten – wenn das rechtliche Gehör nicht in ausreichender Weise gewährt wurde und die Umschreibung auf diesem Verfahrensmangel beruht. Ist die Antragsgegnerin jedoch zu einem (erneuten) Umschreibungsantrag gehört worden, so ist der Beschwerde der Erfolg zu versagen, wenn ein die Rückgängigmachung der Umschreibung ausnahmsweise rechtfertigender sonstiger Sachverhalt weder geltend gemacht wurde noch ersichtlich ist. Eine inhaltliche Überprüfung der bereits zugunsten der Antragsstellerin vollzogenen Umschreibung scheidet unter diesen Umständen aus.145 § 74 Abs. 1 PatG ist so auszulegen, dass auch dem Rechtsnachfolger eines rechtsgeschäftlich übertragenen Patents oder einer Patentanmeldung als einem „am Verfahren Beteiligten" mit Eingang eines den Anforderungen des § 28 DPMAV genügenden Umschreibungsantrags 145 Beschl. v. 20.01.2005 – 10 W (pat) 46/03. BPatG Jahresbericht 2005 beim Patentamt eine Beschwerdebefugnis zusteht und dass er mit Einlegung der Beschwerde die Stellung als Verfahrensbeteiligter erlangt, auch wenn er zuvor nicht formal am Verfahren beteiligt war. Die Frage, wer als Verfahrensbeteiligter eine Beschwerdebefugnis im Sinne von § 74 Abs. 1 PatG hat, ist eine eigenständig auszulegende Zulässigkeitsvoraussetzung des Rechtsmittels und von der lediglich die Sachprüfung betreffenden, im Rahmen der Begründetheit der Beschwerde zu klärenden Verfahrensführungsbefugnis und Sachlegitimation zu unterscheiden. Es ist deshalb für die Beurteilung der Zulässigkeit einer Beschwerde auch unerheblich, ob diesbezügliche etwaige Mängel – insbesondere im Zusammenhang mit dem Vollzug der Umschreibung und der insoweit § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG zukommenden Bedeutung – innerhalb der Rechtsmittelfrist beseitigt werden.146 7. Verfahrensfehler
Ein verkürzter Zurückweisungsbeschluss, dessen Begründung sich in der Bezugnahme auf vorhergehende Prüfungsbescheide erschöpft, ist zumindest dann nicht mit Gründen versehen und leidet daher an einem wesentlichen Mangel, wenn der Anmelder auf den letzten Prüfungsbescheid der dargestellten Auffassung der Prüfungsstelle widersprochen hat und im Übrigen nicht ersichtlich ist, auf welche Argumentationskette und auf welchen der vorangegangenen Bescheide letztlich abgestellt wird.147 Enthält die standardmäßige Bibliographie-Mitteilung auch einen Hinweis auf die in § 36 PatG geregelte Verpflichtung zur Einreichung der Zusammenfassung und ist die dort genannte 15- Monats-Frist zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Bibliographie-Mitteilung noch nicht abgelaufen, so lag zum Zeitpunkt des Erlasses der Mitteilung kein Mangel vor, zu dessen Beseitigung der Anmelder unter Fristsetzung (§ 42 Abs. 1 Satz 1 PatG) hätte aufgefordert werden müssen. Ist dem Anmelder eine (weitere) Mängelrüge nach Ablauf der Frist des § 36 Abs. 1 PatG nicht zugegangen, so fehlt einer auf § 42 Abs. 3 Satz 1 PatG gestützten Zurückweisung der Anmeldung jegliche Rechtsgrundlage. Der angefochtene Beschluss verstößt insbesondere gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs.148 146 Beschl. v. 27.01.2005 – 21 W (pat) 52/02 – Beleuchtungseinheit. 147 Beschl. v. 15.06.2005 – 7 W (pat) 46/03, Mitt 2005, 555 – Anschlusskosten. 148 Beschl. v. 25.11.2004 – 20 W (pat) 62/04. BPatG Jahresbericht 2005 8. Wiedereinsetzung
Für die erforderliche Darlegung der Wiedereinsetzungsgründe kommt es auf eine lückenlose Verhinderung der Beschwerdeeinlegung an. Es ist nicht ausreichend, wenn lediglich einzelne Verrichtungen wie eine Lehrtätigkeit an einer Fachhochschule oder die Führung eines Telefonats genannt werden.149 Um ein Verschulden im Sinne des § 123 Abs. 1 PatG auszuschließen, ist es bei einer Verfahrenshandlung, bei der ein Mangel später nicht mehr heilbar ist, erforderlich, dass der Vertreter entweder selbst die Voraussetzungen der Wirksamkeit sicherstellt oder nach Erledigung durch eine Hilfskraft diese Sicherstellung überprüft. Die Büroorganisation einer Verfahrensbeteiligten muss gewährleisten, dass die letzte Kontrolle vor Abgang eines solchen Schriftsatzes durch den Vertreter bzw. Bevollmächtigten erfolgt.150 Wendet sich ein Patentanmelder nach Erhalt eines Bescheids des Patentamts, in dem dieses unmissverständlich einen Rechtsverlust für den Fall der nicht fristgerechten Zahlung zum Ausdruck bringt, zwar umgehend aber erfolglos mit der Bitte um Aufklärung an das Patentamt, darf er gleichwohl im Rahmen des Zumutbaren nichts unversucht lassen, unter Hinweis auf die ablaufende Frist die gewünschte Auskunft zu erhalten. Ist für den Anmelder erkennbar, dass dem von ihm an das Patentamt gerichteten Schreiben allein keine Frist verlängernde Wirkung zukommen konnte mit der Folge, dass er vor Fristablauf erneut hätte tätig werden müssen, und lässt er die Zahlungsfrist ohne weitere Maßnahmen ungenutzt ablaufen, war er nicht ohne Verschulden an der versäumten Frist zur Zahlung der Jahresgebühr gehindert, so dass eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht in Frage Die Antragsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG beginnt nicht schon mit dem Erhalt der patentamtlichen Mitteilung, mit der der Patentinhaber über eine Zahlungsfrist als solche unterrichtet wird. Positive Kenntnis von der Fristversäumung hat der Patentinhaber erst nach dem Erhalt der Mitteilung des Patentamts, dass sein Patent wegen nicht rechtzeitiger Zahlung einer Jahresgebühr erloschen ist. Soll eine Gebühr erst gegen Ende der Zahlungsfrist 149 Beschl. v. 19.04.2005 – 23 W (pat) 65/04. 150 Beschl. v. 28.02.2005 – 19 W (pat) 38/04, BlPMZ 2005, 395 LS – Schadensverhütung. 151 Beschl. v. 16.12.2004 – 10 W (pat) 52/03. BPatG Jahresbericht 2005 entrichtet werden, ist nur dann der Sorgfalt genügt, wenn ein entsprechend schneller Zahlungsweg gewählt wird. Bei Überweisungen muss der Zahlungspflichtige die normale Laufzeit berücksichtigen, mit der erfahrungsgemäß zu rechnen ist. Da gemäß § 676a Abs. 2 Nr. 2 BGB die Bank inländische Überweisungen in Inlandswährung längstens binnen drei Bankgeschäftstagen, wozu nur Werktage ausgenommen Samstage zählen, auf das Konto des Begünstigen zu bewirken hat, darf der Patentinhaber nicht damit rechnen, dass seine kurz vor dem Wochenende an einem Freitag getätigte Überweisung bereits am darauf folgenden Montag, dem Tag des Fristablaufs, dem Konto des Patentamts gutgeschrieben wird.152 Die Entscheidung des Bundespatentgerichts aus dem Jahr 1975153, wonach es keine ungewöhnliche Besonderheit darstellt, dass bei einer Überweisung bis zur Gutschrift auf dem Konto des Empfängers mehr als eine Woche vergeht, ist angesichts der heute üblichen EDV- gestützten Bearbeitung nicht mehr als gültiger Maßstab anzusehen. Es sind vielmehr die heute üblichen, von der elektronischen Abwicklung geprägten Banklaufzeiten heranzuziehen, wie sie zB in § 676a BGB gesetzlich geregelt sind.154 Beim Rechtsübergang von Schutzrechten ist besonders sorgfältig darauf zu achten, dass in der Übergangsphase die Zahlung von Gebühren für ein Patent nicht aus dem Blickfeld gerät. Bei Übergängen zwischen ausländischen Firmen sind die Inlandsvertreter unbedingt über den Wechsel zu informieren. Bevor das Patent (mit eventuell daraus entstehenden nationalen Patenten) aus der Aktenverwaltung des früheren Patentinhabers entfernt wird, ist für eine nahtlose Übertragung auf die Aktenverwaltung des späteren Patentinhabers (bzw. der neu bestellten Patentanwälte) Sorge zu tragen. Wird keine dieser als selbstverständlich erscheinenden Maßnahmen ergriffen, ist das Verhalten der an dem Rechtsübergang Beteiligten als grob fahrlässig anzusehen. In diesem Fall ist die Zahlungsfrist nicht ohne Verschulden versäumt und ein Wiedereinsetzungsantrag nicht begründet.155 Wer eine Gebührennachricht, die unübersehbar mit dem Hinweis „Achtung! Drohender Rechtsverlust" überschrieben ist, mit anderen Schriftstücken – bevor er sie richtig 152 Beschl. v. 21.04.2005 – 10 W (pat) 45/03. 153 BPatGE 18, 154. 154 Beschl. v. 01.09.2005 – 10 W (pat) 715/02. 155 Beschl. v. 09.05.2005 – 10 W (pat) 43/02. BPatG Jahresbericht 2005 wahrgenommen hat – zusammenheftet und dadurch aus den Augen verliert, handelt fahrlässig und versäumt die Zahlungsfrist nicht schuldlos, so dass ein Wiedereinsetzungsantrag zurückzuweisen ist.156 Ist ein Patent für zwei Patentinhaber erteilt worden, so sind beide Patentinhaber verfahrensrechtlich als notwendige Streitgenossen i.S.d. § 62 ZPO zu betrachten, so dass durch die Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags seitens eines Pateninhabers auch der andere Patentinhaber zum Beteiligten des Wiedereinsetzungsverfahrens wird. Patentamtliche Beschlüsse, die in dem Wiedereinsetzungsverfahren ergehen, müssen somit beiden Patentinhabern zugestellt werden.157 Nach einer weiteren Entscheidung des 10. Senats158 liegt ein die Wiedereinsetzung ausschließendes Organisationsverschulden vor, wenn eine mit der Weiterleitung von Post, insbesondere von Zahlungserinnerungen, beauftragte Hilfsperson nicht stichprobenhaft überwacht wird. Wird das Arbeitsverhältnis mit der Hilfsperson gelöst, darf der Patentinhaber von diesem Zeitpunkt an auf eine fortdauernde Weiterleitung von Zahlungsaufforderungen nicht mehr vertrauen und muss die Überwachung der Zahlungsfristen neu organisieren. Die Streitfrage, ob im Hinblick auf § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG nur die eingetragene Patentinhaberin eine Antragsberechtigung auf Wiedereinsetzung nach § 123 PatG hat oder auch der nicht eingetragene Erwerber des Schutzrechts, kann offen bleiben, sofern er seine Berechtigung nachweist und zusätzlich den Umschreibungsantrag stellt. Ebenso kann im Hinblick auf die jedenfalls verschuldete Fristversäumnis dahinstehen, ob bei der Frage der Wiedereinsetzung nur Tatsachen, die in der Person der noch eingetragenen Patentinhaberin entstanden sind, zu berücksichtigen sind oder ob alternativ auch auf die Rechtsnachfolgerin abzustellen ist159. 9. Zustellung
Ist ein Patent für zwei Patentinhaber erteilt worden und ist einer der beiden Patentinhaber als Zustellungsbevollmächtigter benannt, so sind diesem gemäß § 8 Abs. 2 VwZG zwei 156 Beschl. v. 23.06.2005 – 10 W (pat) 41/03. 157 Beschl. v. 09.12.2004 – 10 W (pat) 40/04. 158 Beschl. v. 11.08.2005 – 10 W (pat) 22/04. 159 Beschl. v. 27.11.2005 – 10 W (pat) 2/04. BPatG Jahresbericht 2005 Beschlussausfertigungen zuzustellen. Die Verletzung dieser zwingenden Vorschrift macht die Zustellung unwirksam, so dass die Beschwerdefrist nicht zu laufen beginnt. Eine Heilung des Zustellungsmangels gemäß § 9 VwZG kommt nicht in Betracht, denn hierfür genügt es nicht, dass der Zustellungsbevollmächtigte den Beschluss nachweislich erhalten hat. Wenn gemäß § 8 Abs. 2 VwZG mehrere Beschlussexemplare zugestellt werden müssen, setzt die Anwendung des § 9 VwZG voraus, dass seitens der Behörde der Wille hierzu überhaupt vorhanden war.160 Erfolgt die Zustellung einer Gebührenbenachrichtigung per Einschreiben, ist die Zustellung über diese Gebührennachricht in der patentamtlichen Akte nicht feststellbar, ist ferner der gemäß § 127 Abs. 1 PatG i.V.m. § 4 Abs. 2 VwZG vorgeschriebene Postaufgabevermerk nicht vorhanden und kann dieser auch nicht nachgeholt werden, da die Postabfertigungsstelle diesbezügliche Unterlagen nicht so lange aufbewahrt, liegt ein Zustellungsmangel vor. Stellt der Anmelder den tatsächlichen Erhalt der Gebührenbenachrichtigung glaubhaft in Abrede, und kann deren Zugang bei ihm auch auf andere Weise nicht nachgewiesen werden, so kann dieser Mangel auch nicht durch nachweislichen Erhalt (§ 9 VwZG) geheilt werden.161 10. Kosten und Gebühren
Die Gebühren für die Akteneinsicht sind nicht in der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG geregelt, sondern in der Anlage zu § 2 Abs. 1 DPMAVwKostV, die grundsätzlich eigenständige Bestimmungen trifft. Eine Heranziehung von Vorschriften des Patentkostengesetzes kommt daher nur insoweit in Betracht, als in der DPMA-Verwaltungskostenverordnung Regelungen fehlen und sich das PatKostG als kompatible Ergänzung darstellt. Diese Voraussetzung ist bei der Vorschrift des § 6 Abs. 2 PatKostG nicht gegeben, denn die Rücknahmefiktion des § 6 Abs. 2 PatKostG ist untrennbar mit den in § 6 Abs. 1 PatKostG geregelten Zahlungsfristen und der in § 3 Abs. 1 PatKostG geregelten Fälligkeit von Gebühren verbunden. Gemäß § 3 Abs. 1 PatKostG werden Gebühren mit der Antragstellung fällig. Hiervon weicht die Fälligkeitsregelung in der DPMA-Verwaltungskostenverordnung jedoch ab. Gemäß § 6 DPMAVwKostV werden Gebühren mit der Beendigung der gebührenpflichtigen 160 Beschl. v. 09.12.2004 – 10 W (pat) 40/04. 161 Beschl. v. 13.01.2005 – 10 W (pat) 19/03. BPatG Jahresbericht 2005 Amtshandlung, Auslagen sofort nach ihrer Entstehung fällig162. Da die Akteneinsichtsgebühr nicht mit Antragstellung, sondern erst mit Durchführung der Amtshandlung, hier der Akteneinsicht, fällig wird, kann die fehlende Gebührenzahlung nicht zu der Rechtsfolge führen, dass der Antrag als zurückgenommen gilt.163 Der 10. Senat hat sich mit der Frage befasst, ob die am 1. Januar 2002 in Kraft getretene Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums bisher entwickelte Grundsätze zum Fälligwerden oder einer eventuellen Rückzahlung der Prüfungsantragsgebühr geändert hat. Der Senat kommt zum Ergebnis164, dass auch die neuen Regelungen nichts an der Tatsache ändern, dass es sich bei der Prüfungsantragsgebühr um eine Antragsgebühr handelt, die mit Stellung des Prüfungsantrags fällig wird, wie die Fälligkeitsregelung in § 3 Abs. 1 PatKostG zeigt. Es besteht auch kein Anspruch auf Rückzahlung der mit Rechtsgrund entrichteten Prüfungsantragsgebühr, wenn die Patentanmeldung vor Durchführung des Prüfungsverfahrens zurückgenommen wird. Dies gilt grundsätzlich auch dann, wenn das Patentamt die Prüfung der Patentanmeldung vor deren Rücknahme und über längere Zeit verzögert hat. Die Rücknahme eines wirksam gestellten Prüfungsantrags, zu dem die fällige Gebühr gezahlt worden ist, kann schon deshalb nicht mit der Rücknahmefiktion gemäß § 6 Abs. 2 PatKostG wegen fehlender Gebührenzahlung auf eine Stufe gestellt werden, weil gemäß § 44 Abs. 4 Satz 1 PatG das Prüfungsverfahren auch dann fortgesetzt wird, wenn der Antrag auf Prüfung zurückgenommen wird. Gemäß § 9 PatKostG werden Kosten, die bei richtiger Behandlung der Sache nicht entstanden wären, zwar nicht erhoben. Eine solche „unrichtige Sachbehandlung" kann aber nicht schon in der verzögerten Bearbeitung des Prüfungsantrags als solcher gesehen werden. Die in § 10 PatKostG geregelten Rückzahlungsmöglichkeiten sind ebenfalls nicht gegeben. Es handelt sich hier weder um eine vorausgezahlte Gebühr, die nicht mehr fällig werden kann, noch liegen die Voraussetzungen für ein Entfallen der Gebühr gemäß § 10 Abs. 2 PatKostG vor. Ein Raum für eine analoge Anwendung dieser Vorschrift auf Fälle, in denen ein Antrag (hier: der Prüfungsantrag) wirksam gestellt, die Gebühr vollständig und fristgerecht gezahlt worden 162 Vgl. zur abweichenden Fälligkeitsregelung auch Schulte, PatG, 7. Aufl., § 31 Rdn. 47; § 6 DPMAVwKostV Fußnote 4. 163 Beschl. v. 11.08.2005 – 10 W (pat) 704/03, BlPmz 2006,68 – Schulheftseiten, Rechtsbeschwerde zugelassen, aber nicht eingelegt. 164 Beschl. v. 23.08.2005 – 10 W (pat) 25/02, BlPMZ 2005, 455, GRUR 2006, 261 = Mitt 2005, 555 (Leitsatz) – Prüfungsantragsgebühr, Rechtsbeschwerde zugelassen aber nicht eingelegt. BPatG Jahresbericht 2005 ist und anschließend der Prüfungsantrag oder die Patentanmeldung zurückgenommen wird, bevor das Prüfungsverfahren durchgeführt worden ist, ist nicht erkennbar. 11. Verschiedenes
Eine Abhängigkeit vom Prüfungsergebnis einer anderen Patentanmeldung sieht das Patentgesetz nach Auffassung des 17. Senats165 nur im Falle einer Zusatzanmeldung gemäß § 16 PatG vor. Ansonsten ist jede Patentanmeldung für sich und unabhängig von anderen Anmeldungen zu prüfen. Eine Aussetzung eines Prüfungsverfahrens kommt nur in Betracht, falls der Ausgang eines zweiten Prüfungsverfahrens zwingende Voraussetzung für das erste Verfahren ist; die bloße Möglichkeit sich widersprechender Entscheidungen rechtfertigt eine Aussetzung nicht. Eine Patentanmeldung, die ersichtlich keine patentfähige Lehre beinhaltet, ist gleichwohl wirksam getätigt, denn zu den Voraussetzungen zur Zuerkennung eines Anmeldetages gehört nicht, dass in der Anmeldung eine Erfindung i.S.d. § 1 PatG beschrieben wird. Ein Beschluss, der lediglich die Unwirksamkeit der Anmeldung feststellt und auch nicht im Sinne einer Zurückweisung der Anmeldung ausgelegt werden kann, ist aufzuheben, damit das Patentamt die Anmeldung nunmehr gemäß §§ 42 Abs. 3, 48 PatG zurückweisen kann.166 Hat der Anmelder die in Art. 22 Abs. 1, Art. 39 Abs. 1 PCT bestimmte Frist zur Zahlung der nationalen Anmeldegebühr bei einer internationalen Patentanmeldung (PCT) versäumt, ist eine Anwendung der Vorschrift des bis 31.12.2001 geltenden Fassung des § 34 Abs. 6 Satz 2 PatG (Nachricht bei unterbliebener Zahlung) weder unmittelbar noch entsprechend möglich. Die internationale Anmeldung kann deshalb in Deutschland keine Wirkung entfalten (Art. 24 Abs. 1 Buchst. iii, Art. 39 Abs. 2 i.V.m. Art. 11 Abs. 3 PCT). Das DPMA ist nicht befugt, in diesen Fällen Gebührennachrichten zu versenden (vgl. Beschl. v. 05.03.2001 – 10 W (pat) 120/99, BlPMZ 2001, 218). Auch eine Berufung auf Regel 51bis.3a AusfOPCT ist nicht möglich, weil sich die dort vorgesehene Möglichkeit der Nachholung einer fristgebundenen Handlung nicht auf die Gebührenzahlung gemäß Art. 22 Abs. 1, Art. 39 Abs. 1 PCT bezieht, sondern auf die Anforderungen, die Art. 27 PCT an Form und Inhalt der Anmeldung stellt. Die Möglichkeit zur Gebührenzahlung nach Ablauf der in Art. 22 Abs. 1, 165 Beschl. v. 28.07.2005 – 17 W (pat) 43/03. 166 Beschl. v. 13.10.2005 – 10 W (pat) 3/04. BPatG Jahresbericht 2005 Art. 39 Abs. 1 PCT vorgesehenen Frist ergibt sich auch nicht aus dem vom DPMA herausgegebenen PCT-Leitfaden oder aus der Mitteilung 4/88 des Präsidenten des DPMA (BlPMZ 1988, 145). Derartige Verlautbarungen dienen lediglich der Unterrichtung der Öffentlichkeit sowie der besseren Zusammenarbeit von Verfahrensbeteiligten (insbesondere Schutzrechtsanmeldern und -inhabern) mit dem Patentamt. Sie haben (anders als Gesetze oder Verordnungen) keine Rechtsqualität und können deshalb gesetzlich festgelegte Zahlungsfristen nicht verändern.167 X. Sonstige
1. Wirksamkeit,
Statthaftigkeit der Beschwerde
Begehrt ein Anmelder lediglich eine nachträgliche Änderung der Patentansprüche gegenüber der Fassung, der er zugestimmt hat, und behauptet er gerade nicht, dass der Erteilungsbeschluss zu seinem Nachteil vom gestellten Erteilungsantrag abweicht, so fehlt ihm das nach § 73 PatG erforderliche Rechtsschutzbedürfnis für eine zulässige Beschwerde. Eine nachträgliche Änderung der Patentansprüche ist jedoch unter den Voraussetzungen des § 64 PatG (Beschränkungsverfahren) möglich.168 Das patentgerichtliche Beschwerdeverfahren setzt nach § 73 Abs. 1 PatG eine beschwerde- fähige Entscheidung (Beschluss) einer Prüfungsstelle oder Patentabteilung voraus. Eine Untätigkeitsbeschwerde oder ein sonstiges Rechtsmittel bzw. ein sonstiger Rechtsbehelf lediglich wegen Untätigkeit der Ausgangsinstanz ist im Patentgesetz nicht vorgesehen. Eine solche Untätigkeitsbeschwerde ist grundsätzlich unstatthaft169; vgl. auch die weiteren Beschlüsse des 10. Senats170.Ob und unter welchen Voraussetzungen ausnahmsweise eine Untätigkeitsbeschwerde in Betracht kommen kann, muss nicht entschieden werden, wenn ein Fall völlig unzumutbarer und auf Rechtsverweigerung hinauslaufender Verzögerung nicht vorliegt. Eine solche unzumutbare Verzögerung liegt dann nicht vor, wenn es lediglich um die Rückzahlung von gezahlten Amtsgebühren in nicht besonders großer Höhe geht und die Verfahrensdauer nicht derart aus dem Rahmen fällt, dass allein daraus der Schluss gezogen werden kann, dass das Patentamt sich weigert, eine Entscheidung zu treffen. Der Senat hat 167 Beschl. v. 17.03.2005 – 10 W (pat) 61/03. 168 Beschl. v. 23.06.2005 – 10 W (pat) 12/04. 169 Beschl. v. 21.04.2005 – 10 W (pat) 47/04. 170 Beschl. v. 12.12.2002 – 10 W (pat) 41/01; Beschl. v. 16.10.2003 – 10 W (pat) 42/03. BPatG Jahresbericht 2005 von einer Zulassung der Rechtsbeschwerde abgesehen, da hierfür die Voraussetzungen nicht vorliegen. Die Rechtsbeschwerde findet gemäß § 100 Abs. 1 PatG gegen Beschlüsse des Patentgerichts statt, durch die über eine Beschwerde nach § 73 PatG entschieden wird, setzt also einen Beschluss einer Prüfungsstelle oder Patentabteilung des Patentamts voraus, woran es vorliegend fehlt. Eine unstatthafte Rechtsbeschwerde wird auch durch Zulassung durch das Gerichts nicht statthaft. Ebenso wenig hat der Senat einen Anlass für eine Beteiligung des Präsidenten des Patentamts gemäß § 77 PatG gesehen, denn es geht bei der Zulässigkeit einer Untätigkeitsbeschwerde nicht um eine Vorschrift, die im Verfahren vor dem Patentamt (Erteilungs-, Einspruchsverfahren usw.) anzuwenden und auszulegen ist. Erfolgt die Zustellung eines Beschlusses des Patentamts im Wege der vereinfachten Zustellung durch Postübersendung an den anwaltlichen Vertreter gegen Empfangsbekenntnis gemäß § 5 Abs. 2 VwZG i.V.m. § 127 Abs. 1 Satz 1 PatG und geht ein Empfangsbekenntnis beim Patentamt nicht ein, ist der Beschluss mangels Zustellung unwirksam. Lässt sich nicht feststellen, dass der Vertreter den Beschluss nachweislich erhalten hat, ist der Zustellungsmangel auch nicht gemäß § 9 VwZG i.V.m. § 127 Abs. 1 PatG geheilt. Liegt demnach nicht eine lediglich unheilbar mangelhafte, sondern gar keine (nachweisbare) Zustellung vor, ist die Beschwerde gegenstandslos und mangels Beschwer unzulässig. Ein Wiedereinsetzungsantrag erübrigt sich, die Sache ist zur Prüfung und Entscheidung an das Patentamt zurückzuverweisen.171 Beantragt ein Verfahrensbevollmächtigter unter gleichzeitiger Einzahlung der Beschwerdegebühr eine Fristverlängerung für die Einlegung der Beschwerde und führt weiter aus, dass „namens und im Auftrag des Anmelders Beschwerde eingelegt werden (.) soll", so ist dies keine wirksame Beschwerdeeinlegung. Zum einen kann in der bloßen Einzahlung der Beschwerdegebühr keine ausreichende Beschwerdeerklärung gesehen werden, und zum anderen folgt aus dem gewählten Wortlaut („soll . Beschwerde eingelegt werden"), dass der Wille des anwaltlichen Vertreters gerade nicht dahin ging, die entsprechende Prozesshandlung sogleich vorzunehmen. Vielmehr sollte ersichtlich über eine Beschwerdeeinlegung abschließend erst in der verlängerten Frist befunden werden.172 171 Beschl. v. 11.11.2004 – 11 W (pat) 44/04. 172 Beschl. v. 19.04.2005 – 23 W (pat) 65/04. BPatG Jahresbericht 2005 Da die Beschwerdegebühr nicht für die Anmeldung, sondern für die Beschwerde zu zahlen ist, entfällt die Pflicht zur Zahlung der Beschwerdegebühr nicht im Hinblick auf die bereits gezahlte Anmeldegebühr. Ein Verzicht seitens des Bundespatentgerichts auf die gesetzlich festgelegte Beschwerdegebühr (Gebührenverzeichnis PatKostG Nr. 411 200) ist nicht möglich. Ebenso muss der Hinweis des Anmelders auf seine „relative Mittellosigkeit" und auf seine kleine Rente unberücksichtigt bleiben, ein Antrag auf Verfahrenskostenhilfe ist nach Ablauf der Beschwerdefrist nicht mehr möglich173. Während bei der gemeinsamen Einlegung von mehreren Einsprüchen weiterhin strittig ist, wie viele Einspruchsgebühren zu zahlen sind (vgl. den Abschnitt VII. 4. Einspruchsgebühr), sind sich die Senate bei dem analogen Problem der gemeinsamen Beschwerdeeinlegung mehrerer Einsprechender einig, wie eine aktuelle Entscheidung des 17. Senats174 zeigt, der im Beschluss ausführt: Nach dem allgemeinen Grundsatz des Kostenrechts genügt für ein Verfahren mit einem einheitlichen Streitgegenstand die Zahlung einer Gebühr. Deshalb ist auch nur eine Beschwerdegebühr fällig, wenn mehrere Einsprechende, auch ohne in Rechtsgemeinschaft zu stehen, gemeinsam handeln und eine einheitliche Beschwerde einlegen, indem für sie der gleiche Anwalt einen gemeinsamen Beschwerdeschriftsatz einreicht und das Begehren auf denselben Grund stützt. Mündliche Verhandlung
Ein Patentanwaltsbewerber darf in einer mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht nicht als Parteivertreter in Untervollmacht auftreten, die ihm Patentanwälte erteilt haben, für die er als freier Mitarbeiter einzelne, jeweils gesondert vergütete Arbeiten und Aufträge ausführt, da nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 nur Patentanwälten die Vertretung von dem Bundespatentgericht zusteht. Als sonstiger Bevollmächtigter i.S.v. § 157 Abs. 1 Satz 1 ZPO ist er ausgeschlossen, wenn er geschäftsmäßig in unerlaubter Weise die Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten betreibt, was bei einer Tätigkeit als freier Mitarbeiter der Fall ist.175 173 Beschl. v. 20.10.2005 – 10 W (pat) 10/05. 174 Beschl. v. 05.04.2005 – 17 W (pat) 49/02, Mitt 2006, 76 (nur Leitsatz) – Chipkarte. 175 Beschl. v. 24.10.2005 – 9 W (pat) 19/04, Mitt 2006, 141 – Windenergieanlage. BPatG Jahresbericht 2005 Ohne die Mitwirkung des in der mündlichen Verhandlung nicht erschienenen Anmelders ist der Senat gehindert, zu entscheiden, welche – zwar angekündigten, aber gleichwohl nicht eingereichten – Unteransprüche in welcher Fassung dem jeweiligen Hauptanspruch folgen sollen. Auf die beantragte prozessuale Möglichkeit, von einer negativen Entscheidung zunächst abzusehen und den Anmelder nach Übergang ins schriftliche Verfahren auf die bestehenden Lücken hinzuweisen, besteht kein Rechtsanspruch. Wenn der Anmelder freiwillig auf das Erscheinen vor Gericht verzichtet und damit die Gelegenheit ungenutzt lässt, auch mündlich rechtliches Gehör zu erhalten, hat er den mangelnden Erfolg seines Rechtsbehelfs selbst zu verantworten.176 Seiner Aufgabe, Anträge zu stellen, kann sich der Patentinhaber nicht dadurch entledigen, dass er unter Fernbleiben vom Verhandlungstermin dem Senat ohne jede Einschränkung ge- stattet, die für notwendig erachteten Änderungen beim erteilten Patentanspruch 1 von Amts wegen vorzunehmen. Dies widerspricht dem Grundsatz der Antragsbindung und der dadurch im Verfahren vorgegebenen Rollenverteilung zwischen den Beteiligten einerseits und dem Senat andererseits.177 2. Rechtliches
Eine Vorabentscheidung über die Zulässigkeit eines Einspruchs ist grundsätzlich nicht zwingend geboten, so dass der Patentinhaber – zumal mangels vorheriger Verwerfung des Einspruchs als unzulässig – damit rechnen muss, dass der Einsprechende im anberaumten Termin zur Sache verhandelt. Insoweit liegt kein Grund für eine Vertagung des Verhandlungstermins vor, selbst wenn an den Patentinhaber erst im Termin der ausdrückliche Hinweis ergeht, dass der Einspruch zulässig ist. Auch die Tatsache, dass der Patentinhaber erst im Verhandlungstermin einen – an das DPMA gerichteten – Schriftsatz mit zwei Jahren Verspätung erhält, in dem der Einsprechende Ausführungen zur Zulässigkeit seines Einspruchs macht, stellt keinen Anlass für eine Vertagung der Verhandlung dar.178 Zur Gewährleistung des verfassungsrechtlich gebotenen (Art. 103 Abs. 1 GG) rechtlichen Gehörs und eines insoweit prozessordnungsgemäßen Verfahrens ist die mündliche 176 Beschl. v. 09.05.2005 – 19 W (pat) 19/03. 177 Beschl. v. 07.04.2005 – 23 W (pat) 333/03. 178 Beschl. v. 03.11.2004 – 9 W (pat) 701/04. BPatG Jahresbericht 2005 Verhandlung unter Umständen dann zu vertagen, wenn ein Beteiligter neue Patentansprüche zum Gegenstand seines Antrags macht (BGH GRUR 2004, 354 – Vertagung). Ob dies auch dann gilt, wenn die geänderten Ansprüche auf eine vom Einsprechenden neu (hier: am Tag vor der mündlichen Verhandlung) entgegengehaltene Druckschrift und somit auf einen hinreichend bekannten Stand der Technik zurückgehen, hat der 19. Senat179 dahinstehen lassen, da der Einsprechende nicht nur ausreichend Zeit und Gelegenheit hatte, sich zu dem neuen Patentanspruch gemäß Hilfsantrag zu äußern, sondern diese auch sachgemäß und erschöpfend genutzt und in der mündlichen Verhandlung eingehend zur Zulässigkeit des neuen Hilfsantrags und zur Patentfähigkeit des Patentgegenstandes gemäß Hilfsantrag Stellung genommen hat. Für den Senat besteht dann keine Veranlassung, der Anregung des Einsprechenden zu folgen und nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung erneut in die Verhandlung einzutreten, um diese dann zu vertagen. Kosten und Gebühren
Im Verfahren der Erinnerung gegen den Beschluss des Rechtspflegers im Kostenfestsetzungs- verfahren – hier im Verfahren gemäß § 109 Abs. 3 PatG – fallen die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels der Rechtsmittel führenden Partei zur Last. Maßstab für die Kostentragung ist nämlich gemäß § 109 Abs. 3 PatG, wonach die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren entsprechend gelten, § 97 Abs. 1 4. Priorität
Auch wenn sich der Amtsakte des Patentamts nicht eindeutig die Zuordnung von mehreren eingereichten Voranmeldungen zum jeweiligen Prioritätsdatum entnehmen lässt und das Patentamt im Rahmen der Formalprüfung vom Anmelder eine Zuordnung der eingereichten Voranmeldungen zum jeweiligen Prioritätsdatum hätte verlangen müssen, so handelt es sich insoweit um einen Verfahrensfehler, der dann nicht zur Unwirksamkeit der Prioritätserklärung führt, wenn zumindest eine der Voranmeldungen alle Merkmale des strittigen Anspruchs offenbart und selbst das ungünstigste Prioritätsdatum vor dem Veröffentlichungstag der entgegengehaltenen Druckschriften liegt.181 179 Beschl. v. 01.12.2004 – 19 W (pat) 61/02, Mitt 2005, 571 – Rechtliches Gehör. 180 Beschl. v. 28.04.2005 – 10 ZA (pat) 6/04 zu 10 W (pat) 702/00. 181 Beschl. v. 26.10.2004 – 6 W (pat) 701/03; Rechtsbeschwerde zugelassen, aber nicht eingelegt. BPatG Jahresbericht 2005 5. Verfahrenskostenhilfe
Gebührenpflicht für die Beschwerde gegen die Versagung von VKH
Der Auffassung, dass bereits vor dem 1. Juni 2004 (Änderung des Gebührenverzeichnisses durch das GeschmMRefG) Beschwerden gegen die Verweigerung von Verfahrenskostenhilfe (entgegen dem Gebührenverzeichnis) nicht gebührenpflichtig sind, hat sich der 10. Senat182 angeschlossen. Er hat dazu ausgeführt, dass der Gesetzgeber durch die nunmehr erfolgte Gesetzesänderung zu erkennen gegeben hat, dass die mit Erlass des Patentkostengesetzes erfolgte Einbeziehung der Verfahrenskostenhilfebeschwerde in die Gebührenpflicht nicht seiner wirklichen Intention entsprochen hat. Darüber hinaus ist der 10. Senat der Ansicht, dass Entsprechendes auch für Beschwerden in Jahresgebühren-Stundungssachen gemäß § 18 Abs. 1 PatG a.F. gelten muss, wozu auch Beschwerden gegen die Nichtgewährung einer Wiedereinsetzung in die Frist zur Stellung eines Stundungsantrags gehören, die bis zum 31. Dezember 2001 gemäß § 73 Abs. 3 PatG a.F. nicht gebührenpflichtig waren. Mit dem unbestimmten Rechtsbegriff der Mutwilligkeit hat sich der 5. Senat in einem Ge- brauchsmusterbeschwerdeverfahren183 auseinandergesetzt und festgestellt, dass für die Annahme einer mutwilligen Inanspruchnahme von Verfahrenskostenhilfe die Vielzahl der eingereichten Anmeldungen für sich nicht ausreicht184, es müssen vielmehr weitere Besonderheiten hinzukommen, wie querulatorisches Verhalten, bewusst nicht ernst gemeinte Anmeldungen185 oder dass der Anmelder nach eigenem Bekunden gar keine Verwertung beabsichtigt oder es lediglich um den ideellen Wert des Patents geht186. Solche Besonderheiten sind insbesondere dann nicht aus der Zahl der bisherigen Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen herzuleiten, wenn der Anmelder hierfür in der Vergangenheit selbst große Beträge aufgewendet hat. Der Senat folgt dabei den Darlegungen des 34. Senats187, der sich eingehend mit den in diesem Zusammenhang ergangenen Entscheidungen188 auseinandergesetzt hat, und führt ergänzend aus, dass Mutwilligkeit wegen 182 Beschl. v. 07.10.2004 – 10 W (pat) 13/02 – Frontkraftheber. 183 Beschl. v. 05.11.2004 – 5 W (pat) 20/04. 184 Vgl. auch BPatG Beschl. v. 17.01.2000 – 11 W (pat) 65/99; Beschl. v. 16.12.1999 – 11 W (pat) 23/99, BPatGE 42, 178 = BlPMZ 2000, 220. 185 Vgl. auch BPatGE 41, 45 – Schneepflug. 186 Vgl. auch BPatGE 42, 180 – Verfahrenskostenhilfe. 187 Beschl. v. 05.03.1999 – 34 W (pat) 6/99. 188 BPatGE 38, 228 und 40, 224. BPatG Jahresbericht 2005 „fehlender Strategie" einem mittellosen Erfinder nicht schon deswegen unterstellt werden kann, weil er auf verschiedenen Fachgebieten tätig ist. Mutwille lässt sich auch nicht aus der Tatsache herleiten, dass dem Anmelder eine Verwertung angemeldeter, technisch unterschiedlicher Schutzrechte bisher nicht gelungen ist. Hat sich der Anmelder ausreichend um die Verwertung seiner Erfindungen bemüht, indem er nachweislich einen umfangreichen Schriftwechsel geführt hat, kann ihm der fehlende Erfolg insoweit nicht als Mutwilligkeit angerechnet werden. 6. Sonstiges
Nach § 94 Abs. 2 PatG sind die Beschlüsse des Patentgerichts zu begründen. Das gilt nicht, wenn im einseitigen Verfahren (auch zB im Einspruchsverfahren nach Rücknahme des Einspruchs) dem Antrag des allein Verfahrensbeteiligten entsprochen wird189. Nach einer Entscheidung des 34. Senats190 bedarf es auch im mehrseitigen Verfahren (hier: Einspruchsbeschwerdeverfahren) keiner besonderen Begründung der Entscheidung, wenn der Senat nicht erkennen kann, dass der angefochtene Beschluss fehlerhaft ist, und sich die nach seiner Auffassung zutreffende Begründung des angefochtenen Beschlusses zu eigen macht191. In die gleiche Richtung geht eine Entscheidung des 9. Senats192, bei der im Einspruchsbeschwerdeverfahren von den Parteien weder Äußerungen noch Anträge vorlagen und der Senat insbesondere festgestellt hat, dass es keiner Aufforderung an den Beschwerdeführer (Patentinhaber) bedarf, eine Beschwerdebegründung einzureichen. Dr. Volker Winterfeldt 189 BPatG PatGE 47, 168 = BlPMZ 2004, 60 – Fehlende Begründungspflicht. 190 Beschl. v. 09.03.2005 – 34 W (pat) 28/03. 191 Vgl. auch BGH GRUR 1993, 896 – Leistungshalbleiter. 192 Beschl. v.22.12.2004 – 9 W (pat) 35/03. * Vorsitzender Richter am BPatG, München Gebrauchsmusterrecht BPatG Jahresbericht 2005 B. Gebrauchsmusterrecht
I. Schutzfähigkeit
Softwarebezogene Erfindungen beschäftigen zunehmend auch den Gebrauchsmuster-Be- schwerdesenat. In einer eine „Rechneranlage zur variablen Tarifierung von Internetgebühren" betreffende Gebrauchsmusteranmeldung hatte der 5. Senat im Jahr 2003 die Rechtsbeschwerde zugelassen bezüglich der Frage, ob für die kategorielle Einordnung des unter Schutz gestellten Gegenstandes Erwägungen zu berücksichtigen sind, wie sie nach der neueren höchstrichterlichen Rechtsprechung im Zusammenhang mit der Bestimmung der technischen Natur des Gegenstandes zugrunde gelegt werden193. In dem Zurückverweisungsbeschluss des BGH hat dieser ausgeführt, dass das Bundespatentgericht die Zurückweisung von Anmeldung und Beschwerde nach dem Hauptantrag der Anmelderin nicht auf den Schutzausschluss nach § 2 Nr. 3 GebrMG stützen kann, da eine für die Übersendung über das Internet geeignete, Daten repräsentierende Signalfolge nicht als Verfahren i.S.d. § 2 Nr. 3 GebrMG einzustufen ist. Der Gebrauchsmusterbeschwerdesenat habe jedoch zu prüfen, ob mit den in Streit stehenden Schutzansprüchen ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches beansprucht wird194. In seiner erneuten Entscheidung hat der 5. Senat195 nunmehr festgestellt, dass die fragliche Signalfolge zwar als Unterfall eines Programms für Datenverarbeitungsanlagen i.S.v. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GebrMG eingeordnet werden kann, nach dem Schutzanspruchwortlaut jedoch nicht als ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen „als solches" i.S.v. § 1 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 GebrMG anzusehen ist. Nach der neueren höchstrichterlichen Rechtsprechung zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 PatG, die insoweit mangels abweichender Regelungen auf die gleich lautenden Vorschriften in § 1 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 GebrMG übertragbar ist, sind die dort in Nr. 3 genannten Programme für Datenverarbeitungsanlagen nur insoweit vom Schutz ausgeschlossen, als sie losgelöst von einer konkreten Umsetzung beansprucht werden. Soweit sie hingegen zur Lösung eines konkreten technischen Problems Verwendung finden, sind sie – in diesem Kontext – grundsätzlich dem Schutz zugänglich. Danach kann ein Programm zB dann als Gebrauchsmuster geschützt werden, wenn es in technische Abläufe eingebunden ist, etwa dergestalt, dass es Messergebnisse aufarbeitet, den Ablauf technischer Einrichtungen 193 Beschl. v. 21.03.2003 – 5 W (pat) 11/01; vgl. Jahresbericht BPatG 2003. 194 BGH GRUR 2004, 495 = Mitt 2004, 265. 195 Beschl. v. 03.11.2004 – 5 W (pat) 11/01. BPatG Jahresbericht 2005 Gebrauchsmusterrecht überwacht oder sonst steuernd bzw. regelnd nach außen wirkt. Hat der auf ein Computerverfahren gerichtete Schutzanspruch im Wesentlichen einen prozessualen Ablauf zur Erzeugung einer Datenbank zum Gegenstand, so betrifft er ein Arbeitsverfahren, das gemäß § 2 Nr. 3 GebrMG vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen ist196. Die in der Vergangenheit in Beschlüssen des 5. Senats gelegentlich vertretene Rechtsauffassung, ein erfinderischer Schritt sei bereits zu bejahen, wenn der Fachmann den Rahmen seines routinemäßigen Handelns überschreitet, hat nach aktuellen Beschlüssen des 5. Senats197 in vielen Fällen zu einem nicht überzeugenden Ergebnis führt. Da die Frage der Bestimmung des „erfinderischen Schrittes" eines Gebrauchsmusters auch in der Kommentierung und in der Literatur unterschiedlich bewertet, teilweise sogar mit dem Begriff der „Erfindungshöhe des Patents" gleichgesetzt wird (vgl. Busse, PatG, 6. Aufl. § 1 GebrMG Rdn. 13 ff), hat der 5. Senat in den genannten Entscheidungen zur Klärung dieser Rechtsfrage grundsätzlicher Bedeutung durch die Zulassung der Rechtsbeschwerde den Weg zu einer höchstrichterlichen Entscheidung eröffnet, die auch eingelegt wurde. II. Abzweigung
In Ergänzung seiner bisherigen Rechtsprechung198 hat der 5. Senat erneut199 festgestellt: Soll aus einer europäischen Patentanmeldung ein Gebrauchsmuster abgezweigt werden und gilt die Benennung der Bundesrepublik Deutschland für diese Patentanmeldung mangels Entrichtung der dafür erforderlichen Benennungsgebühr als zurückgenommen (Art. 91 Abs. 4 EPÜ), so tritt bereits damit die Erledigung der Patentanmeldung i.S.v. § 5 Abs. 1 Satz 3 GebrMG ein. Daran ändert sich nichts durch die Tatsache, dass dieselbe europäische Patentanmeldung gleichzeitig für andere Vertragsstaaten des EPÜ – etwa durch die fristgerechte Zahlung der dafür erforderlichen Benennungsgebühren – aufrechterhalten werden kann. Da mit der Frage nach der Bedeutung des Wegfalls der Benennung der Bundesrepublik Deutschland in einer europäischen Anmeldung für die Abzweigbefugnis des 196 Beschl. v. 13.04.2005 – 5 W (pat) 17/03. 197 Beschl. v. 19.05.2005 – 5 W (pat) 405/04, Rechtsbeschwerde zugelassen und eingelegt [X ZB 27/05]; Beschl. v. 13.07.2005 – 5 W (pat) 415/04, Rechtsbeschwerde zugelassen und eingelegt [X ZB 29/05]. 198 Beschl. v. 18.06.2004 – 5 W (pat) 10/01 – Glaspyramide; vgl. den Jahresbericht BPatG 2004. 199 Beschl. v. 24.11.2004 – 5 W (pat) 16/04, BlPMZ 2005, 230 = Mitt 2005, 259 – Abzweigungsfrist bei europäischer Anmeldung, Rechtsbeschwerde zugelassen, aber nicht eingelegt. Gebrauchsmusterrecht BPatG Jahresbericht 2005 Anmelders eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war, hat der Senat in seiner aktuellen Entscheidung im Gegensatz zur älteren Entscheidung die Rechtsbeschwer- de zugelassen, die aber nicht eingelegt wurde. III. Kosten und Gebühren
Der 5. Senat hat seine bisherige Rechtsprechung zur Erstattungsfähigkeit von Gebühren eines Patentanwalts in Gebrauchsmuster-Löschungsbeschwerdeverfahren aufgegeben. Diese sind nach einer aktuellen Entscheidung200 entsprechend der Gebührentabelle der BRAGO bzw. des RVG zu berechnen. Dazu ist in jedem Verfahren auf jeweiligen Antrag der Beteiligten ein Gegenstandswert gemäß § 10 BRAGO bzw. § 33 RVG festzusetzen. Nach ständiger Rechtsprechung201 ist im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren – im Unterschied zum Patentnichtigkeitsverfahren – eine Doppelvertretung durch Patentanwälte und Rechtsanwälte sowohl vor dem DPMA als auch vor dem Bundespatentgericht regelmäßig nicht als notwendig anzusehen. Die Kosten eines zusätzlich mit der Vertretung beauftragten Rechtsanwalts sind nur ausnahmsweise als zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendige Kosten gemäß § 17 Abs. 4 GebrMG i.V.m. § 62 Abs. 2 Satz 1 PatG erstattungsfähig, so wenn bspw. in einem Löschungsverfahren rechtliche Fragen eine besondere Rolle gespielt haben202. Entsprechendes gilt nach einer aktuellen Entscheidung des 10. Senats203, wenn der Rechtsanwalt zwar neben dem Patentanwalt nicht zusätzlich mit der Prozessvertretung beauftragt, jedoch zu dem Verfahren hinzugezogen worden ist. Nach einem früheren Beschluss des 10. Senats204 ist bei der Berechnung der für das Tätigwerden eines Patentanwalts im patentamtlichen Gebrauchmusterlöschungsverfahren zu erstattenden Vergütung – entsprechend der ständigen Rechtsprechung des Bundespatentgerichts205 – von den Festbetragsgebühren der von der Patentanwaltskammer 200 Beschl. v. 01.06.2005 – 5 W (pat) 433/04, BlPMZ 2005, 355 – Gebühren des Patentanwalts in Gbm- 201 Vgl. BPatGE 45, 129 mwNachw. 202 Vgl. Beschl. v. 7.11.1997 – 5 W (pat) 30/96 und Beschl. v. 30.7.1998 – 5 W (pat) 401/91. 203 Beschl. v. 24.11.2005 – 10 W (pat) 13/04. 204 Beschl. v. 24.06.2002 – 10W 2/01, BPatGE 45, 166 – Informationsstand. 205 Vgl. BPatGE 26, 208; 27, 61; 30, 36; 32, 162. BPatG Jahresbericht 2005 Gebrauchsmusterrecht herausgegebenen „Gebührenordnung für Patentanwälte" (Ausgabe 1. Oktober 1968 – PAGO) auszugehen, wobei diesen Festbetragsgebühren entsprechend der Gebührenentwicklung bei den Rechtsanwälten und der Entwicklung der durchschnittlichen Gegenstandswerte im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren Teuerungszuschläge hinzuzurechnen sind. Wurde in einem Löschungsverfahren der Auftrag nach der zum 1. Juli 1994 wirksam gewordenen Erhöhung der Gebührensätze der BRAGO erteilt, ist es gerechtfertigt, der Verfahrensgebühr von 600,00 DM gemäß Abschnitt K VI Nr. 1 PAGO einen Teuerungszuschlag von 228 % hinzuzurechnen206. Daraus ergibt sich nach der genannten Senatsentscheidung der vom DPMA auch hier zuerkannte Gebührenbetrag von jeweils 1.970,00 DM (= 1.007,25 €) für das Verfahren und für die Verhandlung. An dieser Rechtsprechung hält der 10. Senat in einem aktuellen Beschluss207 auch im Hinblick auf Entscheidungen des 33. Senats208 (Teuerungszuschlag von 266 %) und des 28. Senats209 (Teuerungszuschlag von 275 %) unverändert fest. Da nach der Übergangsvorschrift des § 61 Abs. 1 Satz 1 RVG die BRAGO weiterhin Anwendung findet, wenn der unbedingte Auftrag zur Erledigung einer Angelegenheit vor dem 1. Juli 2004 erteilt worden ist, hält es der 10. Senat auch in einer weiteren Entscheidung210 für folgerichtig, die Tätigkeit eines Patentanwalts im patentamtlichen Gebrauchsmusterlöschungsverfahren bei einer Auftragserteilung vor dem 1. Juli 2004 der ständigen Rechtsprechung folgend nach den Festbetragsgebühren der von der Patentanwaltskammer herausgegebenen „Gebührenordnung für Patentanwälte" (Ausgabe 1. Oktober 1968 – PAGO) zu vergüten, wobei diesen Festbetragsgebühren entsprechend der Gebührenentwicklung bei den Rechtsanwälten und der Entwicklung der durchschnittlichen Gegenstandswerte im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren Teuerungszuschläge hinzuzurechnen sind211. Es kann dahinstehen, ob und in welcher Weise die Ablösung der BRAGO durch das am 1. Juli 2004 in Kraft getretene RVG die Erstattungsfähigkeit von 206 Im Anschluss an BPatG – 5. Senat – Mitt. 1997, 220 = BPatGE 38, 74 i.V.m. Berichtigung in Mitt 1997, 207 Beschl. v. 24.03.2005 – 10 W (pat) 41/02. 208 Beschl. v. 17.10.2000 – 33 W (pat) 33/00. 209 Beschl. v. 08.05.2002 – 28 W (pat) 226/00. 210 Beschl. v. 17.11.2005 – 10 W (pat) 46/04. 211 Vgl. BPatGE 45, 166 – Informationsstand; BPatGE 38, 74. Gebrauchsmusterrecht BPatG Jahresbericht 2005 Patentanwaltsgebühren in Gebrauchsmusterlöschungsverfahren beeinflusst. Hierfür spricht aus Gründen der Gleichbehandlung nach Auffassung des 5. Senats212 einiges. IV. Sonstiges
Ist das gerichtliche Konkursverfahren, das in der Schweiz über das Vermögen der Beschwerdegegnerin eröffnet worden war, „für geschlossen" erklärt und bestätigt worden, dass die Beschwerdegegnerin während des gegen die von ihr erstrittene Gebrauchsmuster- Löschungsentscheidung eingeleiteten Beschwerdeverfahrens im Handelsregister „vollständig gelöscht" worden ist, und war vom Konkursamt auf Anfrage des Senats zuvor bereits mitgeteilt worden, dass sämtliche anhängigen Gerichtsprozesse definitiv geschlossen worden sind, so ist davon auszugehen, dass damit die Beschwerdegegnerin ersatzlos in ihrem rechtlichen Bestand untergegangen ist, ohne dass ein rechtlicher Nachfolger an ihre Stelle getreten ist. Der von der Beschwerdegegnerin gestellte Löschungsantrag kommt dann in Fortfall213. Damit ist jedoch die Zulässigkeit des Rechtsschutzbegehrens der Beschwerdeführerin, das sie in ein Festsstellungsbegehren umgestellt hat, nicht entfallen. Angesichts der Anscheinswirkung, die eine förmliche Entscheidung wie eine von der Gebrauchsmusterabteilung ausgesprochene Teillöschung bis zu ihrer förmlichen Aufhebung gegenüber der Allgemeinheit entfaltet, erachtet es der Senat für berechtigt, wenn die Antragsgegnerin im Rechtsmittelverfahren die Beseitigung dieser Wirkung verfolgt. Die Begründetheit des Feststellungsantrags folgt daraus, dass mit dem Fortfall des Löschungsantrags wegen des das Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren beherrschenden Dispositionsgrundsatzes die Rechtsgrundlage für die ergangene Teillöschungsentscheidung der Gebrauchsmusterabteilung entfallen ist. Einem auf ein Werkzeug gerichteten Schutzanspruch, bei dem die aufgeführten Merkmale von der „Komplementarität" zwischen dem Werkzeug und einem Profilbrett ausgehen und somit den Anschein erwecken, das Profilbrett zur Kennzeichnung miteinzubeziehen, fehlt es nicht an der Klarheit, die für die Bestimmung des Schutzgegenstandes – insbesondere aus 212 Vgl. Beschl. v. 01.06.2005 – 5 W (pat) 433/04, BlPMZ 2005, 355 – Gebühren des Patentanwalts im Gebrauchsmuster-Löschungsbeschwerdeverfahren; für das patentamtliche Markenlöschungsverfahren BPatG BlPMZ 2005, 239. Beschl. v. 02.02.2004 – 5 W (pat) 452/01, BlPMZ 2005, 224 = BPatGE 48, 74 – BPatG Jahresbericht 2005 Gebrauchsmusterrecht Gründen der Ausführbarkeit – erforderlich ist, wenn sich der Fachmann nicht mit dem Begriff „Komplementarität" aufhält oder gar dessen definitorische Schärfe hinterfragt, da ihm das Ge- brauchsmuster selbst hinreichend Anhalt zum eindeutigen, am Ergebnis eines funktionierenden Einsatzes ausgerichteten Verständnis dieses Begriffs liefert. Darüber hinaus würde eine zusätzliche Aufnahme des komplementären Profilbrettes als Bestandteil des Schutzanspruchs den Gegenstand des Gebrauchsmusters unzulässig verändern.214 Dr. Volker Winterfeldt 214 Beschl. v. 13.10.2004 – 5 W (pat) 458/03, es wurde die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde eingelegt Vorsitzender Richter am BPatG, München Geschmacksmusterrecht BPatG Jahresbericht 2005 C. Geschmacksmusterrecht
Verstoß gegen die guten Sitten
In einer aktuellen Entscheidung215 hat der 10. Senat seine bisherige Rechtsprechung216 zur Frage, wann ein Geschmacksmuster gegen die guten Sitten verstößt, weitergeführt und betont, dass auf Grund der fortschreitenden Liberalisierung der Anschauungen über Sitte und Moral von diesem Ausschlusstatbestand nur sehr zurückhaltend Gebrauch zu machen ist. Von einem Verstoß gegen die guten Sitten kann danach nur ausgegangen werden, wenn das angemeldete Muster einen diskriminierenden, die Menschenwürde verletzenden Eindruck vermittelt. Im zu entscheidenden Fall mit der Bezeichnung „Flasche in Form eines Sperma (männliche Samenzelle)" erscheint es dem Senat bereits zweifelhaft, ob beachtliche Teile des Verkehrs mit dem vorliegenden Muster, wenn sie ihm ohne Bezeichnung begegnen, überhaupt die Vorstellung einer Flasche in Gestalt einer Samenzelle verbinden. Aber auch soweit dies der Fall sein sollte, wird sich das Publikum durch die Gestaltung nicht ohne weiteres in seinem sittlichen Empfinden verletzt fühlen. Zwar mag der Anblick einer spermaförmigen Flasche für manche geschmacklos oder gar anstößig sein, es dürfte aber nur wenige geben, die sich dadurch diskriminiert oder in ihrer Menschenwürde verletzt fühlen oder die in dem Muster eine pornographische, auf Erregung sexueller Reize abzielende Darstellung sehen. Kosten und Gebühren
Wenn auch im Grundsatz bei Fehlen besonderer Übergangsvorschriften Änderungen des Verfahrensrechts in schon anhängigen Verfahren zu berücksichtigen sind, so gilt dies nach einer Entscheidung des 10. Senats217 nicht für in der Vergangenheit abgeschlossene prozessuale Tatbestände (hier: die Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr nach § 9 GeschmMG a.F.). Diese Tatbestände werden nicht von einem neuen Gesetz erfasst218. Nach § 10a Abs. 1 Satz 3 GeschmMG in der bis 31. Dezember 2001 geltenden Fassung ist der maßgebliche Tarif gemäß Gebührenverzeichnis Nr. 244110 bzw. Nr. 244120 zu § 1 PatGebG 215 Beschl. v. 03.03.2005 – 10 W (pat) 713/02. 216 Beschl. v. 16.01.2003 – 10 W (pat) 714/01, GRUR 2004, 160 – Vibratoren. 217 Beschl. v. 04.11.2004 – 10 W (pat) 702/02. 218 Vgl. Baumbach/Lauterbach, ZPO, 62. Aufl., Einl III Rdn. 78; zur fristgebundenen Einlegung des markenrechtlichen Widerspruchs BGH BlPMZ 2000, 320 – FRENORM/FRENON; BPatGE 35, 180 – quickslide. BPatG Jahresbericht 2005 Geschmacksmusterrecht in ständiger Rechtsprechung dahingehend auszulegen, dass Beschwerden gegen Entscheidungen, die den Bestand der Anmeldung als solcher nicht berühren, keine Gebührenpflicht auslösen219. Nach der bis 31. Dezember 2001 geltenden Rechtslage war für Verlängerungsgebühren nach § 9 Abs. 3 GeschmMG a.F. grundsätzlich keine Verfahrenskostenhilfe gewährbar. So auch eine weitere Entscheidung des 10. Senats220. III. Verschiedenes
Ein noch unter Geltung des alten Geschmacksmusterrechts gestellter Akteneinsichtsantrag ist unter Heranziehung des seit 1. Juni 2004 geltenden neuen Geschmacksmusterrechts zu beurteilen, da insoweit weder eine Übergangsvorschrift im neuen Geschmacksmustergesetz die Weitergeltung bisherigen Rechts bestimmt, noch ein in der Vergangenheit abgeschlossener prozessualer Tatbestand gegeben ist. Auch wenn das neue Geschmacksmusterrecht die Vorschriften über Grundmuster und Abwandlungen nicht übernommen hat, bestehen derart eingetragene Muster grundsätzlich bis zu ihrem Erlöschen fort. Gemäß § 22 Satz 2 Nr. 1 GeschmMG n.F. besteht das Recht, die Wiedergabe eines Geschmacksmusters und die vom Deutschen Patent- und Markenamt über das Geschmacksmuster geführten Akten einzusehen, wenn die Wiedergabe bekannt gemacht worden ist. Vom Wortlaut her betrachtet, fällt die Abwandlung eines Grundmusters im Sinne von § 8a GeschmMG a.F. für sich genommen zwar nicht unter diese Vorschrift, da gemäß § 8a Abs. 1 GeschmMG a.F. nur die Abbildung des Grundmusters bekannt gemacht wird. Die in der Kommentarliteratur221 vertretene Auffassung, bei Abwandlungen eines Grundmusters bedürfe es des Einverständnisses des Inhabers oder eines berechtigten Interesses, wobei aber als Regelfall ein überwiegendes Akteneinsichtsinteresse anzunehmen sei, wenn in die Akten des Grundmusters unbeschränkt Einsicht genommen werden könne, erscheint dem 10. Senat nicht sachgerecht. Denn sie führt dazu, dass im Ergebnis eingetragene Geschmacksmuster, nämlich die Abwandlungen von Grundmustern, auf Dauer der freien Akteneinsicht entzogen sind, obwohl die damit in engem Zusammenhang stehenden Grundmuster nach der Bekanntgabe frei einsehbar sind und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass als Abwandlungen in das Musterregister eingetragene Geschmacksmuster grundsätzlich einem 219 Vgl. Eichmann/v. Falckenstein, GeschmMG, 2. Aufl., § 10a Rdn. 9 unter Hinweis auf Beschl. v. 03.04.1995 – 4 W (pat) 707/95; zuletzt z.B. Beschl. v. 19.07.1999 – 10 W (pat) 703/99. 220 Beschl. v. 04.11.2004 – 10 W (pat) 715/01. 221 Eichmann/v. Falckenstein, GeschmMG, 3. Auflage, § 22 Rdn. 9, 13; v. Falckenstein, Festschrift für Beier, 1996, 479. Geschmacksmusterrecht BPatG Jahresbericht 2005 größeren Geheimhaltungsinteresse unterliegen als die Grundmuster. Auch die Entstehungsgeschichte der Vorschriften über Grundmuster und Abwandlungen sowie deren Sinn und Zweck und Systematik lassen es geboten erscheinen, dass Grundmuster und Abwandlungen bei der Akteneinsicht keine voneinander abweichende Behandlung erfahren; die für Grundmuster bestehende freie Akteneinsicht, wenn die Wiedergabe des Grundmusters bekannt gemacht worden ist, schließt auch die dazugehörigen Abwandlung mit ein, so dass der die Abwandlung von Grundmustern betreffende Antrag auf Akteneinsicht nicht gebührenpflichtig ist.222 Das zum 1. Juni 2004 in Kraft getretene neue Geschmacksmustergesetz bestimmt zwar in seinen Übergangsvorschriften (§ 1 GeschmMG n.F.) für vor dem 28. Oktober 2001 angemeldete oder eingetragene Geschmacksmuster nur hinsichtlich der Voraussetzungen der Schutzfähigkeit die Weitergeltung der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen, so dass im Übrigen grundsätzlich die Bestimmungen des neuen Geschmacksmustergesetzes gelten. Allerdings werden in der Vergangenheit abgeschlossene prozessuale Tatbestände – hier eine im Juli 2000 eingereichte Geschmacksmusteranmeldung – nicht von einem neuen Gesetz erfasst223, so dass auf die Berichtigung von Eintragungen noch die bis zum 31. Mai 2004 geltenden Vorschriften – hier § 5 MusterRegV – anwendbar Stehen bei einer Geschmacksmustersammelanmeldung auf dem Antragsvordruck die Angabe der Gesamtzahl der Muster (hier: 28) sowie die nur 28 laufenden Nummern auf dem Anlagenblatt ersichtlich im Widerspruch zu der Zahl der tatsächlich eingereichten Musterdarstellungen (hier: 29), wobei jedes Muster mit einer laufenden Nummer von 1 bis 29 versehen ist, so ist die Anmeldung unklar und bedarf der Auslegung. Dabei kann nicht allein auf die Angaben im Antragsvordruck und Anlagenblatt abgestellt werden, vielmehr sind für die Auslegung des Antrags auf Eintragung in das Musterregister die Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen heranzuziehen. Besteht trotz der fehlerhaften Übertragung der Musterzahl in das Anlagenblatt kein vernünftiger Zweifel daran, dass der wirkliche Wille der 222 Beschl. v. 11.08.2005 – 10 W (pat) 704/03, BlPMZ 2006, 68 – Schulheftseiten, Rechtsbeschwerde zugelassen, aber nicht eingelegt. 223 Vgl. Beschl. v. 28.01.2005 – 10 W (pat) 718/03, GRUR, 412 – Schreibgerät, Rechtsbeschwerde zugelassen und eingelegt [X ZB 20/05]. 224 Beschl. v. 11.11.2004 – 10 W (pat)705/03. BPatG Jahresbericht 2005 Geschmacksmusterrecht Anmelderin erkennbar auf die Eintragung aller 29 Muster gerichtet gewesen ist, so ist für eine Verschiebung des Anmeldetags für das 29. Muster kein Raum225. Die Wiedereinsetzung in die mit Hinterlegung eines ausländischen Geschmacksmusters beginnende sechsmonatige Frist des Art. 4 C PVÜ zur Einreichung einer prioritätsbegünstigten inländischen Geschmacksmusteranmeldung führt nicht zur Rückverlegung des Anmeldetags der inländischen Anmeldung auf den letzten Tag der Prioritätsfrist226. So auch eine weitere Entscheidung des 10. Senats227. Dr. Volker Winterfeldt 225 Beschl. v. 16.06.2005 – 10 W (pat) 708/02. 226 Beschl. v. 03.02.2005 – 10 W (pat) 711/02, GRUR 2005, 887 = BlPMZ 2005, 314 – Tragbare Computervorrichtung, Rechtsbeschwerde zugelassen, aber nicht eingelegt. 227 Beschl. v. 03.02.2005 – 10 W (pat) 712/02, Rechtsbeschwerde zugelassen, aber nicht eingelegt. * Vorsitzender Richter am BPatG, München BPatG Jahresbericht 2005 D. Markenrecht228
Die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts hat im Berichtszeitraum zu keinen Überraschungen Anlass gegeben, auch Vorlagefragen wurden nicht an den EuGH gerichtet. Die Zahl der zugelassenen Rechtsbeschwerden war gering. Bei dreidimensionalen Marken kann von einer vorhersehbaren und einschätzbaren Rechtsprechung des Bundespatentgerichts ausgegangen werden. Lediglich die abstrakte Farbmarke steht nach wie vor zur Diskussion. Bei Wortmarken war zunehmend Zurückhaltung in der Beurteilung der Schutzfähigkeit der Zeichen festzustellen. Grundlage der Beschlüsse war in der Regel jeweils die Aussage unter Bezug auf den EuGH, dass alle Schutzhindernisse im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen seien. Damit ist nunmehr das Allgemeininteresse, das zum Teil als Synonym für das im deutschen Markenrecht bestehende Freihalteinteresse nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 verstanden wurde, als zu beachtender Gesichtspunkt auch im Rahmen der Prüfung der Unterscheidungskraft nach Art. 3 Abs. 1 lit. b Markenrichtlinie, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG miteinbezogen worden. I. Nichtkonventionelle
1. Farbmarken
Das Gericht war auch im Berichtsraum 2005 wieder mit abstrakten Farbmarken befasst. Zwei Entscheidungen ergingen zu Einfarbenmarken, die vom jeweiligen Senat in der Form von konkreten Aufmachungsfarbmarken als eine der möglichen Erscheinungsformen einer konturunbestimmten (konturlosen) Farbmarke229 behandelt worden waren. „Gelb" war beansprucht für „Zitzengummis für Melkanlagen". Vorfrage war die Verschiebung des Anmeldetages auf den Zeitpunkt der Klarstellung der Markenform durch den Anmelder. Dem Anmeldeformular war als Wiedergabe der Marke nämlich eine Anlage 228 Als Beschlussdatum ist in den Verfahren, in denen die Entscheidung an Verkündungs Statt zugestellt wurde, das Zustellungsdatum angegeben. Dadurch können sich Abweichungen in der Datumsangabe zur Entscheidungssammlung BPatGE, PAVIS PROMA (Markenentscheidungen) oder zu einzelnen anderen Veröffentlichungen ergeben. 229 Vgl. zur Gesamtheit von Verwendungsmöglichkeiten einer abstrakten Farbmarke Grabrucker, GRUR Festheft 50 Jahre Deutsches Patent- und Markenamt, 1999, 850, 852, 855 sowie die Ausführungen des Generalanwalts Léger in seiner Stellungnahme zu EuGH Libertel vom 12.11.2002 C-104/01 Rdn. 68-72; 230 Beschl. v. 16.3.2005 - 33 W (pat) 143/02

BPatG Jahresbericht 2005 beigefügt worden mit der Angabe „Farbige Eintragung mit folgenden Farben: Gelb (RAL 1021)" und der Abbildung der beanspruchten Ware Anmeldevordruck „Farbige Eintragung" mit der Farbe „Gelb (RAL-Nummer 1021)" angegeben worden. Die Beanstandung der Schutzfähigkeit des Zeichens durch das DPMA erfolgte auf der Grundlage einer dreidimensionalen Gestaltung. Im Antwortschreiben verdeutlichte der Anmelder, das Zeichen als Farb- und nicht als 3-D-Marke zu begehren. Im Weiteren behandelte das DPMA die Anmeldung als farbige Bildmarke und wies die Eintragung zurück wegen fehlender Unterscheidungskraft. Mit der Beschwerde begehrte der Anmelder weiterhin die abstrakte Farbmarke Gelb und lediglich hilfsweise eine Bildmarke, denn er habe in den Anmeldeformularen keine Bildmarke beansprucht. Die Beschwerde war erfolgreich. Da die Klarstellung mit der Beantwortung des Beanstandungsschreiben erfolgte, sei der Anmeldetag auf dieses Datum zu verschieben. Die Anmeldeformulare des DPMA seien nicht geeignet gewesen, die begehrte Markenform eindeutig zum Ausdruck zu bringen, so dass die Markenstelle verpflichtet gewesen wäre, eine Klärung herbeizuführen. Im Übrigen hielt der Senat die erforderliche Unterscheidungskraft für gegeben. Angemeldet sei die Farbmarke nur für eine spezifische Warenart auf einem sehr speziellen Markt, der ausschließlich Fachkreise betreffe. Damit entspreche das Zeichen den Anforderungen des EuGH an eine abstrakte Farbmarke, die er in seiner Entscheidung zu „ habe. Die Interpretation der Farbe als dekoratives Gestaltungsmittel bei den beanspruchten Waren läge fern, da es bislang nur schwarze Zitzengummis gebe. Darüber hinaus seien die Produkte des Anmelders mit „Die Gelben" in Fachpublikationen bekannt. Auch ein Freihaltebedürfnis bestehe nicht, weil Farben auf dem Warengebiet weder aus dekorativen oder ästhetischen noch aus materialbezogenen oder sicherheits- bzw. funktionsbedingten Gründen eine Rolle spielten. Hingegen war die Beschwerde in dem Verfahren zur Anmeldung der konturlosen Farbmarke helles orange Farbton HKS 6N 20-0" wegen fehlender Unterscheidungskraft erfolglos. Es sei davon auszugehen, dass Farben zwar bestimmte gedankliche Verbindungen vermitteln, sie aber ihrer Natur nach kaum geeignet seien, eindeutige Informationen zu übermitteln. Sie 231 Rs. C-104/01 GRUR 2003, 604 = GRUR Int. 2003, 638 = MarkenR 2003, 227 = WRP 2003, 735 – 232 Beschl. v. 13.12.2005 24 W (pat) 104/04 – helles Orange für Platten und Elemente zur Wärme- und Schalldämmung., Verpackungspolster und Formteile aus Kunststoffen und Schaumstoffen; etc. BPatG Jahresbericht 2005 würden nämlich in der Werbung für gewöhnlich ohne eindeutigen Inhalt verwendet. Daher seien die Verbraucher es nicht gewöhnt, aus der Farbe von Waren oder deren Verpackung ohne Beifügung von grafischen oder Wortelementen auf die betriebliche Herkunft der Waren zu schließen. Nur ausnahmsweise könne eine Farbe dann unterscheidungskräftig sein, wenn die Gegebenheiten auf dem betreffenden Warengebiet und die betreffende Farbgebung vom Normalfall abwichen233. Danach lasse sich bei einer Farbe als solcher eine Unterscheidungskraft nur unter außergewöhnlichen Umständen vorstellen, insbesondere wenn die Zahl der Waren und Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet ist, sehr gering und der maßgebliche Markt sehr spezifisch ist. Gemessen an diesen Vorgaben sei festzustellen, dass es sich um einen relativ breiten Warensektor handle, innerhalb dessen von unterschiedlichen Herstellern Isoliermaterialien und andere Baustoffe in verschiedenen Farben angeboten würden. Dabei ließen sich den einzelnen Herstellern keine bestimmten Farbgebungen234 zuordnen. Die beanspruchte Farbe entspreche auch anderen im Markt einschlägig verwendeten Farbtönen, so dass auch nicht von einer branchenbedingten Ungewöhnlichkeit der Farbe auszugehen sei, welche in Ausnahmefällen eine Herkunftsfunktion begründen könne235. b) Mehrfarbenkombinationen In den Verfahren zur Anmeldung von Mehrfarbenmarken hält der Diskurs zur Eintragbarkeit an. Im Rahmen der Wiederaufnahme des Verfahrens „Blau/Gelb - Heidelberger nach der Beantwortung der Vorlagefragen des 33. Senats durch den EuGH, wies jener die Beschwerde zurück. Trotz Konkretisierung der Anmeldung während des Beschwerdeverfahrens auf die Verwendung der abstrakten Farbmarke als „aneinandergrenzende Farbe im Verhältnis wie es sich aus dem aus der Anmeldung eingereichten Muster ergebe"237, erfolgte die Zurückweisung auf der Grundlage von § 3 Abs. 1, § 8 Abs. 1 MarkenG wegen Unmöglichkeit der grafischen Darstellbarkeit. Die ursprüngliche Anmeldung als form- und konturlose Zusammenstellung zweier Farben "in 233 Unter Bezug auf EuGH GRUR 2003, 604 Rdn. 40, 41, 65-67 – Libertel; GRUR 2004, 858, 859, 860 Rdn. 25, 42 – Heidelberger Bauchemie; BGH GRUR 2005, 427, 428 – Lila Schokolade; GRUR 2005, 1044, 1047 – Dentale Abformmasse. 234 Vgl. BPatG GRUR 2000, 147, 149 – rosa Isoliermaterial. 235 Unter Bezug auf BPatG GRUR 2005, 1056, 1058 – zweifarbige Kombination Dunkelblau/Hellblau, s. 236 Beschl. v. 30.8.2005 - 33 W (pat) 133/00, Rechtsbeschwerde zugelassen, aber nicht eingelegt¸ GRUR 2005, 1053 - Farbmarkenkonkretisierung. 237 Der Anmeldung lagen von Anfang zwei aneinander gefügte Quadrate in Blau oben und Gelb unten bei. BPatG Jahresbericht 2005 jeglichen denkbaren Formen" sei nach den Aussagen des EuGH jedenfalls unzulässig. Eine Klarstellung durch die erfolgte Konkretisierung sei eine nachträgliche und nicht zulässige Änderung des Anmeldegegenstands. Der Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes könne nicht einbezogen werden. Die Anmelderin begehre mit der Konkretisierung eine Ersetzung der ursprünglichen durch eine inhaltlich anders lautende Anmeldung. Durch die im Verfahren erfolgte Konkretisierung sei das ursprünglich angemeldete Zeichen in der Weise verändert, dass sie ihm eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten nehme. Dem stehe der Grundsatz der Unveränderlichkeit der Marke entgegen, auch wenn die konkretisierte Marke mit der nun näher eingegrenzten räumlichen Beziehung der beiden Farben bereits in der theoretischen Vielzahl der ursprünglichen Anspruchsgestaltungsmöglichkeiten mit enthalten gewesen sei. Die langjährige Rechtsunsicherheit hinsichtlich abstrakter Farbmarken sei im Übrigen allgemein bekannt gewesen. Nahezu zeitgleich wies der 28. Senat die Beschwerde im Verfahren gegen die Zurückweisung der abstrakten Farbkombination „ Grün/Gelb I" zurück. Er stellte fest, dass die konturlose Zusammenstellung von zwei oder mehr Farben ohne Angaben zu deren konkreter Verteilung und Zuordnung dem Schutz als Registermarke grundsätzlich nicht zugänglich sei und zwar auch nicht im Wege der Verkehrsdurchsetzung. Eine nachträgliche Änderung auf ein konkretes bzw. produktbezogenes Farbmuster könne nicht vorgenommen werden, weil es sich hierbei um eine unzulässige Änderung der Anmeldung in Form eines Kategorienwechsels In einem weiteren Verfahren zu einer anderen abstrakten Farbkombination „ war die Beschwerde ebenfalls zurückgewiesen worden mit derselben Begründung. Die in der Anmeldung als konturlos beanspruchte Farbzusammenstellung war im Verfahren wie folgt nach den Vorgaben des EuGH zu einer gewissen Systematik einer solchen Farbmarkenanmeldung eingeschränkt worden: „die oben genau bezeichneten Farben werden in der Weise beansprucht, dass die beiden Farben sich als Farbblöcke gegenüberstehen. 238 Beschl. v. 2.2.2005 - 28 W (pat) 244/96, GRUR 2005, 1049 – Farbkombination Grün/Gelb II u.a. für Hydraulikflüssigkeit, Bremsflüssigkeiten, Rostschutzmittel, feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe, Betrieb, Zurverfügungstellung, Vermietung und Verpachtung von Tankstellenshops und Verkaufsauto-maten an Dritte zwecks Vertrieb von Waren aller Art durch diese - in Abgrenzung zur vorangegangenen Entscheidung des 29. Senats v. 10.12.2003 - 29 W (pat) 89/03, GRUR 2004, 870 - zweifarbige Kombina-tion Grün/Gelb, die dieselbe Anmelderin mit Waren wie Mineralöl etc. betraf. 239 Rechtsbeschwerde zugelassen und eingelegt, Az.: I ZB 73/05 240 Beschl. v. 16.8.2005 - 33 W (pat) 446/02 – grün/gelb; für Filter für gasförmige oder flüssige Stoffe, insbesondere Luft, Gase, Kraftstoff oder Öl, für stationäre Motoren und Fahrzeugmotoren, Filtereinsätze etc., Aktivkohlefilter etc.; Rechtsbeschwerde zugelassen, jedoch nicht eingelegt. BPatG Jahresbericht 2005 Soweit erforderlich, wird die beanspruchte Farbzusammenstellung, nach Hinweis des Senats, dahingehend eingeschränkt werden, dass die Farbe grün als Farbblock stets über dem gelben Farbblock stehen soll." Eine bildliche Darstellung der Farben war beigefügt worden. Das unter dem grünen Rechteck mit einem kleinen Abstand liegende gelbe Quadrat maß ungefähr die Hälfte des grünen Rechtecks. Die Beschwerde zu einer konturunbestimmten „Dreifarbenkombinationsmarke scheiterte ebenfalls an dem Argument ihrer fehlenden grafischen Darstellbarkeit gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG. Der Beschwerdeführer hatte der Anmeldung die Beschreibung hinzugefügt, „Wiedergabe in Streifen im Verhältnis 33%, Aufmachungsfarbe - konturunbestimmt - mit konkreter Farbzusammenstellung". Der Senat hatte unter Bezug auf die Anforderungen des EuGH in Rdn. 42 seiner Entscheidung zu „Heidelberger Bauchemie GmbH" zur systematischen Anordnung „in vorher festgelegter und beständiger Form" festgestellt, dass die angemeldete Darstellung eine Vielzahl unterschiedlichster Farbkombinationen zulasse und nicht ermögliche, den Gegenstand des begehrten Schutzrechtes zu beurteilen. Es liege deshalb keine eindeutige und beständige Markendarstellung vor. Daraus erübrigte sich für den Senat eine weitere Prüfung. Im Unterschied zu diesen Entscheidungen hatte der 29. Senat242 die Aussagen des EuGH zu den Erfordernissen der grafischen Darstellbarkeit im Lichte der Verwirklichung abstrakter Farbkombinationen interpretiert. Die vom EuGH aufgestellten Anforderungen seien richtlinienkonform in dem Sinne auszulegen, dass die abstrakte Farbkombinationsmarke als solche nicht bereits an ihrer grafischen Darstellbarkeit scheitere. Demnach dürfe das Auslegungsergebnis nicht dahin führen, dass die vom Gesetz festgelegten Möglichkeiten zum Markenschutz leer liefen. Ansonsten sei auch die Aussage des EuGH in sich paradox. Ginge der EuGH grundsätzlich davon aus, dass auch eine Farbkombination schutzfähig sei, dann müssten die von ihm aufgestellten Anforderungen an das Zeichen dahingehend ausgelegt werden, dass einerseits die Wiedererkennungswerte der Marke erfüllt wären, andererseits aber auch Bestimmtheitsgrundsätze erfüllt seien. Dementsprechend müsse das Kriterium einer „systematischen Anordnung" am Wesensgemäßen dieser Markenform gemessen werden, 241 Beschl. v. 25.10.2005 - 24 W (pat) 186/04 –für Verpackungs- und Transportmaterial bzw. -behältnisse ., Isolier- und Dämmmaterial . etc. 242 Beschl. v. 14.10.2005 - 29 W (pat) 68/03 – zweifarbige Dunkelblau/Hellblau Spülmaschinen, GRUR 2005, 1056. BPatG Jahresbericht 2005 nämlich ihrer Abstraktheit. Sie dürfe nicht mit einer Bild- oder Aufmachungsfarbmarke verwechselt werden. Dies käme einem Wechsel der Markenkategorie gleich. Eine Markenwiedergabe jedoch in Form eines rechteckigen oder quadratischen Farbmusters zweier gleich breiter, ohne Zwischenraum aneinander gefügter Farbstreifen genüge den Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit. Dabei sei zum Einen der konkrete Marktauftritt der Farben als solche, nämlich als aneinandergefügt gewahrt, zum Anderen aber eine gewisse Art von Abstraktheit in ihrer weiteren markenmäßigen Benutzung möglich243. Im Übrigen sei auch bei der abstrakten Farbmarke bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft darauf abzustellen, wie bei allen anderen Markenformen auch, ob die spezifischen Kennzeichnungsgewohnheiten für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen die Annahme rechtfertigen, dass das angesprochene Publikum die Farbkombination als Unterscheidungsmittel auffasse. Dies sei hier gegeben gewesen, da es sich um einen ganz spezifischen Warenmarkt für Spülmaschinen handle, eine sog. „weiße Ware", in dem diese Farbkombination nicht als gängiges grafisches Werbemittel oder Hintergrundfarbe üblich sei. 2. Dreidimensionale
Auch im Berichtszeitraum 2005 standen bei Gericht zahlreiche Warenformmarken aus den verschiedensten Branchen im Vordergrund, die von den Senaten im Wesentlichen übereinstimmend behandelt wurden. Wie bereits im Jahr 2004244 prüfte man zunächst die grundsätzliche Markenfähigkeit nach § 3 Abs. 1 und 2 MarkenG, die verneint wurde, wenn das Zeichen keine anderen Merkmale aufwies als lediglich technische Produkteigenschaften der beanspruchten Ware. Unterscheidungskraft wurde bejaht, soweit in der Branche nicht übliche Formen dem Zeichen anhafteten. Hingegen wurde unter Hinweis auf die Mitbewerber stets ein Freihaltebedürfnis angenommen, wenn im Marktsegment des beanspruchten Zeichens eine Formenvielfalt herrschte. 243 Stellungnahme des GA Léger zu Orange/Libertel, C-104/01 vom 12.11.2002, Rdn. 68. 244 Vgl. Jahresbericht BPatG 2004, GRUR 2005 S. 289, 290; Grabrucker Mitt. 2004, 106 ff.

BPatG Jahresbericht 2005 a) Warenformmarken Gerade die Notwendigkeit des Erhalts der Formenvielfalt wurde vom 28. Senat245 zur Grundlage seiner die Beschwerde zurückweisenden Entscheidung gemacht in dem Verfahren „Käse in Blütenform" , in dem der BGH die vorangegangene zurückweisende Entscheidung, die auf fehlende Unterscheidungskraft gestützt war, aufgehoben hatte246. Die Blütenform bewege sich im Rahmen der verkehrsüblichen Rund- und Tortenformen. Eine Schutzgewährung widerspreche dem Allgemeininteresse am freien Wettbewerb, weil die Hersteller von Produkten des täglichen Lebensbedarfs darauf angewiesen seien, diese beständig den von den Kunden bevorzugten Gestaltungsrichtungen anzupassen. Könnten sich die Hersteller nicht mehr auf die Freiheit der Formenvielfalt verlassen, müssten sie jeweils umfangreiche Marktrecherchen durchführen. Dreidimensionale Warenformmarken für Lebensmittelprodukte stünden außer Verhältnis zu ihrem wirtschaftlichen Nutzen. Die Kaufentscheidung werde nämlich in der Regel nicht von der Form der Ware bestimmt247. Die gleiche Begründung gab der Senat in weiteren Verfahren zu Käseformen 248, die vom BGH249 ebenfalls zurückverwiesen worden waren. Die Blütenform sei nichts anderes als ein Versuch, Eigentümlichkeit und Originalität der Form im Sinne einer in der Rechtsprechung immer wieder geforderten willkürlichen charakteristischen Gestaltung zu begründen. Die Form sei aber lediglich eine für die Ware Käse typische Grundform in geringfügiger Abwandlung. b) Warenform-/Farbkombinationsmarken Ein Bildzeichen, das jedoch nach der Rechtsprechung des EuGH wie die dreidimensionalen Warenformzeichen zu beurteilen sei250, betraf das Verfahren zur Abbildung eines „Granulats 245 Beschl. v. 10.11.2004 - 28 W (pat) 95/99 – Käse in Blütenform, Rechtsbeschwerde zugelassen und einge- legt, Az. I ZB 46/05. 246 GRUR 2004, 329 = MarkenR 2004, 140 = WRP 2004, 492 - Käse in Blütenform. 247 Die blütenähnliche Käseform von Bongrain SA hatte auch der Court of Appeal von England and Wales mit Entscheidung vom 17.12.2004 wegen mangelnder Unterscheidungskraft für nicht registrierbar gehal-ten, II C (2005) Vol. 36,988. 248 Beschl. v. 30.11.2005 - 28 W (pat) 67/99, 68/99 und 69/99. 249 Beschl. v. 17.7.2003 - BGH I ZB 40/00. 250 EuGH Rs. C-299/99 Rdn. 76, GRUR 2002, 804, 809 = GRUR Int. 2002, 842 = MarkenR 2002, 231 = WRP 2002, 924 - Philips/Remington.

BPatG Jahresbericht 2005 von Waschpulver Das Zeichen sei nichts anderes als die Abbildung der Ware selbst und entbehre damit jeglicher Unterscheidungskraft. Es sei bekannt, dass Waschmittelgranulat mit verschiedenen farbigen Zusätzen versetzt sei. In dem Verfahren „ Kupferrohr mit Farbpunkt stellte der Senat fest, dass es sich nur um die naturgetreue Abbildung eines Kupferrohrwinkels zur Verbindung von Rohren im Heizungs- und Sanitärbereich für den Durchfluss von Wasser und Gas handle. Die mit dem farbigen Punkt versehene „SC-Contur" an der sog. Sicke der Pressverbindung diene dazu, eine mögliche wasser(gas)undichte Stelle zu markieren (grün bei Wasser, gelb bei Gas). Trotzdem wies der Senat die Beschwerde nicht auf der Grundlage von § 3 Abs. 2 MarkenG zurück, sondern ließ sie am Fehlen konkreter Unterscheidungskraft scheitern. Er bezog weiter mit ein, dass Farben in Form von Punkten, Rechtecken, Balken oder ähnlichem im technischen Bereich allgemein ein beliebtes blickfangartiges Merkmal zur Unterscheidung von Produkttypen oder Sachgebieten bilden und daher das Publikum dem in der Regel nichts anderes als eine technische Funktion entnehme. Die Zurückweisung der Schutzerstreckung der IR-Marke für die dreidimensionale Form der „Turnschuhkappe" mit den spezifischen Wülsten war in der Beschwerde bestätigt worden. Der Senat konnte weder eine allgemeine Übung bei Schuhherstellern feststellen, die Vorderkappen von Schuhen herkunftshinweisend zu gestalten noch eine dahingehende Auffassung beim Publikum. Es werde die im Zeichen erkennbaren Nähte und Wülste nur als reine Zierelemente oder als Schleifschutz betrachten. Die 3-Streifen-Marke der Anmelderin 251 Beschl. v. 14.6.2005 - 24 W (pat) 151/03, für Wasch- und Bleichmittel. 252 Beschl. v. 24.10.2005 - 30 W (pat) 293/03 (grüner Punkt); 30 W (pat) 294/03 (gelber Punkt), für Rohre und Rohrverbindungsteile aus Metall für Versorgungseinrichtungen der Sanitär- und Heiztechnik. 253 Beschl. v. 21.9.2004 - 27 W (pat) 212/02, für Schuhe.

BPatG Jahresbericht 2005 Adidas sei in diese Betrachtung des Marktes nicht mit einzubeziehen, da die Streifen durchgesetzt seien. Es möge Bestrebungen von Anbietern geben, der äußeren Gestaltung von Sportschuhen eine herkunftshinweisende Wirkung zu geben. Solange der Verkehr aber im konkreten Fall dies nicht nachvollziehe und es sich nicht im Wege der Verkehrsdurchsetzung erweisen lasse, sei ein Schutz solcher Gestaltungen als Marke ausgeschlossen.254 Weitere Produktformzeichen betrafen „Pflasterstein" sowie „Kettenglied" Der Senat wies die Beschwerden jeweils aufgrund fehlender Markenfähigkeit zurück. Sie seien nichts anderes als die naturgetreue zeichnerische Wiedergabe der äußeren Form der Ware, d. h. des Pflastersteins bzw. eines sog. Einflächenverbinders für Gleisketten unter mehreren Perspektiven. Die Technizität ergebe sich aus den eingereichten Unterlagen in der Anmeldung, die die technischen Vorteile herausstelle und Aussagen zur Sicherheit, zur Gewichtsersparnis und zur Reparaturfreundlichkeit mache. Hinsichtlich der Waren, die nicht durch das Zeichen dargestellt seien, sei es jedoch täuschend. In seiner Zurückweisung der Beschwerde zu „Kippschalter" ging der Senat davon aus, das angesprochene Publikum nehme Schalter als dekoratives, in eine bestimmte Stilrichtung weisendes Designobjekt wahr. Dies leitete er daraus ab, dass die einzelnen Hersteller sich 254 Unter Verweis auf EuGH Rs. C-136/02P Rdn. 50, 55, GRUR Int. 2005, 135 = MarkenR 2004, 461 - 255 Beschl. v. 13.12.2004 - 30 W (pat) 114/03, für Pflastersteine, Pflaster- und Gartenplatten, Bordsteine, Stufenelemente und Stufenblöcke, Mauersteine, Formsteine jeweils aus Betonwerkstoffen. 256 Beschl. v. 11.5.2005 - 28 W (pat) 381/03, für Laufwerke und Traktionshilfe für Gleitkettenfahrzeuge, nämlich Kettengliedkörper, Kettenbolzen etc.

BPatG Jahresbericht 2005 nicht durch die jeweils verwendete Form voneinander abgrenzen, sondern ständig neue Formen entwickelen, so dass für beschädigte Teile kein Ersatz zu erhalten sei. Im Verfahren zu „Bratpfannen" wurde aus ähnlichen Gründen die Unterscheidungskraft verneint, auch wenn den Rillen wegen des Fettabflusses lediglich technische Wirkung Erfolgreich war ein Beschwerdeverfahren, in dem der Senat die Ansicht vertrat, dass dem 259, das die Teilansicht eines Rohlings eines Zylinder-Schloss-Schlüssels darstelle, das für das Funktionieren in einem Schließzylinder typische Merkmal der Zahnung der Schlüsselkörper-Kante fehle. Das Zeichen stelle damit erkennbar weder Schlösser und Schlüssel noch Schließzylinder für Hauptschlüsselanlagen oder Hauptschlüsselanlagen dar. Ihm könne nichts für die Art und Beschaffenheit der mit ihm gekennzeichneten Produkte entnommen werden. Das angemeldete Zeichen zeige lediglich ein vorgefertigtes Werkstück, das der weiteren Bearbeitung bedürfe, um zu einem funktionsfähigen Schlüssel mit der Bestimmung für passende Schlösser in Hauptschlüsselanlagen werden zu können. 257 Beschl. v. 21.3.2005 - 30 W (pat) 260/03, für elektrische Schalter. 258 Beschl. v. 3.8.2005 - 26 W (pat) 220/03, für Bratpfannen. 259 Beschl. v. 24.1.2005 - 30 W (pat) 78/03 und 30 W (pat) 89/03, für Schlösser, Schlüssel und Schließzylin- der für Hauptschlüsselanlagen; Schließanlagen nämlich Hauptschlüsselanlagen. BPatG Jahresbericht 2005 Eine teilweise Zurückweisung der Beschwerde verbunden mit einer Teillöschung erfolgte im Verfahren nach § 50 Abs. 1 Nr. 3, § 8 Abs. 2 Nr. 1. Es wurde die teilweise Löschung des 260 für Compactdiscs und zahlreiche andere ähnliche Waren und Dienstleistungen, wie „Erstellen von Computerprogrammen …, Vermietung von DV- Geräten" durch das DPMA bestätigt. Lediglich für „Zentraleinheiten (für die Datenverarbeitung)" bejahte der Senat die Unterscheidungskraft. In zwei Parallelverfahren zu „ war die Beschwerde gegen die Zurückweisung der Eintragung teilweise erfolgreich im Hinblick auf „Kunstharze im Rohzustand, Kunststoff im Rohzustand; Feuerlöschmittel; Mittel zum Härten und Löten von Metall; chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; Parfümeriewaren; ätherische Öle; Haarwässer; Zahnputzmittel; Mundwasser, Mundspray". Bezüglich der übrigen beanspruchten Waren wie „Seifen, Putz-, Spülmittel etc.; Reinigungsmittel etc." war sie erfolglos unter Verweis auf die vielfältigen Entscheidungen des EuG sowie des EuGH zu den Tabs-Formen262. Auch wenn es bislang keine quaderförmigen, zweischichtigen und sechseckigen Tabletten mit giebelförmig nach außen hervorspringenden Seiten gebe, sondern nur mehrschichtige rechteckige oder runde Wasch- und Reinigungstabletten, so seien die Abweichungen nichts anderes als weitere, nahe liegende Formenvarianten. c) Verpackungsformmarken Deckel eines Behälters war vom Senat in Übereinstimmung mit dem vorausgegangenen Beschluss des DPMA nur als funktionell bedingt zum leichteren Anheben oder Drehen angesehen worden, um Küchengefäße zu verschließen. Deckel seien in der Regel 260 Beschl. v. 8.11.2005 – 27 W (pat) 318/03, für Compactdiscs etc.; nicht gelöscht für Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke, Zentraleinheiten (für die Datenverarbeitung). 261 Beschl. v. 21.9.2005 - 26 W (pat) 193/04 und 195/04, u.a. für Kl. 1, 3 und 37. 262 Vgl. dazu den Überblick: Grabrucker, Mitt 2004, 106 ff. und 2005, 1 ff. 263 Beschl. v. 13.4.2005 - 26 W (pat) 116/04, für Haushaltsbehälter. BPatG Jahresbericht 2005 mit unterschiedlich gestalteten Griffen, wie zB Bügeln oder kugelförmigen und runden Erhebungen, versehen. In einem Löschungsantragsverfahren nach § 50 Abs. 1 Nr. 1, § 3 Abs. 2 Nr. 2 und § 50 Abs. 1 Nr. 3, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 sowie Nr. 4 MarkenG bestätigte der Senat die Löschung der aufgrund fehlender konkreter Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Es genüge nicht das Abweichen von branchenüblichen Formen, solange sich die Form im Rahmen einer Formenvielfalt bewege. Insoweit stelle sie lediglich eine Formvariante dar. Erst im deutlichen Abrücken von der Norm der Branchenüblichkeit könne der Verpackungsform eine betriebliche Herkunftsfunktion zukommen. 3. Hologramm
In einem Verfahren war das Gericht mit der Beschwerde gegen die Zurückweisung eines Hologramms durch das DPMA befasst.265 Es handelte sich um eine Anmeldung mit sehr ausführlicher Beschreibung. In dieser war der Zweck sowie die voraussichtliche Benutzung der Marke auf der Verpackung von Eau de Toilette beschrieben als konturenunbestimmtes Hologramm mit altrosé-farbener, metallisch glänzender Grundfarbe. Im Weiteren wurden die bei Lichteinfall aufscheinenden Streifen in den entsprechenden Spektralfarben beschrieben sowie deren Abstände und ihre Breite bei einer nach fünf verschiedenen Blickwinkelgraden des Betrachters bei sonnigem Wetter aufscheinenden Anordnung der Spektralfarben. Der Senat bestätigte die Zurückweisung mit der Begründung, dass das konturenunbestimmte flächige Hologramm, abhängig von der Art der Lichtquelle, vom Einfallswinkel des Lichts und vom Betrachtungswinkel auf der genannten Grundfläche sich kontinuierlich ständig verändernde Parameter ergebe und der Eindruck eines bewegten abstrakten Bildes entstehe. Aufgrund der zwar nach einem international anerkannten Farbcode angegebenen Grundfarbe, nicht hingegen der zusätzlichen unterschiedlich aufscheinenden Farben fehle es damit insgesamt an der grafischen Darstellbarkeit der Marke, denn bereits nach dem Einscannen des 264 Beschl. v. 14. 12. 2005 - 28W(pat) 206/04, für Lebensmittel in Scheibenform, nämlich Käsescheiben. 265 Beschl. v. 8.3.2005 - 24 W (pat) 102/03, für Eau de Toilette, Rechtsbeschwerde zugelassen, aber nicht eingelegt, GRUR 2005, 594 =MarkenR 2005, 292 = Mitt. 2005, 378 - Hologramm. BPatG Jahresbericht 2005 Zeichens in das elektronische Register wären die besonderen Farb- und Bewegungseffekte, die das Wesen der Marke ausmachen, nicht mehr zu erkennen. Der Senat bezog seine Ausführungen aber lediglich auf diesen Einzelfall und betonte, dass Hologramme, die unter verschiedenen Blickwinkeln und im Wesentlichen unabhängig von der Art der Lichtquelle nur eine geringe Anzahl verschiedener Bilder erkennen ließen, grundsätzlich eintragungsfähig seien. Dementsprechend waren auch einige Hologramme beim HABM eingetragen worden266. 4. Positionsmarken
Auch im Jahr 2005 wurden Beschwerdeführer nicht müde, trotz bislang einheitlicher Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zu entsprechenden Gestaltungen auf Turnschuhen267 ein Beschwerdeverfahren zur Position seitlicher Streifen auf einem Turnschuh zu führen. Im Einklang mit dieser Rechtsprechung hat der 27. Senat in einem weiteren Verfahren zu 268 die Beschwerde zurückgewiesen. Der Verkehr sei in diesem Segment an eine große Zahl von „no name" Produkten gewöhnt, bei denen Streifen lediglich ein Designelement darstellen. Auch Etiketten geben jährlich Anlass zu Entscheidungen, die die Rechtsprechung aus den vorangegangenen Jahren bestätigen. In dem Beschwerdeverfahren, in dem Schutz begehrt wurde für ein Zusatzetikett „an der Unterseite eines sog. Hauptetiketts, das sich bei Hosen, insbesondere bei Jeanshosen, am Hosenbund oberhalb der rechten Gesäßtasche befindet" 269, stellte der Senat fest, dass dieses vom Publikum aufgrund der Branchengewohnheiten lediglich der Aufnahme 266 VF – VIDEO FUTUR, GM 002117034 für Kl. 9, 38, 41; Beschreibung der Marke: „Marke mit einem Hologramm, in blau, weiß und schwarz". BIO-AKTIV, GM 001787456 für Kl. 3 und 5; Beschreibung der Marke: „Die Marke ist ein kreisförmiges Hologramm, das an der Oberseite der Verpackung platziert ist." 267 Vgl. BPatG Jahresbericht 1998 GRUR 1999, 605, 608; BPatG Jahresbericht 2003 GRUR 2004, 273, 276; weiterführend dazu Bingener, MarkenR 2004, 377. 268 Beschl. v. 16.11.2004 - 27 W (pat) 371/03, für Schuhwaren. 269 Beschl. v. 10.5.2005 – 27 W (pat) 139/04, für Bekleidung, nämlich Hosen. BPatG Jahresbericht 2005 wesentlicher Angaben zum Produkt diene und vom Publikum nicht als Herkunftshinweis angesehen werde. Im Beschwerdeverfahren zu einem „Silberstreifen auf Drachen" behandelte der Senat das angemeldete Zeichen als eine Positionsmarke im Sinne einer sonstigen Aufmachung gem. § 3 Abs. 1 MarkenG, denn nach der Beschreibung sollte das Zeichen auf der Drachentragflächenkante - die Kante umkreisend - angebracht sein. Die für eine Positionsmarke erforderlichen Voraussetzungen271 seien jedoch nicht erfüllt, weil die der Anmeldung beigefügte Beschreibung keine Angaben über die gleich bleibende Platzierung und Größe der Marke auf den beanspruchten Waren enthalte, zB in welchem Bereich der Tragflächen es längs oder quer angebracht sei und in welcher Größe im Verhältnis zur Tragfläche. Die Angabe „im hinteren Bereich der Tragflächenkante" sei ungenügend. Darüber hinaus seien derartige Streifen handelsüblich und nur dekoratives Element oder technisch funktionelle Verstärkung. 5. Händlermarken
Das Verfahren „Praktiker"272 wurde für die Beschwerdeführerin erfolgreich im Anschluss an die Entscheidung des EuGH273 zur grundsätzlichen Markenfähigkeit von Einzelhandelsdienstleistungen nach Art. 1 und 2 der Markenrechtsrichtlinie abgeschlossen. Der Senat stellte jedoch fest, dass der bloße Verkauf von Waren nicht davon umfasst sei. Dieser sei nur Hilfsdienstleistung. Zum Einzelhandel gehöre aber die gesamte Tätigkeit, die ein Wirtschaftsteilnehmer entfalte, um zum Abschluss eines Geschäftes anzuregen, insbesondere die Auswahl eines Sortiments von Waren, die zum Verkauf angeboten würden und die Art und Weise des Angebots verschiedener Dienstleistungen, die einen Verbraucher dazu veranlassen sollen, den Kaufvertrag mit diesem Händler statt mit einem seiner Wettbewerber abzuschließen. Da der Anmelder auch die Art der Waren in der Anmeldung konkretisiert habe, auf die sich diese Dienstleistungen bezögen, seien die Anforderungen des EuGH erfüllt. Die Klassifizierung habe jedoch in Klasse 35 und nicht in Klasse 42 zu erfolgen. Sonstige Aktivitäten, wie sie zB in großen Shopping-Centern erbracht würden und 270 Beschl. v. 22.6.2005 - 26 W (pat) 163/04, für Spielzeug einschl. Fesseldrachen, Sportdrachen sowie Bau- sätze zur Herstellung von Fessel- und Sportdrachen; Sportartikel (soweit in Klasse 28 enthalten). 271 BPatG Mitt. 2000 S. 114, 115. 272 Beschl. v. 27.9.2005 - 24 W (pat) 214/01, für Einzelhandel mit Bau-, Heimwerker- und Gartenartikeln und anderen Verbrauchsgütern für den Do-it-Yourself-Bereich, GRUR 2006, 63. 273 EuGH Rs. C-418/02, GRUR 2005, 764 = GRUR Int. 2005, 827 = MarkenR 05, 315= WRP 2005, 1154 - Praktiker; Vorlagefrage BPatG GRUR 2003, 152 - Einzelhandelsdienstleistungen. BPatG Jahresbericht 2005 nicht nur Einzelhändlern vorbehalten seien, und für die in anderen Klassen ein eigenständiger Markenschutz vorgesehen sei, müssten jeweils dort beansprucht werden, nicht jedoch in Dementsprechend waren die Beschwerdeverfahren zu Einzelhandelsdienstleistungsmarken275 - zum Teil nach Einschränkungen - erfolgreich, wie zB für: nach einem Verzicht auf die Dienstleistungen „Verkauf von Erfrischungsgetränken an Laufkundschaft; Verkauf von Zigaretten, Zeitschriften und mondo gusto" , weil das Zeichen in Bezug auf die Dienstleistungen des E- Commerce als Einzelhandel im Sinne von „Welt des Geschmacks" zu diffus und mehrdeutig ; „extra Bau & Hobby" Zurückgewiesen wurde die Beschwerde im Verfahren zu „ , da die Zahlen-/ Buchstabenfolge „2u" nach Auffassung des Senats als werblich umgangssprachliche Abkürzung des Ausdrucks „to you" verstanden werde und dies vielfältig für Dienstleistungen der beanspruchten Art im Sinne von „die Apotheke für Dich/zu Dir unmittelbar per Internet" 274 Vgl. dazu ausführlich Grabrucker, GRUR 2001, 623; MarkenR 2002, 361 und GRUR Int. 2002, 989 sowie die Diskussion in Deutschland einleitend Stork, Mitt. 2000, 399. 275 Vgl. weiterführend Schaeffer, Handel - Eine markenschutzfähige Dienstleistung, Mitt. 2006, 57 ff. 276 Beschl. v. 21.9.2005 - 28 W (pat) 191/02, für Betreiben von shop-in-shop-Verkaufsstätten; Dienstleistun- gen eines Einzelhändlers für den Verkauf von fertig zubereiteten Gerichten, Brot, feinen Backwaren und Konditorwaren, Dauerbackwaren, Biskuits, Kuchen, Sandwichs, Speiseeis, Kaffee, Tee, Kakao, Schoko-lade, Schokoladenwaren, Konfekt, Zuckerwaren, Kaffee-, Tee-, Kakao-, Schokoladengetränken, Zeitun-gen und Zeitschriften. 277 Beschl. v. 6.12.2005 – 33 W (pat) 170/04, für Waren und Dienstleistungen der Klasse 29, 30, 31, 32, 33, 35 und 38 wie u. a. für "Online-Dienstleistungen eines E-Commerce Abwicklers, nämlich Waren- und Dienstleistungspräsentation, Bestellannahme und Lieferauftragsservice sowie Rechnungsabwicklung, Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für Andere über sog. Online-Shops; Einzelhandels-dienstleistungen in Bezug auf: Fleisch, Fisch, Geflügel etc.; Online-Dienstleistungen, nämlich elektroni-sche Entgegennahme von Warenbestellungen. 278 Beschl. v. 14.9.2005 - 26 W (pat) 186/01, für Groß- und Einzelhandel mit Möbeln und anderen Einrichtungsgegenständen; Einzelhandel mit Kraftfahrzeugen. 279 Beschl. v. 20.7.2005 - 26 W (pat) 12/03, für Einzelhandel mit Bau-, Heimwerker- und Gartenartikel, u.a. Verbrauchsgütern für den Do-it-yourself-Bereich. 280 Beschl. v. 11.10.2005 – 33 W (pat) 1/04, für Beschaffungsdienstleistungen für Dritte; . Waren- und Dienstleistungspräsentation; Werbung im Internet für Dritte (vorstehend genannte Dienstleistungen je-weils im Rahmen von E-Commerce); . Dienstleistungen einer Apotheke, nämlich Beratungen in der Pharmazie. BPatG Jahresbericht 2005 zu verstehen sei und zwar für sämtliche Dienstleistungen, die unter Zuhilfenahme des Internets erfolgen könnten281. Im Übrigen sei für Anmeldungen solcher Marken im Einzelnen auf die Mitteilung des Präsidenten des DPMA vom 22. November 2005 zu den Voraussetzungen für die Eintragung von Einzelhandelsdienstleistungsmarken282 hingewiesen. 6. Tastmarke
Das Beschwerdeverfahren gegen die Zurückweisung der Tastmarke, die sich auf die Verkleidung eines Kfz-Sitzes bezog war erfolglos. Sie war angemeldet beim DPMA mit folgenden Abbildungen: Der Senat begründete seine Entscheidung mit der grundsätzlichen fehlenden grafischen Darstellbarkeit einer derartigen Markenform über den Einzelfall hinaus. Der haptische Eindruck komme durch verschiedene Wirkungsfaktoren zustande, wie etwa Textur, Konsistenz, Form, Masse und Temperatur. All diese seien nicht objektiv und beliebig reproduzierbar, sondern subjektiven Einschätzungen und Empfindungen unterliegend. Ein 281 Vgl. insgesamt zu den Entscheidungen des BGH zur Benutzung von Dienstleistungsmarken des Einzelhandels GRUR 2005, 1047 = WRP 2005, 1527 - OTTO und GRUR 2006, 150 = WRP 2006, 241 - NORMA sowie die Entscheidung der Löschungsabteilung des HABM (Art. 52 i.V.m. Art. 8 GMV), Az. 476 C 002074599 – „O Store" für Einzelhandel- und Großhandelsdienstleistungen mit Waren der Klasse 18 und 25 ./. „The O Store" für Waren der Klasse 18 und 25: veröffentlicht in [2005] E.T.M.R., Part 12, 1338 bis 1345: „O Store" wurde gelöscht für Einzelhandels- und Großhandelsdienstleistungen, einschließlich der Online-Einzelhandelsdienstleistungen; Einzelhandel und Großhandel für Bekleidung, Kopfbedeckungen, Schuhe, Sporttaschen, Rucksäcke und Börsen; zurückgewiesen wurde der Löschungsantrag für Brillen, Sonnenbrillen, optische Waren und Zubehör, Uhren, Juwelierwaren und Posters. 282 Mitteilung Nr. 34/05, BlPMZ 2005, 405. S. auch Schaeffer, Handel - Eine markenschutzfähige Dienstleistung, Mitt. 2006, 57 ff. 283 Beschl. v. 6.4.2005 - 28 W (pat) 228/03, für Kraftfahrzeugteile (soweit in Kl. 9 und 12 enthalten), Rechtsbeschwerde zugelassen und eingelegt, Az. I ZB 73/05, GRUR 2005, 770 = MarkenR 2005, 363 = Mitt. 2005, 376 - Tastmarke. BPatG Jahresbericht 2005 solches Zeichen sei vergleichbar anderen Entscheidungen des EuGH zu nichtkonventionellen Markenformen zu behandeln284. Der EuGH verlange für die Eintragung im Register eine in sich abgeschlossene, leicht zugängliche und verständliche sowie dauerhaft aufscheinende grafische Darstellung. Diese Voraussetzungen erfülle eine haptische Marke jedoch nicht. Die bildliche Wiedergabe der Tastmarke betreffe nur einen kleinen Bereich der möglichen haptischen Reize, nämlich die visuelle Wahrnehmung von Form und Größe, nicht aber den viel weiterreichenden Bereich der Sensorik und des individuellen Tastempfindens. 7. Veranstaltungsmarken
Zunehmend sind Verfahren am Bundespatentgericht anhängig zur Anmeldung von Zeichen für die Durchführung von Veranstaltungen in Verbindung mit zahlreichen Waren als Merchandisingartikel285. Bei den zumeist ein umfangreiches Waren- und Dienstleistungsverzeichnis betreffenden Verfahren wird am Bundespatentgericht in der Regel danach differenziert, ob das angemeldete Zeichen lediglich den Titel einer Veranstaltung darstellt und deshalb für alle unmittelbar der Veranstaltung dienenden Dienstleistungen schutzunfähig ist, und ob die weiteren beanspruchten Waren dem Merchandising zuzurechnen sind. Dementsprechend war zB die Beschwerde gegen die Zurückweisung des angemeldeten 286 erfolglos, soweit es Dienstleistungen der Durchführung der Veranstaltung als solche betraf. Hinsichtlich der beanspruchten Bekleidungsstücke stellte der Senat fest, dass diese typische begleitende Merchandisingartikel einer kulturellen Veranstaltung seien. Ihre Bedeutung liege allein darin zu zeigen, dass sie anlässlich der besagten Veranstaltung erworben werden können oder erworben worden seien und die Trägerin oder der Träger an der Veranstaltung teilgenommen hätten. Demgemäß entbehrten sie der betrieblichen Herkunftsfunktion und damit jeglicher Unterscheidungskraft. 284 EuGH Rs. C-273/00 Rdn. 52-57, GRUR 2003, 145 = GRUR Int. 2003, 449 = MarkenR 2003, 26 = Mitt. 2003, 126 = WRP 2003, 249– Sieckmann (Geruchsmarke); Rs. C-283/01 Rdn. 55, GRUR 2004, 54 = GRUR Int. 2004, 126 = MarkenR 2004, 26 = Mitt. 2004, 24 – Shield Mark/Kist (Hörmarke). 285 Im Unterschied zu den sog. Eventmarken, mit denen Sponsoring beansprucht werden soll. 286 Beschl. v. 30.8.2005 - 27 W (pat) 216/04, für Waren der Klasse 9 und 25 sowie Dienstleistungen der Klasse 41 (kulturelle Aktivitäten). BPatG Jahresbericht 2005 Auch im Verfahren zur Schutzfähigkeit des Zeichens „ Klassik am Odeonsplatz" differenzierte der Senat danach, ob der angemeldete Gesamtbegriff lediglich Sachhinweis für einen bestimmten geografischen Ort sei, an dem Aufführungen klassischer Musik oder klassischer Theaterstücke stattfinden. Das Publikum werde die Wortfolge aber auch dann in diesem ausschließlich beschreibenden Sinne verstehen, wenn er sie bei Waren oder Dienstleistungen wahrnehme, die typischerweise der weiteren Vermarktung solcher Ereignisse dienen. Dies sei der Fall bei Ton- und Lichtträgern sowie Druckereierzeugnissen, aber auch bei Bekleidungsstücken. Hingegen sei die Wortfolge schutzfähig für weitere Produkte und Tätigkeiten, die typischerweise nicht mit der Durchführung solcher Veranstaltungen in unmittelbarer Verbindung stünden (wie zB bei elektronischen Geräten). Von besonderer Bedeutung waren die Entscheidungen in den Löschungsantragsverfahren zu den beiden Marken „Fußball WM 2006"288 und „WM 2006"289 der FIFA. Zunächst lehnte der Senat es im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung des Löschungsantrags ab, diesen als rechtsmissbräuchlich gestellt anzusehen, weil der Löschungsantragsteller die Zeichen selbst angemeldet hatte. Die Rechtslage sei nämlich noch unklar. Im Weiteren verneinte er eine Löschung nach § 50 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 3, da das Zeichen als Kombination von Wort und Zahl abstrakt unterscheidungskräftig sei. Den Löschungsgrund nach § 50 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10, der Bösgläubigkeit bei der Anmeldung wegen mangelnden ernsthaften Benutzungswillens der Markeninhaberin aufgrund der Vielzahl der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, sah er nicht als gegeben an.290 § 8 Abs. 2 Nr. 2 bejahte er jedoch z. T. als unmittelbar beschreibend für den Teil der Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen als „Bezeichnung sonstiger Merkmale dienen könne". Die Zeichen hätten einen eindeutigen Sinngehalt für Fußballwettkämpfe. Deshalb bestehe ein Freihaltebedürfnis. Der Annahme des Freihaltebedürfnisses stehe auch nicht die behauptete Monopolstellung der Markeninhaberin entgegen, denn sie bestehe rechtlich nicht und sei faktisch nur hypothetisch, da es im Sport üblich sei, dass nebeneinander verschiedene 287 Beschl. v. 5.7.2005 - 27 W (pat) 272/03 für Waren der Klasse 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25 sowie Dienstleistungen der Klasse 35, 41 und 42. 288 Beschl. v. 3.8.2005 - 32 W (pat) 237/04, für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Kl. 1 bis 42, Rechtsbeschwerde zugelassen und eingelegt, Az. I ZB 96/05, GRUR 2005, 948 = MarkenR 2006, 41. 289 Beschl. v. 3.8.2005 - 32 W (pat) 238/04, Rechtsbeschwerde zugelassen und eingelegt, Az. I ZB 97/05. 290 Vgl. hierzu III.1. - orangefarbene Kugel. BPatG Jahresbericht 2005 Veranstalter zu Wettbewerben in derselben Sportart existierten. Vom Freihaltebedürfnis umfasst seien auch alle anderen üblicherweise mit einer solchen Veranstaltung verbundenen Dienstleistungen, wie Reisedienste, Werbung, Beförderung, Zurverfügungstellung von Sporteinrichtungen, Bewirtung und Unterhaltung von Gästen. Als Inhaltsangabe freihaltebedürftig sei das Zeichen außerdem für sämtliche Medienprodukte und die auf die mediale Auswertung und Vermarktung derartiger Veranstaltungen ausgerichteten Dienstleistungen, einschließlich solcher Dienstleistungen wie Datenbankdienste und die Organisation von Lotterien sowie Waren und Dienstleistungen im Bereich der unterstützenden Technik, wie Software, Erstellen von Software, Rundfunk- und Fernsehausstrahlung und Spiele usw. Auch weitere bei der Veranstaltung eingesetzte Hilfsmittel- und –dienstleistungen wie Sport und Fanartikel, Schuhe und Bekleidung, Berechtigungssysteme, Reisedienstleistungen, Messungen (einschl. der Geräte), Promotion (finanzielle Unterstützung, Werbung, Marktforschung etc.), Arbeitsvermittlung und Ausbildung, Andenken seien vom beschreibenden Aussagegehalt der Zeichen umfasst. Als nicht freihaltebedürftig angesehen wurden die Zeichen hingegen für technische Geräte und Dienstleistungen für den alltäglichen Gebrauch, wie Fernsehgeräte, Radios, Telefone, Kameras etc. Gleiches gelte für Merchandising-Artikel und –Angebote, da in ihrer Funktion, bloße Werbefläche für die Botschaft des Sportereignisses zu sein, kein beschreibender Gebrauch liege. Aufgrund der Gepflogenheiten der Sportbranche sei allgemein bekannt, dass Namen, Embleme und Logos markenmäßig für Sportartikel sowie für Fan-Bedarf verwendet würden und Sponsoren für die Qualität der gesponserten Produkte einstünden aufgrund als bekannt zu unterstellender Lizenzverbindungen. Indiziell seien bestehende ausländische Schutzrechte an denselben Zeichen mit einzubeziehen. Des Weiteren sei das jeweilige Zeichen auch keine üblich gewordene Bezeichnung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 3. Hinsichtlich des zu löschenden Teils des Verzeichnisses sah der Senat das Zeichen auch nicht als verkehrsdurchgesetzt i. S. v. § 8 Abs. 3 MarkenG für „Organisation von sportlichen Veranstaltungen, nämlich Fußballweltmeisterschaften" an. Bislang sei es von der Markeninhaberin stets nur im Zusammenhang mit der Marke „FIFA" benutzt worden291 und die mit der Verkehrsbefragung erreichten Zuordnungsprozentsätze seien nicht ausreichend292. 291 Vgl. insoweit jedoch EuGH Rs. C -353/03, GRUR 2005, 763 = GRUR Int. 2005, 826 = WRP 2005, 1159 = MarkenR 2005, 320 - Nestlé/Mars, Have a Break - Have a Kitkat. 292 58 % der Befragten ordneten die Zeichen zwar als Hinweis auf einen Ausrichter ein, davon jedoch betrug die konkrete Zuordnungsrate 19,9 % für den DFB, 19, 4 % für die FIFA und 14,1 % für die BRD. BPatG Jahresbericht 2005 II. Absolute
1. Wortmarken
a) Buchstaben-/Zahlenkombinationen Als schutzfähig angesehen wurden schließlich nach der Durchführung des Rechtsbeschwerdeverfahrens beim BGH293 die Kombinationen „B-3 alloy", „C-4 alloy" sowie „D-205" und „HR-120". Die nach der Zurückverweisung der Verfahren an das BPatG durchgeführten Ermittlungen zu den Bezeichnungsgewohnheiten im maßgeblichen Warengebiet ergaben keinen Hinweis darauf, dass die angesprochenen Verkehrskreise darin einen beschreibenden Inhalt sehen könnten. Es ließen sich weder Ähnlichkeiten mit den DIN- Normen für Legierungen noch strukturelle Gemeinsamkeiten mit den von den Mitbewerbern der Anmelderin verwendeten Bezeichnungen feststellen. Der Senat verzichtete ausdrücklich darauf, zu den Bezeichnungsgewohnheiten bei Metalllegierungen die Stellungnahme eines Fachverbandes einzuholen. Da der Verband über keine eigene Sachkunde verfüge, sondern entsprechende Fragen lediglich an seine Mitglieder weiterleite, sei die erforderliche Neutralität nicht gewahrt. Auch die Einholung eines Sachverständigengutachtens sah der Senat als entbehrlich an, weil diesem im Wesentlichen keine anderen Erkenntnisquellen als die über das Internet verfügbaren zugänglich seien. Bei nicht im Internet auffindbaren Bezeichnungen könne im Übrigen nicht von deren Üblichkeit ausgegangen werden. Die Senate setzten ihre bisherige Rechtsprechung zur Schutzfähigkeit von Slogans entsprechend den Vorgaben des EuGH und des BGH fort294. Als schutzfähig beurteilt wurden: „. da geh' ich hin" . Nach der Recherche des Senats handele es sich um eine allgemein gebräuchlich, an potentielle Kunden gerichtete Aufforderung, eine bestimmte Vertriebsstätte oder einen Erbringungsort für Dienstleistungen aufzusuchen. Beansprucht seien aber nicht 293 Vgl. BGH GRUR 2002, 884 - B-2 alloy. Die Anmeldung wurde am 24.01.2005 am BPatG zurückgenom- 294 Vgl. Jahresbericht BPatG 2003 GRUR 2004, 273, 27; Jahresbericht BPatG 2004 GRUR 2005, 289, 295; EuGH Rs. C-64-02 P Rdn. 35 ff, GRUR 2004, 1027 = GRUR Int. 2005, 224 = MarkenR 2005, 22 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2002, 1070, Bar jeder Vernunft; GRUR 2001, 1047 - LOCAL PRESENCE; GLOBAL POWER; GRUR 2000, 323 -Partner with the Best; GRUR 2000, 321 - Radio von hier. 295 Beschl. v. 7.6.2005 – 27 W (pat) 201/04, für Kl. 16, 18, 25 und 27. BPatG Jahresbericht 2005 Einzelhandelsdienstleistungen, sondern ausschließlich Waren, zu denen man üblicherweise „So viel. So gut. So nah." Mit diesen Begriffen werde auf eine große Sortimentsauswahl in guter Qualität und geringer Entfernung, also typischerweise Einzelhandelsdienstleistungen hingewiesen, nicht jedoch würde eine konkrete Ware oder Dienstleistung derart beworben. Es fehle der unmittelbare Produktbezug. Etwas anderes gelte für die beanspruchten Dienstleistungen des Transportwesens und der Touristik, weil in diesem Bereich zahlreiche entsprechend gebildete Werbeaussagen in Gebrauch seien. "My brand is second hand" . Für die nach Einschränkung des Verzeichnisses noch beanspruchten Dienstleistungen sei die Wortfolge interpretationsbedürftig. Das Wort „brand" werde im deutschen Sprachgebrauch bezogen auf Markenartikel und nicht für Dienstleistungen verwendet, die üblicherweise auch nicht „second hand" angeboten würden. Zwischen den Begriffen „Brand" und „second hand" bestehe daher kein ohne Weiteres erkennbarer Zusammenhang. „TRINK WASS" . Zwar lasse sich der Bestandteil „Wass" vereinzelt als Abkürzung für „Wasser" nachweisen. Auch in der Bedeutung von „Trink Wasser" sei das Zeichen aber für die maßgeblichen Verkehrskreise interpretationsbedürftig. Die angesprochenen gewerblichen Abnehmer würden nämlich üblicherweise das in den Anlagen hergestellte Wasser nicht selbst trinken, sondern lediglich weiterverarbeiten bzw. vertreiben. Die Schutzfähigkeit verneint wurde für: „Parfum Art opens for you the world of luxury" . Es handele sich um eine aus gängigen englischen Grundwörtern zusammengesetzten Wortfolge, deren beschreibender Aussagehalt sich den angesprochenen Verkehrkreise ohne Weiteres erschließe. Die vom englischen Wort „art" i. S. v. Kunst abweichende Bedeutung des deutschen Worts „Art" im Sinne von „Eigenart, Wesen" begründe keine Mehrdeutigkeit, weil im englischsprachigen Gesamtkontext der Wortfolge die deutsche Bedeutung nicht nahe liege und der Ausdruck „Parfumkunst" auch bereits in Gebrauch sei. 296 Beschl. v. 27.4.2005 - 29 W (pat) 34/03, für Kl. 4, 6, 9, 11, 16, 19, 25, 35, 37, 38, 40, 41 und 42, zurückgewiesen für Transportwesen, Verpackung und Lagerung von Waren, Veranstaltung von Reisen. 297 Beschl. v. 30.8.2005 – 27 W (pat) 36/05, für Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, 298 Beschl. v. 15.11.2005 – 33 W (pat) 402/02, für Maschinen und daraus zusammengestellte Anlagen zur Herstellung und Abfüllung von Tafelwasser sowie zur Anreicherung von Tafelwasser mit Kohlensäure. 299 Beschl. v. 4.10.2005 – 24 W (pat) 300/03, für Parfümerien, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, ätherische Öle. BPatG Jahresbericht 2005 300 Das angesprochene Publikum erkenne in der üblichen Kombination von Worten mit einem Herzsymbol ohne Weiteres die Aussage „Jesus loves you" bzw. „Jesus liebt dich". Als schlagwortartiger Hinweis auf den christlichen Glauben finde diese Aussage vor allem bei volksmissionarischen Bewegungen Verwendung, weshalb das Publikum darin keinen betrieblichen Herkunftshinweis sehe. „Fit for Mobile Service" . Der Ausdruck „fit for" werde in der Werbung für unterschiedlichste Produkte und Dienstleistungen verwendet. Das Publikum erfasse daher ohne Weiteres den schlagwortartigen Hinweis auf für mobile Dienste geeignete Produkte und Dienstleistungen. Die Tatsache, dass der Begriff „Mobile Service" einerseits für von Außendienstmitarbeitern erbrachte Dienstleistungen und andererseits für Mobilfunkdienste verwendet werde, begründe keine schutzfähige Mehrdeutigkeit, weil in beiden Bedeutungen der beschreibende Aussagegehalt im Vordergrund stehe. „Gut, wenn sich Kompetenzen ergänzen" . Auch hier sah der Senat in jeder der möglichen Aussagegehalte den beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen. Sowohl die Formulierung „Gut, wenn" als auch der Hinweis auf ergänzende Kompetenzen seien weit verbreitet. Gleichgültig, ob man das Zeichen als Hinweis auf sich ergänzende Kompetenzen bei der Erbringung der Dienstleistungen oder ein kompetentes Zusammenwirken des Anbieters mit dem Abnehmer verstehe, handele es sich um eine reine Werbeaussage. ONCE UPON A TIME" . Als die klassische Märcheneinleitung, die dem Verkehr auf Grund der vielfältigen Verwendung auch in der englischen Fassung geläufig sei, enthalte das Zeichen lediglich die reine Werbeaussage, dass sich die so bezeichneten Waren und Dienstleistungen inhaltlich mit Märchen, Geschichten oder anderen Erzählungen aus früherer Zeit beschäftigten. 300 Beschl. v. 19.4.2005 - 27 W (pat) 281/04, für Kl. 18, 25, 28, 41 und 43. 301 Beschl. v. 26.10.2005 - 29 W (pat) 268/03, für Kl. 9, 38 und 42, schutzfähig nur für Schallplatten, Mechaniken für geldbetätigte Apparate, Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten, Verwertung gewerblicher Schutzrechte, Schlichtungsdienstleistungen. 302 Beschl. v. 2.8.2005 – 33 W (pat) 29/05, für Kl. 35, 36, 38, 41 und 42. 303 Beschl. v. 16.8.2005 – 33 W (pat) 12/04, für verschiedene Druckereierzeugnisse und Dienstleistungen im Bereich der Rundfunk- und Fernsehproduktion BPatG Jahresbericht 2005 c) Werbeschlagwörter Während die Zahl der zu beurteilenden Werbeslogans insgesamt rückläufig war, zeichnete sich eine Tendenz zur Anmeldung von Werbeschlagwörtern in Alleinstellung ab. Dabei stellte sich für die Senate in besonderem Maße die Frage der Mehrdeutigkeit bzw. des Sachbezugs zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Die Schutzfähigkeit wurde regelmäßig verneint, wenn sich nach den Ermittlungen des Senats eine beschreibende Verwendung des betreffenden Begriffs auf dem jeweiligen Waren- oder Dienstleistungsgebiet bzw. in der allgemeinen Werbesprache feststellen ließ. Für nicht schutzfähig angesehen wurden u. a.: „Active"304, „Akzente"305, „Attention"306:, „Brilliant"307, „COOL"308, EQUIPMENT309, „HARMONY"310, „NOBLESSE"311, „Professional"312, „QUICK"313. Bejaht wurde die Schutzfähigkeit u. a. für: „ADVANTAGE"314, „AGILITY"315, „ "316, „Impuls"317, „-MORE-„ : 304 Beschl. v. 22.6.2005 – 28 W (pat) 134/04, u.a. für Blattmetalle, Anstrichmittel, Farben, Lacke, Firnisse. 305 Beschl. v. 23.6.2005 – 25 W (pat) 69/03, u.a. für Datenträger, Datenverarbeitungsgeräte, Druckwerke, Online- und Informationsdienste, Dienstleistungen eines Verlags, Dienstleistungen einer Datenbank. 306 Beschl. v. 28.6.2005 – 27 W (pat) 275/04, u.a. für Parfümeriewaren, Schmuckwaren, Bekleidungsstücke. 307 Beschl. v. 27.6.2005 – 30 W (pat) 337/03, u.a. für Türen, Zargen und Türelemente. 308 Beschl. v. 5.4.2005 – 27 W (pat) 64/04, für Farbstoffe für die Leder- und Pelzindustrie, Fixiermittel für Farbstoffe, Leder- und Lederimitationen sowie Waren daraus, Häute und Felle, Reise- und Handkoffer. 309 Beschl. v. 2.8.2005 – 33 W (pat) 272/04, u.a. für Werbung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken in Verbindung mit Kraftfahrzeugzubehör. 310 Beschl. v. 15.11.2005 - 27 W (pat) 277/04, für Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen. 311 Beschl. v. 24.10.2005 - 30 W (pat) 70/04, u.a. für Innentüren und Wohnungstüren. 312 Beschl. v. 14.6.2005 – 33 W (pat) 192/04, für Kl. 9, 12, 35, 36, 37 und 39. 313 Beschl. v. 27.7.2005 – 32 W (pat) 225/04, u.a. für pharmazeutische Erzeugnisse, Präparate für die Gesundheitspflege, Nahrungsergänzungsmittel. 314 Beschl. v. 26.4.2005 - 27 W (pat) 255/03, u.a. für Computersoftware, Computerhardware, Herausgabe und Veröffentlichung von Texten und Büchern, Entwicklung von Computerprogrammen. 315 Beschl. v. 25.5.2005 - 28 W (pat) 384/03, für „Articles medicaux, à savoir guides pour la mise en place de cathéters et accessoires non compris dans d'autres classes". 316 Beschl. v. 1.2.2005 - 27 W (pat) 145/04, u.a. für Zeitmessinstrumente, Druckereierzeugnisse, nämlich Fotografien, Pinsel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Spielkarten, Spazierstöcke, Peitschen. 317 Beschl. v. 14.6.2005 – 33 W (pat) 330/02, für Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung. 318 Beschl. v. 7.6.2005 – 27 W (pat) 38/05, für Kl. 3; 9; 14; 16; 18; 24 und 25. BPatG Jahresbericht 2005 d) Wortkombinationen Wie bereits im Vorjahr betrafen viele Verfahren Wortneuschöpfungen, die aus bekannten Begriffen oder Abkürzungen zusammengesetzt waren. Hier setzten die Senate entsprechend den Vorgaben des EuGH319 ihre Rechtsprechung fort, wonach Schutz zu verneinen sei, wenn die Aneinanderreihung einzelner Bestandteile, die jeweils für sich eine beschreibende Bedeutung aufweisen, auch in der Summe regelmäßig nicht über eine verständliche rein beschreibende Aussage hinausgehe320. Insoweit kam es maßgeblich auf die Ermittlungen des Senats und die Fassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses an. Als schutzfähig beurteilt wurden: „BIO LIFE" . Die Angabe „LIFE" sei für Zuckerwaren - anders als der Begriff „MILD" in „BIOMILD" 322 für Joghurt und Milchprodukte - nicht beschreibend. Die Frage, ob es sich bei dem belegbaren Begriff „Bio Life Sciences" um einen naturwissenschaftlichen Fachbegriff handele, sei im Hinblick auf die beanspruchten Waren unbeachtlich. Ähnliche Begründungen wurden auch gegeben in den Verfahren zu: „DOMAINBOX"323, „infoprofil"324, „multi-control"325; "MULTIPOWER"326, 327, „StenoNet"328, „TANSAFE"329 und zu „LOKMAUS"330. In Letzterem wurde der Zurückweisungsbeschluss des DPMA nach erfolgreicher Rechtsbeschwerde der Anmelderin331 teilweise aufgehoben. 319 EuGH Rs. C-265/00, GRUR 2004, 680 = GRUR Int. 2004, 500 = MarkenR 2004, 111 - Biomild. 320 Vgl. Jahresbericht BPatG 2004, GRUR 2005, 289, 296 und EuGH a.a.O. 321 Beschl. v. 9.11.2005 - 32 W (pat) 182/04, für Zuckerwaren. 322 Vgl. EuGH Rs. C-265/00, GRUR 2004, 680 = GRUR Int. 2004, 500 = MarkenR 2004, 111. 323 Beschl. v. 29.11.2005 – 24 W (pat) 213/03, für Bildfunkgeräte, Bildtelefone, CD-ROM-, DVD- und Diskettenlaufwerke, Fernsehapparate. 324 Beschl. v. 15.11.2005 - 27 W (pat) 287/04, u.a. für elektrisch betriebene Informationsanzeigen, Beleuch- tungseinrichtungen für elektrisch betriebene Informationsanzeigen, technische Planung und Beratung. 325 Beschl. v. 3.3.2005 – 33 W (pat) 123/02, für Spül- und Sammelschacht aus Kunststoff als Baumaterial. 326 Beschl. v. 1.8.2005 – 32 W (pat) 155/03, für Sportunterricht, nämlich Durchführung von Aerobic-Kursen, Dienstleistung von Fitness-Clubs, Sportveranstaltungen. 327 Beschl. v. 29.11.2005 – 33 W (pat) 236/03, für Vermietung von Flächen an oder auf Fahrzeugen, die der Beförderung von Gütern und/oder Personen dienen. 328 Beschl. v. 21.6.2005 – 27 W (pat) 177/04, für Kl. 9, 38 und 42. 329 Beschl. v. 5.7.2005 – 27 W (pat) 318/04, u.a. für magnetische, elektronische und optische Datenträger, Datenverarbeitungsprogramme, Ausgabe von Kreditkarten, Entwicklung von Datenverarbeitungspro-grammen. 330 Beschl. v. 30.11.2005 - 32 W (pat) 213/02, für elektrische Dampferzeuger, Entwicklung von Software für die Steuerung, Regelung und/oder Überwachung von Miniaturfahrzeugen und/oder Wegeanlagen für Mi-niaturfahrzeuge, insbesondere unter Verwendung von elektronischen Eingabegeräten, wie beispielsweise Bildschirmsteuergeräten (Maus). 331 BGH GRUR 2005, 578 = GRUR Int. 05, 727 = MarkenR 05, 263 = WRP 2005, 889. BPatG Jahresbericht 2005 Die Schutzfähigkeit verneint wurde u. a. für: „DuoTab"332, „Maxflow"333, „PatentBerlin"334, „PINLOCK"335, „Schul/Bank"336, 2. Bildmarken
Erfolgreich war die Beschwerde gegen die Zurückweisung der Bildmarke . Der rechteckige Ausschnitt eines aus Sternen und Rauten kombinierten farbigen Flächenmusters weise in seiner maßgeblichen Gesamtwirkung ersichtlich charakteristische Gestaltungsmerkmale auf, die über die bloße bildliche Wiedergabe eines möglichen sternförmigen Produkts oder einer entsprechenden Verpackung hinaus gingen. Als beschreibender Hinweis auf eine gängige Verpackung der beanspruchten Waren komme das Zeichen nicht in Betracht, weil es sich weder um eine produktspezifische Verpackung noch eine Verpackung als solche handele, sondern nur der Ausschnitt eines Verpackungspapiers- oder -kartons abgebildet sei. Eine Übung des Verkehrs, mittels eines Musterausschnitts auf das Dekor des verwendeten Verpackungsmaterials hinzuweisen, konnte der Senat aber nicht feststellen. 332 Beschl. v. 16.8.2005 – 33 W (pat) 333/02, u.a. für chemische Erzeugnisse, Wasch- und Bleichmittel, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel, Desinfektionsmittel, Algizide, Viruzide und Bakteri-zide. 333 Beschl. v. 21.6.2005 – 24 W (pat) 229/04, u.a. für Abwasserkläranlagen, Wasserfiltriergeräte, Anlagen zur Biogaserzeugung, Überwachungs- und Steuereinrichtungen. 334 Beschl. v. 14.7.2005 - 25 W (pat) 150/03, teilweise zurückgewiesen für Rechtsberatung, Dienstleistun- gen eines Rechtsanwalts, ……Verwertung und Verwaltung von gewerblichen Schutzrechten und Urhe-berrechten, Unternehmens- und Organisationsberatung sowie betriebswirtschaftliche Beratung. 335 Beschl. v. 30.6.2005 – 30 W (pat) 249/03, für verschiedene Waren der Klasse 9. 336 Beschl. v. 20.9.2005 – 27 W (pat) 183/04, u.a. für Computersoftware, Erziehung, Ausbildung, Veranstal- tung von Wettbewerben. 337 Beschl. v. 22.11.2005 - 33 W (pat) 41/04, für verschiedene Dienstleistungen der Kl. 35 und 42. 338 Beschl. v. 15.3.2005 - 24 W (pat) 36/04, u.a. für Bleichmittel und andere Substanzen zur Behandlung von Wäsche, Weichspül- und Verstärkungsmittel für Textilien. 339 Beschl. v. 13.9.2005 - 24 W (pat) 137/04, für Beleuchtungsgeräte, nämlich Lichtspots zur Beleuchtung von Bühnen, Lampen, nämlich Taschenlampen, Lampenschirmhalter, Lampenfassungen, Lampenaufhän-gevorrichtungen. BPatG Jahresbericht 2005 Unter Berücksichtigung der konkreten Marktgepflogenheiten wurde auch die Bildmarke „Weißes Gitter"340 als schutzfähig angesehen. Das angemeldete Zeichen könne zwar für Waren, die aus entsprechenden geometrischen Formen bestünden, wie auch für Dienstleistungen, die unter Verwendung von Tabellen erbracht würden, beschreibender Natur sein. Für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ergaben die umfangreichen Ermittlungen des Senats aber keine Anhaltspunkte für die Verwendung weißer, gitterförmiger Gestaltungen als Sachhinweis oder dekorative Gestaltungselemente. Von den üblichen Stoffmustern unterscheide sich das Zeichen dadurch, dass es sich nicht um ein fortlaufendes Muster handle, sondern dass es klar definiert und begrenzt sei. Fragen zur Verkehrsdurchsetzung
Die in den Vorjahren341 erörterte Frage der Durchsetzung eines einzelnen Markenbestandteils, der im Verkehr nicht isoliert verwendet wird, entschied der EuGH in dem Verfahren „Nestlé/Mars" (Have a Break - Have a Kitkat) abschließend342. Zum Teil ähnliche Fragen, zu deren Beantwortung die Rechtsprechung des EuGH zu berücksichtigen gewesen wäre, standen im Berichtsjahr allerdings nur vereinzelt an. In dem Beschwerdeverfahren zur Zurückweisung der Anmeldung von „freenet.de"343 sah der Senat nach Verneinung originärer Unterscheidungskraft, aber unter Berücksichtigung aller für die Beurteilung maßgeblichen Kriterien344 die Verkehrsdurchsetzung des Bestandteils freenet als nachgewiesen an. Die Marke sei zugleich das Unternehmenskennzeichen der Anmelderin, deren umfangreiche Werbeaufwendungen gerichtsbekannt seien. Diese Anhaltspunkte für eine intensive Benutzung fand der Senat bestätigt durch die von der Anmelderin vorgelegten Unterlagen. Dazu zählte u.a. die Auszeichnung der Anmelderin als zweitschnellst wachsendes Technologieunternehmen Deutschlands und ein von der Anmelderin im Parallelverfahren zu 340 Beschl. v. 13.12.2005 - 27 W (pat) 286/04, für zahlreiche Einzelwaren und -dienstleistungen der Klas- sen 16, 25, 35, 36, 41, 42 und 45. 341 Vgl. Jahresbericht BPatG 2003 GRUR 2004, 273, 279; Jahresbericht BPatG 2004 GRUR 2005, 289, 297. 342 EuGH Rs. C-353/03 Rdn. 30, GRUR 2005, 763 = GRUR Int. 2005, 826 = MarkenR 05, 320 = WRP 2005, 1159 - Nestlé/Mars. 343 Beschl. v. 28.9.2005 - 29 W (pat) 82/04, für Bereitstellen von Internet-Zugängen. 344 Vgl. EuGH Rs. C-353/03 Rdn. 30, GRUR 2005, 763 = GRUR Int. 2005, 826 = MarkenR 05, 320 = WRP 2005, 1159 - Nestlé/Mars; Rs. C-299/99 Rdn. 60 f,. GRUR 2002, 804 = GRUR Int. 2002, 842 = MarkenR 2002, 231 = WRP 2002, 924 - Philips/Remington; Rs. C 108/97 und C 109/97 Rdn. 51 f. GRUR 1999, 723 = MarkenR 99, 189 = WRP 99, 629 - Windsurfing Chiemsee. BPatG Jahresbericht 2005 „FREENET"345 in Auftrag gegebenes demoskopische Gutachten, wonach 51 % der Befragten die Bezeichnung „FREENET" in Verbindung mit dem Bereitstellen von Internetzugängen als Unternehmenshinweis auffassten. Für den Senat ergab sich daraus eine eindeutige Marktpräsenz der Anmelderin, so dass er die Einholung eines zusätzlichen Gutachtens zur Verkehrsdurchsetzung von „freenet.de" nicht für erforderlich hielt. Die zurückweisende Entscheidung des DPMA zum Zeichen „Konstruktionsvollholz"346 hielt der Senat für rechtmäßig. Er ging von einer unzureichenden Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung aus und lehnte eine Zurückverweisung an das DPMA zur Durchführung weiterer Ermittlungen ab. Die vom Anmelder vorgelegten Unterlagen für die Benutzung des Zeichens zeigten nach Auffassung des Senats lediglich eine beschreibende und keine markenmäßige Benutzung. Auch soweit das Zeichen als Bestandteil aus der Wort-/ Bildmarke des Anmelders benutzt war, sah der Senat keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine mögliche Verkehrsdurchsetzung.347 Bestätigt sah der Senat die mangelnde Glaubhaftmachung außerdem durch eine durch Vermittlung des DIHT von den Industrie- und Handelskammern durchgeführte Befragung, wonach weniger als 10 % der Befragten das Zeichen dem Anmelder zugeordnet hatten. 4. Geografische
Es gab in der einheitlichen Rechtsprechung der Senate hierzu weitere Differenzierungen. Im Beschwerdeverfahren zur Schutzerstreckung des Zeichens „ wurde festgestellt, dass sich das Wort SPA mittlerweile als Gattungsbezeichnung für den Wellnessbereich herausgebildet habe. Damit habe das Wort zu seiner ursprünglichen Bedeutung als eine geografische Herkunftsangabe des belgischen Badeortes Spa eine weitere Bedeutung hinzugewonnen und sich nachträglich gleichzeitig zu einer beschreibenden Angabe für Wellnesseinrichtungen mit besonderem Bezug zu Wasser und für die einschlägigen Dienstleistungen sowie kosmetische Produkte entwickelt. Es sei deshalb i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schutzunfähig. Dem müsse auch keine einhellige Verkehrsauffassung 345 Beschl. v. 28.92005 - 29 W (pat) 209/03. 346 Beschl. v. 8.8.2005 - 30 W (pat) 307/03, für Holzprodukte für den konstruktiven Holzbau. 347 Vgl. insoweit jedoch anders BGH GRUR 2004, 331 = MarkenR 2004, 138 = WRP 2004, 351 - Westie- Kopf; als verkehrsdurchgesetzt sah der BGH auch allein den Hundekopf an, obwohl er in anderen Zeichen und i.V.m. mit einem Lorbeerkranz benutzt worden war. 348 Beschl. v. 15.2.2005 - 24 W (pat) 197/03, für Parfümerien, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Betrieb von Bädern, Schwimmbädern und Saunen etc., Rechtsbeschwerde zugelassen, aber nicht einge-legt. GRUR 2005, 865 = MarkenR 2005, 346. BPatG Jahresbericht 2005 zugrunde liegen. Insoweit sei von dem beschreibenden Charakter einer Angabe nicht nur unter den engen Voraussetzungen der Umwandlung einer geografischen Herkunftsangabe zu einer Gattungsbezeichnung i. 2 MarkenG auszugehen. Der Schutz geografischer Herkunftsangaben nach § 126 ff. MarkenG verfolge nämlich eine grundsätzlich andere Zielrichtung als das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Auch die Monopolstellung des Markeninhabers in dem belgischen Ort Spa sei der schutzhindernden Tatsache des Verständnisses von SPA als Beschaffenheits- oder Bestimmungsangabe durch Dritte nicht entgegenstehend. Das Wort SPA sei ungeachtet seiner originären Bedeutung als Name der belgischen Stadt wegen seines weiteren Sinngehalts als Bezeichnung gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vom Schutz ausgeschlossen. Daran schloss sich folgerichtig mit demselben Ergebnis die Entscheidung in dem Verfahren „ SPA Shower" Die Zurückweisung des Zeichens „ Ulmer Münster" wurde vom Senat aufgehoben, weil die Benennung eines bekannten Bauwerkes, das einer geografischen Herkunftsbezeichnung gleichstehe, sich weder als Sitz entsprechender Herstellungs- oder Vertriebsunternehmen anbiete und auch mit der Stadt als Wirtschaftsgefüge und –raum nicht gleichzusetzen sei, was bei einem weltlichen Bauwerk durchaus anders beurteilt werden könne. Erfolglos war die Beschwerde gegen die Zurückweisung des farbigen Bildzeichens 351, denn es gebe lediglich einen Hinweis auf Inhalte aus einer Region und den Vertriebsradius352. wurde die Schutzfähigkeit dieses Wortes verneint, da es zwar der Name mehrerer ausländischer Städte sei, aber zumindest eine davon dem Publikum bekannt sei und als geografische Herkunftsangabe diene, weil die beanspruchten Waren mit 349 Beschl. v. 15.11.2005 – 24 W (pat) 86/03, für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, ätherische Öle etc.; Durchführung von kosmetischen und medizinisch-kosmetischen Behandlungen, Durchführung von Hydrotherapie; Betrieb eines Kosmetikinstituts. 350 Beschl. v. 2.3.2005 - 26 W (pat) 258/03, für Biere, Mineralwässer, Fruchtgetränke, Weinspirituosen; Verpflegung und Beherbergung von Gästen, Partyservice. 351 Beschl. v. 21.7.2005 - 25 W (pat) 20/05, für Drucksachen, Werbung, Verbreitung von Werbeanzeigen, Herausgabe und Veröffentlichung von Dateien, Texten, Büchern und andere Drucksachen, Dienstleistun-gen eines Telefonbuchverlegers. 352 Zur fehlenden Genauigkeit in Bezug auf eine bestimmte Region bezog sich der Senat auf die Entscheidung des BGH GRUR 2000, 882 = MarkenR 2000, 330 = WRP 2000, 1140 - Bücher für eine bessere Welt. 353 Beschl. v. 19.1.2005 – 32 W (pat) 322/03 Rechtsbeschwerde zugelassen, aber nicht eingelegt, GRUR 2005, 677 = MarkenR 2005, 342 = Mitt. 2005, 385. BPatG Jahresbericht 2005 dieser Stadt wegen dort angesiedelter Verarbeitungs- oder Handelsbetriebe in Verbindung gebracht werden könnten354. Wegen Täuschungsgefahr aufgrund § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG zurückgewiesen wurde die Wort-/Bildmarke „Erste Dresdner Spezialitätenbrennerei"355 . Der Bestandteil "Erste" bezeichne in einer zeitlichen Rangfolge das am Anfang Stehende und werde vom Verkehr nicht als reine Werbeaussage, sondern als Hinweis auf Tradition und langjährige Erfahrung verstanden. Die Angabe „Erste" sei einer Nachprüfung zugänglich und erfordere einen entsprechenden Nachweis, den der Anmelder mit den vorgelegten Schreiben der Bundesmonopolverwaltung für Branntwein nicht erbracht habe. Darin werde lediglich mitgeteilt, dass die bis zum Betriebsjahr 1992/93 in Dresden betriebene Verschlussbrennerei zwischenzeitlich verlegt wurde und außer der des Anmelders zur Zeit keine weiteren Verschlussbrennereien in Dresden betrieben würden. Dass die Brennerei des Anmelders die erste nach der Wiedervereinigung in Dresden betriebene Brennerei sei, habe die Bundesmonopolverwaltung ausdrücklich nicht bestätigen können. Auch unter den Brennereien die nach Auskunft der Bundesmonopolverwaltung in der Zeit vor 1945 in Dresden betrieben wurden, finde sich die Brennerei des Anmelders nicht. Der Senat sah den Bestandteil „Erste" daher als objektiv falsch und täuschend an. Diese Täuschung sei auch ersichtlich i. S. des § 37 Abs. 3 MarkenG, weil sie sich für den Senat aus der Gesamtschau der Anmeldeakten, des vorhandenen Prüfungs- und Recherchematerials und der Auskünfte der üblichen Informationsquellen ohne Weiteres ergebe. 5. Berühmte
Personen
Das Problem der Schutzfähigkeit von Namen oder Bildern berühmter lebender oder verstorbener Personen besteht nach wie vor und es gibt unterschiedliche Lösungsvorschläge 354 Es betraf das im deutschen Markt auftretende Unternehmen Twinings. 355 Beschl. v. 16.3.2005 – 26 W (pat) 178/04, u.a. für Früchte in Alkohol, Fruchtgelees, alkoholische Ge- tränke (ausgenommen Biere), Dienstleistungen einer Kelterei, Destillieren von Alkohol. BPatG Jahresbericht 2005 in der Literatur.356 Im Verfahren zur Schutzfähigkeit des Namens „Rainer Werner traf der Senat die Aussage, dass bei bekannten Personen die Möglichkeit einer herkunftshinweisenden Individualisierung nicht von vorneherein ausgeschlossen sei. Das Publikum sei daran gewöhnt, dass Spitzensportler oder Künstler ihre Namen als Werbeträger bestimmten Unternehmen zur Verfügung stellen. Bei markenmäßigem Gebrauch des Namens auch verstorbener, aber weiter bekannter Personen liege die Annahme nicht fern, die Erben bzw. sonstige Berechtigte stünden hinter der Marke in wirtschaftlicher Hinsicht358. Der Bezeichnung könne auch kein Inhaltshinweis dahingehend entnommen werden, dass es bei den Dienstleistungen um eine biografische Auseinandersetzung mit dem Werk Rainer Werner Fassbinders gehe. Das Publikum gehe nicht davon aus, dass sich diese allein mit Fassbinder beschäftigen würden. Entgegen dieser Auffassung wurde im Verfahren zum Zeichen „Sir Peter Ustinov" Schutzfähigkeit nur für den Bereich des Sponsoring und der Spenden anerkannt. Es sei zwar das karitative Wirken von Peter Ustinov persönlich als UNICEF-Botschafter bekannt, aber es bestehe die Praxis, Spendensammlungen oder ähnliche finanzielle Aktivitäten nicht mit Namen von Personen zu benennen, sondern entweder nach der Organisation oder nach dem Ereignis, auf das sie sich bezögen. Der Beschwerdeführer hatte während des Verfahrens sein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auf entsprechende Hinweise des Senats eingeschränkt. Die Beschwerde gegen die Zurückweisung der Eintragung des Zeichens "Mozart ein war hingegen trotz der Assoziation zu Mozartkugeln erfolgreich, denn Genussmittel würden nicht in dieser Art und Weise benannt. Der Senat betonte jedoch, dass der Markeninhaber damit weder einen Abwehranspruch gegen den Namen Mozart in Alleinstellung habe, noch gegen Kombinationen damit. 356 Vgl. Jahresbericht BPatG Marken 2002 GRUR 2003, 469, 479; Jahresbericht 2000 GRUR 2001, 373, 383; BPatGE 40, 6 - Mona Lisa; Boeckh, GRUR 2001, 29; Gauß, WRP 2005, 570; ders., Der Mensch als Marke, Nomos 2005; Götting, GRUR 2001, 615. 356 Boeckh, GRUR 2001, 29; Gauß, WRP 2005, 570; ders., Der Mensch als Marke, Nomos 2005; Götting, 357 Beschl. v. 1.12.2004 - 32 W (pat) 388/02, zugestellt am 7.4.2005, für Film-, Fernsehproduktion, Filmver- leih, Filmvorführung; Herausgabe von Verlagserzeugnissen, Druckschriften sowie Bild- und Tonträger aller Art. 358 Beschl. v. 15.3.2000 - 32 W (pat) 245/99 - Der Senatsbeschluss 32 W (pat) 245/99 - Karl May - wurde als überholt aufgegeben. 359 Beschl. v. 11.10.2005 - 33 W (pat) 17/05, für Sammeln von Spenden, finanzielle Förderung, finanzielles 360 Beschl. v. 22.6.2005 - 32 W (pat) 744/03, für feine Back-, Konditor-, Schokolade- und Zuckerwaren; Verpflegung von Gästen. BPatG Jahresbericht 2005 Die Beschwerde gegen die Zurückweisung eines Portraitfotos von „Marlene Dietrich" 361 war erfolglos. Der Senat differenzierte nach inhaltsbeschreibenden Eigenschaften und danach, ob es sich, zB bei Fotografien und Bildkarten um eine Ware als solche i. S. v. § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG handle, sowie nach der Üblichkeit derartiger Bildnisse lebender bzw. verstorbener berühmter Persönlichkeiten als Werbeträger im Sinne der Imagewerbung und auf Merchandisingartikeln. Diese Personen könnten mit der Zurverfügungstellung ihres Bildes lediglich Werbedienstleistungen in Anspruch nehmen, nicht hingegen Markenschutz für Waren oder Dienstleistungen anderer Art. III. Löschungsverfahren
nach § 50 Abs. 1 MarkenG
Bei Gericht war ein vermehrter Eingang von Löschungsverfahren nach § 50 MarkenG zu verzeichnen. Tendenziell waren jedoch Löschungsanträge zumeist nicht erfolgreich. Löschungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse
Das Löschungsantragsverfahren war erfolglos zu: 362. Ein Löschungsgrund nach § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG liege nicht vor. Die grafische Ausgestaltung des Großbuchstabens D könne nicht als Wiedergabe der Staatsflagge angesehen werden, da sie zum Einen nicht, wie es die Anordnung des Bundespräsidenten über die Deutschen Flaggen vom 13. November 1996 vorsieht, aus drei gleich breiten Querstreifen bestehe und zum Anderen wegen der bildlichen Ausgestaltung des Buchstaben D. Im Übrigen existiere ein Großbuchstabe D in den Bundesfarben nicht als staatliches 361 Beschluss v. 15.12.05 - 29 W (pat) 147/03 GRUR 2006, April u.a. für mit Programmen und/oder Daten versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art, Bücher, Fotografien, Bildkarten, Foto- und Sammelal-ben, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten; Rechtsbe-schwerde zugelassen und eingelegt; Az. noch nicht bekannt. 362 Beschl. v. 28.9.2004 - 27 W (pat) 136/02, Telekommunikation; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung usw., GRUR 2005, 679 - Bundesfarben. BPatG Jahresbericht 2005 Hoheitszeichen, was auch für die Verwendung der Bundesfarben Schwarz-Rot-Gold alleine ebenfalls gelte. Diese seien zwar Staatssymbole, nicht aber staatliche Hoheitszeichen. Es läge auch keine Nachahmung im heraldischen Sinne vor, denn eine solche setze die rechteckige Tuchform voraus. „Pinocchio"363. Löschungsgründe nach § 50 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 3; § 50 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 MarkenG lägen nicht vor, denn zum Einen seien auch Namen berühmter literarischer Werkfiguren grundsätzlich markenfähig und zum Anderen stehe die Gemeinfreiheit urheberrechtlich geschützter Werke nach § 64 UrhG der Eintragung des Namens für Bekleidungstücke nicht entgegen. Dies verstoße insbesondere nicht gegen die öffentliche Ordnung, denn die Gemeinfreiheit beinhalte, dass die Gesamtbevölkerung das Werk als allgemeines Kulturgut nützen könne, und Markenschutz beschränke dieses Recht nur insoweit, als das Werk als Kennzeichnung einzelner Waren monopolisiert sei. 364 „orangefarbene Kugel". Der Löschungsantrag basierte auf § 50 Abs. 1 Nr. 3 und 4 i. V. m. § 8 Abs. 2 MarkenG, denn der Markeninhaber sei bei der Eintragung wegen der unüberschaubaren Zahl von Waren und Dienstleistungen im Verzeichnis bösgläubig gewesen. Das anmeldende Unternehmen könne angesichts seiner Unternehmensschwerpunkte im Telekommunikationsbereich keinen wirklichen Benutzungswillen gehabt haben. Der Senat sah darin jedoch weder den Tatbestand der Besitzstandsstörung noch der Sperrwirkung als zweckfremdes Mittel des Wettbewerbskampfes für gegeben an. Dass sich aufgrund des Geschäftsbetriebs der Markeninhaberin kein unmittelbarer Zusammenhang zu den Waren und Dienstleistungen ergebe, genüge nicht. Bösgläubigkeit könne erst dann angenommen werden, wenn sich aus dem späteren Verhalten des Markeninhabers bei der Ausübung des Monopolrechts dessen geplanter zweckfremder Einsatz ergäbe. war vom Löschungsantragsteller in Übereinstimmung mit dem vom Markeninhaber angefochtenen Beschluss des DPMA als ein zum Zeitpunkt der Eintragung des Zeichens im Jahr 2001 bereits künftig beschreibendes Wort für Tee gehalten worden. Greenbosch sei nämlich eine in Afrikaans übliche Bezeichnung für grünen Roibuschtee und so als Gattungsbezeichnung in verschiedenen Teekatalogen aufgeführt. Der Senat hob die 363 Beschl. v. 16.7.2005 – 27 W(pat)182/04 für Ober- und Unterbekleidungsstücke, insbesondere gewirkte 364 Beschl. v. 26.1.2005 - 29 W (pat) 281/02, für eine sehr große Anzahl von Waren und Dienstleistungen 365 Beschl. v. 19.6.2005 - 24 W (pat) 94/04, für Tee. BPatG Jahresbericht 2005 darauf beruhende Löschungsanordnung des DPMA auf. Er legte einen strengen Maßstab an den Nachweis für die Umwandlung einer ursprünglich nicht beschreibenden Kennzeichnung zur Sachangabe an. Vorgelegte Nachweise für die Verwendung des Wortes „GREEN ROYBOSCH" im Jahr 2001 sah er als markenmäßige Verwendung an, und bei Belegen nach 2001 ließ er die Löschung an der Eignung für Rückschlüsse auf die beschreibende Verwendung im Eintragungszeitpunkt scheitern. Eine eingetragene Marke könne nach § 50 MarkenG auch nur dann gelöscht werden, wenn der Nachweis eines Eintragungshindernisses geführt sei und nicht lediglich Zweifel bestünden. Mit einem ähnlichen Problem befasste sich der Senat im Verfahren zu der Marke . Sie sei nicht mit Sicherheit im inländischen Sprachgebrauch vom Markenwort zum Synonym für Salatsoße oder Salatdressing geworden. Dabei seien von den Parteien vorgelegte Stellungnahmen von Fachverbänden nur insoweit zu berücksichtigen, als diese auf markenrechtliche Fragestellungen bezogen seien, die Verhältnisse des konkreten Produktbereichs berücksichtigten und die Neutralität des Erklärenden gewährleistet sei. Das Löschungsantragsverfahren war erfolgreich zu: Hotels und Restaurants mit Herz" : Das Zeichen sei nichts anderes als eine aufzählende Substantivverbindung, der eine allgemein geläufige Redewendung angefügt sei, die nur bedeute, dass die Dienste mit innerer Beteiligung angeboten werden. 368: Die Marke enthalte in ihren Bildbestandteilen ein staatliches Hoheitszeichen369, nämlich die Abbildung des Tätigkeitsabzeichens „Kraftschwimmer der Bundesmarine für Kampfschwimmer". Es falle unter den Oberbegriff „Anderes staatliches Hoheitszeichen" und könne nicht ohne Befugnis Gegenstand von Monopolrechten Einzelner sein. Auch im Beschwerdeverfahren sei keine Genehmigung zur Führung des fraglichen Zeichens vorgelegt worden, die das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 6 hätte entfallen lassen. Als „staatliche Hoheitszeichen" i. S. dieser Vorschrift seien eine Reihe von Zeichen und Symbolen unterschiedlichen Rangs und unterschiedlicher Bedeutung geschützt, ohne dass 366 Beschl. v. 16.2.2005 - 32 W (pat) 213/03, für Essig, verzehrfertig zubereitete Salatsoßen; Gewürze in flüssiger Form, GRUR 2006, 155 = MarkenR 2005, 412. 367 Beschl. v. 7.6.2005 - 24 W (pat) 328/03, für Beherbergung von Gästen etc., Öffentlichkeitsarbeit, Weiter- vermittlung von Gästen an andere Häuser, Werbung, Pressearbeit, etc. 368 Beschl. v. 1.2.2005 - 33 W (pat) 342/01, für Werbung. 369 S. oben Wort-/Bildmarke D-Info. BPatG Jahresbericht 2005 es einer besonderen Bekanntmachung oder eines Gesetzes bedürfe. Aus diesem Grund könne es auch nicht darauf ankommen, ob es sich bei dem Tragen des Abzeichens um eine rein interne Dienstanweisung ohne Außenwirkung handle, denn das Abzeichen trete an der Uniform in jedem Fall nach außen hervor. Der Schutz sei auch auf die Hoheitszeichen eingeschränkt, die nach Art. 6 Abs. 3 PVÜ in ein Verzeichnis aufgenommen und von der WIPO an die Vertragsstaaten übermittelt würden. : Es handele sich um das italienische Wort für die französische Stadt Marseille, in der Seifen- und Ölfabriken angesiedelt seien, die traditionell spezielle Seifen aus natürlichen Ölen – eine bestimmte Seifenart herstellen. Angesichts der wirtschaftlichen Verflechtungen innerhalb der EU sei auch die italienischsprachige Bezeichnung in Deutschland zur Beschreibung der beanspruchten Waren i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Löschungsverfahren wegen Bösgläubigkeit
In den Verfahren zu „Ivadal" und „Cordarone"371 ging es um die Frage, ob die Anmeldung eines Zeichens, das im Ausland bereits als Marke von einem Arzneimittelhersteller benutzt wird, als rechtsmissbräuchlich anzusehen sei. Der Senat verneinte dies in Übereinstimmung mit der Löschungsabteilung des DPMA und wies die Beschwerde der Löschungsantragstellerin zurück. Ein schutzwürdiger inländischer Besitzstand bestehe nicht, weil die Marken nur im Ausland benutzt seien. Die Absicht der Markeninhaberin, die Marke auf dem inländischen Markt einzusetzen, sei im Anmeldezeitpunkt nicht erkennbar gewesen, so dass auch kein wettbewerbswidriges Verhalten festgestellt werden könne. Auch in der Tatsache, dass die Markeninhaberin systematisch Marken anmelde, die für Arzneimittel im Ausland benutzt würden, sah der Senat keinen Anhaltspunkt für die Annahme einer Behinderungsabsicht. Da es sich bei der Markeninhaberin um eine Markenagentur handle, stehe das Sammeln von Vorratsmarken im Einklang mit ihrer geschäftlichen Tätigkeit. 370 Beschl. v. 26.7.2005 - 24 W (pat) 76/04 für Seifen, Wasch- und Bleichmittel etc. 371 Beschl. v. 1.12.2005 - 25 W (pat) 224/03 und 25 W (pat) 225/03, jeweils für pharmazeutische Erzeug- nisse, insbesondere Humanarzneimittel, Rechtsbeschwerde zugelassen und eingelegt, Az. I ZB 8/06 und I ZB 9/06. BPatG Jahresbericht 2005 IV. Kollisionsverfahren
Art der Benutzung
Die markenmäßige Benutzung der Widerspruchsmarke „Kräuterweltkugel" verneinte der Senat in dem Verfahren zu den jüngeren Bildmarken Die zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegten Unterlagen der Widersprechenden ergaben für den Senat keine funktionsgemäße Verwendung in unmittelbarer Verbindung mit der Ware. Die Widerspruchsmarke sei nicht auf den Flaschen zu finden, sondern nur auf den Mehrfachpackungen, und auch hier nur als rein sachbezogenes Werbemotiv. Aus dem eingereichten Material gehe hervor, dass die Kräuterkugel jeweils bildmäßig eingebaut werde, wie zB im Zusammenhang mit einer Kräuterfee, die die der Kräuterkugel entströmenden Pflanzen oder Kräuter auffängt, oder integriert in eine klar als Hintergrundgestaltung auszumachende Darstellung einer Landschaft mit Himmel. In derselben Weise wurde im Verfahren zu der angegriffenen Marke „ARTISTE"373 aus der Widerspruchsmarke in der Benutzung wie folgt Widerspruchsmarke beurteilt. Der kennzeichnende Charakter einer Marke werde nur dann nicht im Sinne von § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG verändert, wenn die angesprochenen Verkehrskreise gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede zwischen der registrierten und der benutzten Markenform in beiden Formen dieselbe Marke erkennen würden. Es sei auch darauf abzustellen, inwieweit sich die registrierte und die tatsächlich verwendete Markenform in ihrer Kennzeichnungskraft unterschieden. Insoweit könnte bei einer mehrteiligen Marke 372 Beschl. v. 6.4.2005 - 26 W (pat) 3/04 und 26 W (pat) 6/04, für alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, alkoholische Getränke (ausgenommen Biere) gegenüber Spirituosen. 373 Beschl. v. 29.11.2005 – 24 W (pat) 116/03. für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Haarfarben, Haarfärbemittel etc. /. die IR-Marke für Lotion pour les cheveux; produits cosmetiques pour le coiffage et le modelage etc. BPatG Jahresbericht 2005 auch die nahezu identische Benutzung eines blickfangartig hervorgehobenen, aber kennzeichnungsschwachen Einzelbestandteils nicht rechtserhaltend sein, wenn weitere, zwar optisch zurücktretende, aber für die Kennzeichnungskraft der Gesamtmarke nicht unbedeutende Markenteile erheblich verändert wiedergegeben würden. Die in den vorgelegten Abbildungen ersichtliche Verwendung stelle demnach jedenfalls keine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke in der registrierten Form dar. Sie weiche in markanten Merkmalen von der Registerform ab. Zwar sei das Wort Artiste benutzt, aber durch die Hinzufügung des Namens Eugène vor dem Wort Perma entstehe ein neuer Gesamtbegriff, dem der Verkehr eine eigenständige maßgebend kennzeichnende Wirkung Als unschädlich hingegen für den Nachweis der Benutzung sah der Senat in dem Verfahren die Benutzungsform der Widerspruchsmarke „Camit® for Windows™" und „ACCU-CHEK® Camit® Pro" an. Das TM-Zeichen nach dem Wort Windows weise lediglich auf die Kompatibilität mit Windows Software hin und beeinträchtige daher den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht. In der zweiten Benutzungsweise sei die eigenständige Zweitmarke ACCU-CHEK vom Markenwort hinreichend abgesetzt und "Pro" nur ein allgemein übliches, auf eine professionelle Software Version hinweisendes rein beschreibendes Kürzel. Im Endergebnis war vom Senat im Hinblick auf alle miteinzubeziehenden Faktoren Verwechslungsgefahr angenommen worden. 2. Allgemeine
Grundsätze
Es ergaben sich hierbei keine Neuerungen. Die Rechtsprechung hielt an den bisherigen Grundsätzen fest. Vermehrt kam allerdings in den Beschlüssen die Entscheidung des EuGH Thomson Life / Life zum Tragen, insbesondere wenn in einer der beiden sich gegenüber stehenden Marken ein Firmenkennzeichen enthalten war. Dabei wurde jedoch nicht die Auswirkung der EuGH-Rechtsprechung auf die Prägetheorie des BGH problematisiert, sondern nach den bisher bereits angewandten Grundsätzen verfahren. Die vorangegangene Rechtsprechung im Bundespatentgericht376 hatte unabhängig von dem 374 Beschl. v. 22.2.2005 - 24 W (pat) 329/03, für jeweilige Waren der Klasse 9. 375 EuGH Rs. C-120/04, GRUR 2005, 1042 = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; vgl. dazu Rohnke, 376 Beschl. v. 24.9.2003 - 29 W (pat) 12/03, Mitt. 2004, 316 (Ls.) - XtraEasy. BPatG Jahresbericht 2005 Diktum des EuGH bereits in ähnlicher Weise auf die Selbständigkeit des hinzugefügten Bestandteils bzw. auf sein Aufgehen in einem neuen Gesamteindruck abgestellt. Für verwechselbar wurden gehalten: „OKTOBIERFEST" mit „OKTOBERFEST-BIER"377: Der bei der angegriffenen Marke eingeschobene Vokal "i" – woraus sich das Wortspiel ergebe - falle erst bei näherer Betrachtung auf, so dass der Verkehr von einer Identität der Zeichenworte Oktoberfest ausgehe. Das Wort Bier werde lediglich als Warenhinweis in der älteren Marke gesehen und sei beim Zeichenvergleich zu vernachlässigen. DAX-Trail" mit „DAX" : Die Zeichen seien angesichts der erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke infolge intensiver Benutzung, - ohne dass diese sich zur Gattungsbezeichnung entwickelt hätte - verwechselbar. Bei Dienstleistungen, die eng mit einem Wertpapierindex zusammenhingen, werde die angegriffene Marke im Gesamteindruck von dem Bestandteil DAX geprägt. Da „Trail" in Bezug auf Index- und wertpapierbezogene Dienstleistungen eine rein beschreibende Bedeutung aufweise, könne dieser Bestandteil nicht miteinbezogen werden. MYJUNIOR" mit „MEY" : Der Senat ging davon aus, dass die Marken miteinander in Verbindung gebracht würden wegen der hohen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke MEY und der Tatsache, dass diese klanglich nur als das englische Possessivpronomen „my" verstanden werde. Daraus folge ein begriffliches Verständnis der jüngeren Marke im Sinne einer Linie für Jüngere, und sie werde der Widersprechenden zugerechnet. Zur gleichen Entscheidung gelangte der Senat in dem Verfahren „VOLLMER'S TEEGARTEN" gegen „Mystia" mit „MYSTERY"381: Angesichts der Warenidentität sei die Markenähnlichkeit zu groß. Trotz klanglicher und schriftbildlicher Unterschiede bestehe zwischen beiden Marken 377 Beschl. v. 13.7.2005 - 28 W (pat) 165/04, für Bier, Mineralwasser …, Fruchtsäfte; alkoholische Getränke (ausgenommen Bier); Planen und Organisieren von Festen, Empfängen; Catering; Unterbringung von Gästen; Verpflegung von Gästen in Restaurants ./. Bier, Mineralwasser . Fruchtsäfte . Verpflegung von Gästen, musikalische Vorführung. 378 Beschl. v. 22.2.2005 - 33 W (pat) 74/03, für Finanzwesen; Effektenvermittlung; Wertpapierhandel, Investmentgeschäfte, Verwaltung von Aktien und Immobilienfonds ./. u. a. Finanzwesen, insbesondere Dienstleistungen einer Börse, etc, MarkenR 2005, 354. 379 Beschl. v. 20.5.2005 - 27 W (pat) 342/03, für Bekleidungsstücke etc." ./. gestrickte und gewirkte Leibwä- 380 Beschl. v. 15.6.2005 - 32 W (pat) 144/03, für Tee ./. medizinische Tees. 381 Beschl. v. 12.7.2005 - 24 W (pat) 74/04, für jeweils Parfümeriewaren, Mittel zur Körper- und Schönheits- BPatG Jahresbericht 2005 eine deutliche Annäherung begrifflicher Natur in Richtung Mysterien und mysteriös. Damit gehörten sie zum selben Begriffsspektrum und zur selben Gefühlswelt. Keine Verwechslungsgefahr wurde angenommen für: „Be Inspired" mit „Inspiré"382: Hier war wegen der unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke – das Adjektiv „inspiré" sei häufig in Verbindung mit den beanspruchten Waren vorkommend - der erforderliche Abstand durch das zusätzliche Wort "Be" in der jüngeren Marke für eingehalten angesehen worden. Das Zeichenelement „Be" entfalle nicht, denn es ergebe sich mit ihm eine zusammengehörige begriffliche Gesamtaussage im imperativischen Sinne. „Pantohexal" mit „PANTO"383 und „Pantogast" mit „PANTO"384: Der Bestandteil „Panto" komme als allein prägender und damit kollisionsbegründender Bestandteil nicht in Frage, denn aufgrund der Übung in der Branche seien aus der Sicht des Fachverkehrs die ersten Bestandteile in diesem Warengebiet dazu bestimmt, ein Produktmerkmal anzudeuten und sich erst einen weiteren vorhandenen Markenbestandteil als herkunftshinweisend einzuprägen. Deshalb sei von einem Gesamtbegriff auszugehen. Zur Begründung mittelbarer Verwechslungsgefahr komme die große Anzahl von „Panto"-Marken der Widersprechenden deshalb nicht in Frage, weil auch andere Hersteller diesen Bestandteil hätten und „Panto" wegen des deutlichen Hinweises auf den Wirkstoffnamen originär wenig unterscheidungskräftig sei. little brother" mit „Big Brother" : Da die ältere Marke ihre Bedeutung aus dem Roman von George Orwell „1984" habe und damit als Gesamtbegriff zu beurteilen sei, könne dem Bestandteil „brother" keine selbständige Bedeutung zukommen. Die Marken seien auch nicht miteinander in Verbindung zu bringen, da es sich bei „Brother" nicht um ein Stammzeichen der Inhaberin der Widerspruchsmarke handele. 382 Beschl. v. 25.1.2005 - 24 w (pat) 69/04, jeweils für Parfümeriewaren, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege. 383 Beschl. v. 20.1.2005 - 25 W (pat) 191/02, jeweils für pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeug- nisse; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke gegenüber Humanarzneimittel, nämlich Magen-/ Darmpräparate; Rechtsbeschwerde zugelassen und eingelegt, Az. I ZB 54/05. 384 Beschl. v. 20.1.2005 - 25 W (pat) 5/04. 385 Beschl. v. 27.6.2005 - 30 W (pat) 233/03, für transportable begehbare Kleinbauten, Pavillons, Stahlhallen etc. /. zahlreiche Waren und Dienstleistungen. BPatG Jahresbericht 2005 Für verwechselbar wurden gehalten: Bei Ähnlichkeit der Dienstleistungen und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hielt der Senat die Bildmarken zwar nicht für identisch, aber für erheblich übereinstimmend. Die Verwendung des @ mit einem Haus sei der eigentümliche Aussagegehalt beider Marken. Da Übereinstimmungen im Erinnerungsbild besser haften als Abweichungen, werde auch dies in Erinnerung bleiben, ohne dass die dabei bestehenden Abweichungen in der konkreten Ausgestaltung ausreichend präsent blieben. Eine Verwechslungsgefahr wurde verneint für: „Adler" mit „Vogel" 387: Die beiden Marken wichen trotz gemeinsamer Merkmale im Gesamteindruck stark voneinander ab. Die Widerspruchsmarke erschöpfe sich in der Abbildung eines vogelartigen Wesens, ohne dass sich dieser Abbildung eine spezifische Vogelgattung entnehmen lasse. Die jüngere Marke hingegen stelle einen Raubvogel im heraldischen Habitus dar, der dem ehemaligen Reichsadlers als Wappentier „Teekanne" 386 Beschl. v. 14.10.2005 – 33 W (pat) 341/02, für Klasse 35, 36, 38 gegen Klasse 9, 16, 35, 36, 38, 41. 387 Beschl. v. 24.8.2004 - 27 W (pat) 266/03, für jeweils Bekleidungstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckung. 388 Beschl. v. 13.7.2005 - 32 W (pat) 235/03, jeweils eingetragen für u.a. Tee. BPatG Jahresbericht 2005 Die jeweiligen Ausformungen der Kannen seien deutlich zu unterscheiden. Motivschutz begründe rechtlich nicht die Verwechslungsgefahr. Da sich in der jüngeren Marke kein Charakteristikum finde, das in den älteren Bildmarken enthalten sei, könne auch nicht von mittelbarer Verwechslungsgefahr aufgrund eines Serienzeichens ausgegangen werden. Diese seien nämlich voneinander auch jeweils deutlich unterschiedlich ausgestattet und wiesen keine Gemeinsamkeit auf. Das Zahnrad als übliches Symbol für Technik und der Paragraf als häufiger Hinweis für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Justiz seien kennzeichnungsschwach. Der Schutz beschränke sich daher auf die konkrete Darstellung und Ausgestaltung. Da sich die Ähnlichkeit der Zeichen aber auf die nicht schutzfähige Paragrafendarstellung beziehe und zum werbeüblichen Formenschatz die kreisförmige Form des Gesamtzeichens gehöre, sei die Ausgestaltung im Übrigen hinreichend unterschiedlich. Das Paragrafensymbol könne auch nicht als begriffliche Klammer für beide Zeichen gelten, da es für die beanspruchten Dienstleistungen schutzunfähig sei. Die Verwechslungsgefahr wurde verneint für: 390. Selbst bei unterstellter selbständiger Schutzfähigkeit des Wortes „Autfit" innerhalb der jüngeren Marke sei angesichts der geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke trotz der Identität der Dienstleistungen der zu fordernde mittlere klangliche Abstand der Marken voneinander eingehalten. Ein Verhören sei 389 Beschl. v. 1.2.2005 - 24 W (pat) 286/03, für Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Rechtsbera- tung, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung ./. u.a. betriebswirtschaftliche Beratung und Organisationsbe-ratung etc.; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Aus- und Weiterbildung; Dienstleistungen eines In-genieurs, Physikers und/oder Chemikers etc., insbes. in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschut-zes. 390 Beschl. v. 11.5.2005 - 26 W (pat) 215/02, für Fahrzeugaufbereitung etc. /. Waschen von Kfz, Unfallinstandsetzungsarbeiten etc. BPatG Jahresbericht 2005 nämlich wegen des begrifflichen Unterschieds zwischen „Autfit", das dem englischen Wort „outfit" gleiche, und „Autofit" aufgrund des eingeschobenen deutlichen Vokals „o" in der Widerspruchsmarke ausgeschlossen. „Weiß-blau" mit Das Wort Steiner als Familienname und Name der Brauerei sei ein Herkunftshinweis, der im Bereich der beanspruchten Waren von Bedeutung und daher nicht als in den Hintergrund tretend zu vernachlässigen sei. Der Senat ging aus von stark erhöhter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, verneinte dann jedoch Markenähnlichkeit. Die jüngere Wort-/Bildmarke weise mit dem Wortbestandteil HILD I SAN keine Ähnlichkeit mit dem Begriff Klosterfrau auf. Verwechslungsgefahr käme nur dann in Betracht, wenn die jüngere Marke in ihrem Gesamteindruck allein von dem Bildbestandteil geprägt wäre und der Begriff Klosterfrau die nahe liegende, ungezwungene und erschöpfende Benennung dieses konkreten Bildes darstellen würde. Der Bildbestandteil der jüngeren Marke lasse verschiedene Benennungen zu, wie zB Kräuterfrau, Nonne oder Frau mit Kräutern. 391 Beschl. v. 23.3.2005 - 26 W (pat) 254/02, für alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte etc. ./. Hefeweißbier und alkoholreduziertes . Hefeweißbier aus Stein an der Traun. 392 Beschl. v. 23.11.2004 - 24 W (pat) 132/03, für Parfümerien, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, diätetische Erzeugnisse und Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke etc. /. Melissengeist. BPatG Jahresbericht 2005 Allein zur Kollision geeignet seien die Ballons. Die Wortbestandteile träten dahinter zurück. Die Bildelemente wiesen jedoch erhebliche Unterschiede auf: Die angegriffene Marke bestehe aus zwei im Design unterschiedlichen Ballons und weise dreidimensionalen Charakter in Licht- und Schatteneffekten auf. Selbst bei Identität der Waren und hoher Kennzeichnungskraft der älteren Marke habe der linke Swoosh in der jüngeren Marke keine Alleinstellung. Der Senat hielt die Zeichen nicht für verwechselbar unter dem Gesichtspunkt, dass trotz Klangidentität der Verkehr jedenfalls zum Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke lediglich an eine Serie gewöhnt war, in welcher der Stammbestandteil der Widerspruchsmarke eine besondere Gestaltung aufwies, nämlich das sog. Sparkassen-S. Er bezog insoweit auch mit ein, dass die erhöhte Kennzeichnungskraft des geltend gemachten Stammbestandteils S in einfacher Schreibweise bestritten worden war und der vermeintlich gleiche Bestandteil der angegriffenen Marke einen dienstleistungsbezogenen Sinngehalt habe. 393 Beschl. v. 1.3.2005 - 33 W (pat) 60/04, für Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung etc. /. Beratung und Unterstützung in Bezug auf Geschäftsführung und Organisation, Marketing, Unterneh-mensberatung, Immobilienvermittlung für Versicherungsmaklergeschäfte etc. 394 Beschl. v. 14.6.2005 - 27 W (pat) 209/03, für Waren der Klasse 25, 3 etc. /. Klasse 18, 25 und 8 395 Beschl. v. 3.5.2005 - 33 W (pat) 87/03, für jeweils Finanzwesen, Rechtsbeschwerde zugelassen und eingelegt, Az. I ZB 106/05, Mitt. 2005, 561, BPatG Jahresbericht 2005 Für verwechselbar wurden gehalten: Ausgehend von einem mittleren bis größeren Abstand zwischen den gegenseitigen Waren und Dienstleistungen und bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei der zu fordernde mittlere Abstand der Zeichen voneinander nicht gewahrt. Der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke werde von dem Wort Dom geprägt. Kölsch sei als Bezeichnung für die Art der Waren erkennbar, weshalb sich der größte Teil des Publikums ausschließlich am Wort Dom orientieren werde. Dieses gelte auch für den Gesamteindruck der jüngeren Marke. Zwar weiche der Gesamteindruck deutlich voneinander ab, die Übereinstimmungen lägen aber in gedanklicher und begrifflicher Hinsicht vor bei identischen bzw. ähnlichen Waren. Formel 1 stehe nämlich klanglich den Begriffen Formula 1 gegenüber. Die Bildbestandteile könnten nicht verhindern, dass es bei der Benennung der Marken mit F 1 Formel 1 bzw. F 1 Formula 1 verbleibe. 396 Beschl. v. 8.3.2005 - 24 W (pat) 316/03, für Verpflegung, Beherbergung von Gästen gegenüber Bier. 397 Beschl. v. 20.4.2005 - 27 W (pat) 47/02, für Waren der Klasse 3, 14 und 26 ./. Waren der Klasse 4, 9, 16, 18, 25, 28, 38 und 41. BPatG Jahresbericht 2005 V. Verfahrensrecht
Kosten und Gebühren
In einem Verfahren398, in dem der Anmelder auf Grund einer Änderung der Klasseneinteilung unzureichende Klassengebühren für die von ihm in der Anmeldung in Anspruch genommenen Waren- und Dienstleistungsklassen eingezahlt hatte, brachte der Senat seine Zweifel zum Ausdruck, ob die Auslegung von § 36 Abs. 3 MarkenG, wonach die seitens des Anmelders zu treffende Bestimmung der von den nicht ausreichenden Gebühren gedeckten Waren- oder Dienstleistungsklassen innerhalb der gesetzlichen Frist des § 6 Abs. 1 Satz 2 PatKostG und nicht innerhalb einer vom Patentamt bestimmten Frist i.S.v. § 6 Abs. 3 Satz 1 MarkenG zu erfolgen habe, richtig sei. Er stellte fest, dass die Bestimmung der gemäß § 36 Abs. 3 Satz 1 MarkenG für das weitere Verfahren maßgeblichen Waren- und Dienstleistungsklassen vom Anmelder nicht ausdrücklich erfolgen müsse, sondern auf einen entsprechenden Willen auch aus dem Gesamtzusammenhang der abgegebenen Erklärungen, insbesondere den eingereichten Anmeldungsunterlagen geschlossen werden könne. Zur Bestimmung des Gegenstandswertes in einem Akteneinsichtsverfahren399 wurde festgestellt, dass dieser wie beim Widerspruchsverfahren am wirtschaftlichen Interesse an der von der Akteneinsicht betroffenen Marke zu bemessen sei und nicht am wirtschaftlichen Interesse des Dritten400. Akteineinsicht sei lediglich eine vorbereitende Maßnahme für ein Hauptverfahren. Der Gegenstandswert müsse erheblich geringer angesetzt werden als der des Hauptverfahrens, nämlich mit 2.500 Euro. Die Rechtsprechung zur Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe im Verfahren vor dem BPatG in Markensachen ist, soweit es Löschungsverfahren betrifft, nicht einheitlich401, so dass dieses Problem als noch nicht letztendlich geklärt angesehen werden kann. Im Berichtszeitraum wurde wiederum ein solcher Antrag eines Beschwerdeführers, der sich als Markeninhaber gegen einen Löschungsantrag nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG zur Wehr setzte verworfen und aufgrund des unstatthaften Antrags auf Verfahrenskostenhilfe die 398 Beschl. v. 22.2.2005 - 24 W (pat) 120/04, GRUR 2006, 172 = MarkenR 2005, 360 - Unzureichende Klassengebühren. 399 Beschl. v. 1.2.2005 - 24 W (pat) 65/02. 400 PatG GRUR 1992, S. 854 – Streitwert Akteneinsicht. 401 Keine Verfahrenskostenhilfe im Eintragungsverfahren: Beschl. v. 7.11.2002 - 25 W (pat) 124/02; der BGH bejahte sie für das Rechtsbeschwerdeverfahren GRUR 1999, 998. Im Löschungsverfahren finden sich divergierende Entscheidungen des BPatG: ja GRUR 2003, 728 - Ü 30-party; nein GRUR 2002, 735 - WEBSPACE; dazu kritisch: Fezer § 82 Rdn. 3 und 4: Ingerl/Rohnke § 82 Rdn. 2. BPatG Jahresbericht 2005 Beschwerde als nicht eingereicht behandelt402. Für die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe fehle es an einer gesetzlichen Grundlage, denn der Gesetzgeber habe sie weder im Markengesetz noch in sonstigen Vorschriften geregelt, obwohl ihm dieses Problem im Gesetzgebungsverfahren bewusst gewesen sei. Beteiligtenwechsel im Widerspruchsverfahren
Problem im Verfahren zur Zurückweisung des Zeichens 403 des Landesverbandes des Deutschen Gewerkschaftsbundes war, dass zunächst die nicht rechtsfähige Gewerkschaft angemeldet hatte. Das Eintragungshindernis der fehlenden Markenrechtsfähigkeit nach § 7 i. V. m. § 36 Abs. 5 MarkenG war im Laufe des Eintragungs- und Beschwerdeverfahrens entfallen, weil die angemeldete Marke auf den rechtsfähigen Landesverband des Deutschen Gewerkschaftsbundes übertragen worden war. Der Senat stellte fest, dass die Marke mit Einverständnis des neuen Anmelders mit dem Zeitraum des Wegfalls des Schutzhindernisses entsprechend § 37 Abs. 2 MarkenG eingetragen werden könne. 3. Sonstiges
Zur Zurückverweisung nach § 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG führte ein Verfahren, in dem der Anmelder für das Zeichen „ die Priorität zweier europäischer Patentanmeldungen in Anspruch genommen hatte. Die Markenstelle hatte isoliert in einem Beschluss die Unzulässigkeit dieser Prioritätserklärung festgestellt. Im Beschwerdeverfahren lautete der Antrag auf Aufhebung des Beschlusses und Eintragung der Marke unter Beanspruchung der Prioritätsrechte. Der Senat kam zu dem Ergebnis, dass das Amt zwar materiell-rechtlich richtig über die Unzulässigkeit der Prioritätsansprüche entschieden hatte, nicht jedoch über die Auswirkung im Rahmen der gesamten Prüfung der Anmeldung. Die Rechtsfolgen einer unwirksamen Prioritätserklärung seien gesetzlich nicht geregelt. Eine Verwirkung des Prioritätsanspruchs nach § 34 Abs. 3 Satz 4 MarkenG trete nur ein, wenn der Anmelder die für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts vorgesehenen Förmlichkeiten nicht oder nicht fristgemäß erfülle. Einer ausdrücklichen Feststellung der Verwirkung bedürfe 402 Beschl. v. 27.9.2005 - 24 W (pat) 272/04. 403 Beschl. v. 11.5.2005 - 32 W (pat) 191/03, GRUR 2005, 955 = MarkenR 2005, 416 - Courage. 404 Beschl. v. 13.7.2005 - 29 W (pat) 187/03, für Druckereierzeugnisse, Materialbearbeitung, insbes. Motten- schutzbehandlung von Teppichen. BPatG Jahresbericht 2005 es nicht. Sei aber, wie im vorliegenden Verfahren, ausdrücklich die Eintragung der Marke verlangt, so sei das Amt bei seiner Entscheidung über die Schutzrechtserteilung als einen mitwirkungsbedürftigen Verwaltungsakt an diesen Antrag gebunden und müsse über die Anmeldung insgesamt entscheiden. Halte es die Prioritätsinanspruchnahme für unzulässig, so hätte es die Anmeldung insgesamt nach § 36 Abs. 4 MarkenG zurückweisen müssen. war im Laufe eines Widerspruchsverfahrens durch Beschluss des Bundespatentgerichts mit Rechtskraft vom 4. 2003 gelöscht worden. Am 15. September 2003 war ihre Wiedereintragung beim DPMA beantragt worden unter Vorlage einer entsprechenden Einwilligungserklärung der ursprünglich Widersprechenden vom 12. Juli 2003. Die Beschwerde gegen die Zurückweisung dieses Antrags war erfolglos. Eine außergerichtliche Einwilligungserklärung der ursprünglichen Widersprechenden rechtfertige eine Registeränderung über § 44 PatG hinaus nicht, denn sie könne – unabhängig von einzuhaltenden Fristen – die nach § 44 Abs. 3 MarkenG vorgesehene Entscheidung eines Gerichts – möglicherweise eines gerichtlichen Vergleichs - nicht ersetzen. § 44 sei als Ausnahmeregelung eng zu verstehen, und verbiete es, die Wirkung rechtskräftiger Entscheidungen in das Belieben der Beteiligten zu stellen. In dem Verfahren der Wort-/Bildmarken 406 wurde es für zulässig gehalten, dass das mit der nationalen Marke – die zwischenzeitlich gelöscht worden war - zulässigerweise erhobene Widerspruchsverfahren auf der Basis der identischen Gemeinschaftsmarke weitergeführt werde und zwar auf der Grundlage von Art. 34 Abs. 1 GMVO. Zu den der Widersprechenden aufgrund dieser Regelung zustehenden "Rechten" gehöre auch, ein aufgrund der nationalen Marke eingeleitetes nationales Widerspruchsverfahren ohne Verlust hierdurch erlangter Rechtspositionen mit der identischen Gemeinschaftsmarke übergangslos weiterzuführen, weil durch die Ankoppelung der nationalen Marke an die identische Gemeinschaftsmarke die nationale Rechtsposition akzessorisch mit der Gemeinschaftsmarke verknüpft sei407.
405 Beschl. v. 21.6.2005 - 33 W (pat) 258/04. 406 Beschl. v. 20.9.2005 – 27 W (pat) 106/04 Bekleidungsstücke gegenüber Bekleidungsstücke. 407 Anders wurde der Fall jedoch beurteilt, wenn es sich um den Widerspruch aus einer nach Ablauf der Widerspruchsfrist umgewandelten Gemeinschaftsmarke in eine nationale Marke handelte, Jahresbericht BPatG 2004 GRUR 2005, 289,304. BPatG Jahresbericht 2005 Für Anträge auf Akteneinsicht in die Akten zurückgenommener und zurückgewiesener Markenanmeldungen sei § 1 MarkenG ebenfalls anwendbar, entschied der 24. Senat408. Das berechtigte Interesse liege vor bei einer zurückgenommenen Markenanmeldung, wenn deren Priorität für eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung in Anspruch genommen worden sei und der Antragsteller aus dieser abgemahnt worden sei. Marianne Grabrucker , Elisabeth Fink 408 Beschl. v. 13.12.2005 - 24 W (pat) 166/04 * Vorsitzende Richterin am BPatG, München Richterin am BPatG, München. BPatG Jahresbericht 2005 Geschäftsbericht Geschäftsbericht 2005
A. Überblick
Durch das Gesetz zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums vom 13. Dezember 2001 erhielt das Bundespatentgericht mit Wirkung vom 2002 in zwei Bereichen neue Kompetenzen, die zunächst bis zum 2004 befristet waren. Das Gericht wurde für Einsprüche gegen Patenterteilungen zuständig (§ 147 Abs. 3 PatG), und gleichzeitig wurde in Markenverfahren eine erleichterte Beschwerdemöglichkeit geschaffen (§ 165 Abs. 4 bis 6 MarkenG). Mit diesen Gesetzesänderungen sollte das Deutsche Patent- und Markenamt beim Abbau von Bearbeitungsrückständen unterstützt werden, die in den vorangegangenen Jahren aufgrund steigender Eingangszahlen und eines gleichzeitigen Personalabbaus entstanden waren. Der Gesetzgeber hat mit dem Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes vom 9. Dezember 2004 die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für Einsprüche gegen Patenterteilungen bis 30. Juni 2006 verlängert. Die erweiterte Zuständigkeit des Bundespatentgerichts in Marken-Beschwerdesachen endete dagegen zum 31. Dezember 2004. Der Wegfall dieser markenrechtlichen Zuständigkeit führte im Berichtsjahr zu einem starken Rückgang der Eingänge im Bereich der Marken- Beschwerdesenate. Im Jahr 2005 gingen 1.496 Beschwerden ein, im Vorjahr waren es 2.471 Die Nichtigkeitssenate hatten dagegen im vergangenen Jahr mit 225 Eingängen in Hauptverfahren ein höheres Aufkommen als 2004 (200). Die Eingangszahlen bei den technischen Beschwerdesenaten lagen bei den Hauptverfahren mit 1.742 ebenfalls höher als im vergangenen Jahr (1.679). Insgesamt sind bei den technischen Beschwerdesenaten in den vergangenen vier Jahren 3.414 Beschwerdeverfahren eingegangen, in den Jahren 1998 bis 2001 waren es 3.399 Verfahren. Dazu kamen bis Ende 2005 aufgrund der befristeten Sonderzuständigkeit des Gerichts 3.125 Einspruchsverfahren. Bis zum Auslaufen dieser Zuständigkeit am 30. Juni 2006 ist diesem Bereich kein Rückgang der Eingänge zu erwarten, sodass die technischen Beschwerdesenate weiterhin besonders stark belastet sein werden. Geschäftsbericht BPatG Jahresbericht 2005 Für das Gericht insgesamt liegt die Zahl der Eingänge mit 4.366 niedriger als im Vorjahr (5.123). Im Vergleich zu den Jahren bis 2001 sind die Eingänge allerdings immer noch relativ hoch. Die Gesamtzahl der Eingänge teilt sich auf in 3.606 Hauptverfahren (2004: 4.478) und 760 Nebenverfahren (2004: 645), wobei zu den Letzteren insbesondere Erinnerungsverfahren (etwa gegen Kostenfestsetzungen) und Akteneinsichtsverfahren gehören. Die Zahl der Erledigungen lag im Berichtsjahr bei insgesamt 4.388 Verfahren (2004: 4.309) in Haupt- und Nebensachen. Im Bereich der Marken-Beschwerdesenate konnte aufgrund der zurückgegangenen Eingangszahlen die Zahl der anhängigen Hauptverfahren erheblich, nämlich auf 3.123 (2004: 3.909) reduziert werden. Bei den Nichtigkeitssenaten waren zum Ende des Berichtsjahrs 329 (2004: 287) Hauptverfahren anhängig. Aufgrund der hohen Eingangszahlen bei den technischen Beschwerdesenaten ist die Zahl der anhängigen Hauptverfahren dort erneut erheblich angestiegen, auf nunmehr 3.791 Verfahren (2004: Die durchschnittliche Dauer der Hauptverfahren, die durch Sachentscheidungen oder Vergleiche erledigt wurden, hat sich im Geschäftsjahr für alle Senate auf durchschnittlich 22 Monate (2004: 19 Monate) erhöht. Die Zahl der Hauptverfahren, die sich auf andere Weise erledigt haben, lag bei 49 % (2004: 47 %). BPatG Jahresbericht 2005 Geschäftsbericht B. Statistiken
Geschäftsentwicklung im Jahr 2005 im Bereich der Hauptverfahren
Bestand: 1.1.
Nichtigkeitssenate Technische Beschwerdesenate insg.
3.078 1.742 1.029 3.791 - davon Beschwerdeverfahren
- davon Einspruchsverfahren
Beschwerdesenat für Sortenschutz Marken-Beschwerdesenate 3.909 1.496 2.282 3.123 (einschl. Beschwerdeverfahren gem. § 165 Abs. 4, 5 MarkenG) Juristischer Beschwerdesenat Geschäftsbericht BPatG Jahresbericht 2005 Vergleich der Eingänge von Hauptverfahren in den Jahren 2004 und 2005
Beschwerdesenate Die Tabelle auf Seite 139 gibt einen Überblick über die Entwicklung der Hauptverfahren in den vergangenen sechs Jahren. Die entsprechende Entwicklung bei den Nebenverfahren ist in der Tabelle auf Seite 140 dargestellt BPatG Jahresbericht 2005 Geschäftsbericht Verteilung der Eingänge 2005
Juristischer Beschwerdesenat Beschwerdesenate Nichtigkeitssenate 6,2 %
(2004: 4,5 %)
Gebrauchsmuster- Beschwerdesenat Technische Beschwerdesenate 2,2 %
2004: 1,6 %)
48,3 %
(2004: 37,5 %)
Dabei betrafen bei den Marken-Beschwerdesenaten 30 Eingänge neue Markenformen (2004: 62). Diese verteilen sich wie folgt: - abstrakte Farbmarken Geschäftsbericht BPatG Jahresbericht 2005 Bestand der am Jahresende anhängigen Hauptverfahren 2001 – 2005
Gegenüberstellung der Verfahrensbeendigungen
oder gerichtlichenVergleich Beschwerdesenate Beschwerdesenat BPatG Jahresbericht 2005 Geschäftsbericht Durchschnittliche Verfahrensdauer bei den Senaten
Nichtigkeitssenate Technische Beschwerdesenate Marken-Beschwerdesenate Juristischer Beschwerdesenat Verfahrensdauer 2001 – 2005 aufgeschlüsselt nach Geschäftsjahren
Beschwerdesenate Geschäftsbericht BPatG Jahresbericht 2005 C. Rechtsmittel
Berufungen und Rechtsbeschwerden gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichts
Im Berichtsjahr wurde gegen 61 Nichtigkeitsurteile des Gerichts Berufung eingelegt (2004: 63). Das Bundespatentgericht hat in 36 Verfahren (2004: 31) die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zugelassen. Diese verteilen sich wie folgt : - Technische Beschwerdesenate - Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat - Marken-Beschwerdesenate - Juristischer Beschwerdesenat In 26 dieser Fälle (2004: 16) haben die Verfahrensbeteiligten Rechtsbeschwerde eingelegt: - Technische Beschwerdesenate - Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat - Marken-Beschwerdesenate - Juristischer Beschwerdesenat Die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde wurde in 11 Fällen (2004: 8) erhoben. BPatG Jahresbericht 2005 Geschäftsbericht II. Rechtsmittelentscheidungen des Bundesgerichtshofs
Im Jahr 2005 entschied der Bundesgerichtshof über 31 Berufungsverfahren in Patentnichtigkeitsverfahren (2004: 52). Von diesen Verfahren wurden 18 durch Urteil (2004: 20) abgeschlossen, die übrigen Verfahren erledigten sich auf sonstige Weise (beispielsweise durch Vergleich oder Rücknahme der Berufung). In 9 der durch Urteil entschiedenen Fälle wurden die erstinstanzlichen Entscheidungen des Bundespatentgerichts bestätigt. Die Berufungsentscheidungen des Bundesgerichtshofs haben in 12 Fällen der Nichtigkeitsklage stattgegeben und in 4 Fällen die Nichtigkeitsklage zurückgewiesen. In 2 Fällen kam es zu einer Teilstattgabe. Über die 20 zugelassenen Rechtsbeschwerden entschied der Bundesgerichtshof wie folgt : Technische Beschwerdesenate Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat 1 - - Marken-Beschwerdesenate 5 Die Entscheidungen über die zulassungsfreien Rechtsbeschwerden ergingen wie folgt: Beschwerdesenate Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat - 1 - Marken-Beschwerdesenate 1 Juristischer Beschwerdesenat Geschäftsbericht BPatG Jahresbericht 2005 D. Personal
Zum Stichtag 31. Dezember 2005 hatte das Bundespatentgericht insgesamt 116 Mitglieder i.S.v. § 65 Abs. 2 PatG (2004: 123). Diese Gruppe setzte sich zusammen aus 24 Richterinnen und 92 Richtern (2004: 24 Richterinnen und 99 Richter), bzw. aus 54 technischen und aus juristischen Mitgliedern (2004: 58 technische und 65 juristische Mitglieder). Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr erklärt sich aus der Verzögerung einiger Neueinstellungen. Im Januar 2006 sind dann fünf technische Richterinnen und Richter ernannt worden und weitere Ernennungen juristischer und technischer Mitglieder stehen Im Berichtsjahr wurden 3 Jurist(inn)en und 3 Techniker zu Richterinnen und Richtern am Bundespatentgericht ernannt. Die Stellen der Vorsitzenden des 5. und 35., des 20., des 27. und des 32. Senats wurden neu besetzt. Der Vorsitzenden des 27. Senats wurde der Vorsitz im 3. Senat übertragen. Die Vorsitzendenstelle des 11. Technischen Beschwerdesenats war am Stichtag vakant. Von den 116 Richterinnen und Richtern des Gerichts waren zwei Juristen an andere Stellen abgeordnet, und zwar eine Juristin an den Bundesgerichtshof und ein Jurist an das Bundesministerium der Justiz. Der Austausch mit der ordentlichen Gerichtsbarkeit des Freistaates Bayern (vgl. Jahresbericht 2003, S. 109, und Jahresbericht 2004, S. 119) wurde fortgesetzt. Unverändert war im Berichtsjahr ein Richter des Landgerichts München I an das Bundespatentgericht abgeordnet. Drei juristische Richter waren am Stichtag beurlaubt, um Aufgaben bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum, beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt und beim Europäischen Patentamt wahrzunehmen. Zum Stichtag vom 31. Dezember 2005 gehörten 144 nichtrichterliche Bedienstete dem Bun- despatentgericht an (2004: 137), 8 davon waren beurlaubt, 6 von diesen aufgrund von BPatG Jahresbericht 2005 Geschäftsbericht Das Bundespatentgericht bildete im Berichtsjahr insgesamt sechs junge Menschen aus, davon je zwei zu Verwaltungsfachangestellten, zu Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste und zu Fachangestellten für Bürokommunikation. Alle Auszubildenden befanden sich am Stichtag 31. Ausbildungsjahr. Mit dieser Ausbildungsleistung erfüllt das Bundespatentgericht die von der Bundesregierung in der Bundesverwaltung angestrebte Ausbildungsquote von 7 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. E. Ausbildung der Patentanwaltsbewerberinnen und -bewerber
Patentanwaltsbewerberinnen und -bewerber werden während ihrer Ausbildung jeweils für sechs Monate dem Bundespatentgericht zugewiesen. Federführend für diese Ausbildung im Ganzen ist das Deutsche Patent- und Markenamt. In den Jahren bis 2001 hatte sich die Zahl der Patentanwaltskandidaten, die jährlich ihre Ausbildung beim Bundespatentgericht durchlaufen, zwischen 90 und 110 bewegt. Nach einem abrupten Anstieg an zugewiesenen Bewerbern im Jahr 2002 (186) ging diese Zahl im Jahr 2003 zunächst auf 141 zurück und lag im Berichtsjahr mit 153 Bewerberinnen und Bewerbern erneut weit über dem früheren Durchschnitt. Es ist damit zu rechnen, dass sich die Zahl der Patentanwaltsbewerberinnen und -bewerber auch künftig in den Größenordnungen der letzten Jahre bewegen wird. Anzahl der ausgebildeten Patentanwaltsbewerberinnen und -bewerber 2001 – 2005
Geschäftsbericht BPatG Jahresbericht 2005 Bei der derzeitigen Bewerberzahl wird dem Bundespatentgericht alle vier Monate jeweils eine neue Gruppe von ca. 50 Bewerberinnen und Bewerber zugeteilt. Die Bewerberinnen und Bewerber werden in kleinen Gruppen den verschiedenen Senaten zur Ausbildung zugewiesen. Gleichzeitig unterrichten Richterinnen und Richter beim Bundespatentgericht jede Bewerbergruppe in einer Vielzahl von Arbeitsgemeinschaften, die mit Rücksicht auf die Größe der Gruppen alle doppelzügig geführt werden. Von den 156 Prüfungsteilnehmern (2004: 157) haben im Berichtsjahr 149 Kandidatinnen und Kandidaten, also 95,5 %, die Patentanwaltsprüfung bestanden (2004: 154 = 98 %). Prüfungs-Erfolgsquote (%) in den Jahren 2001 – 2005
BPatG Jahresbericht 2005 Geschäftsbericht Dokumentation der Rechtsprechung
Im abgelaufenen Jahr wurden 65 Eilunterrichtungen über wichtige Entscheidungen des Bundespatentgerichts (60) und des Bundesgerichtshofs (5) interessierten Stellen zugeleitet. Zusätzlich sind alle Eilunterrichtungen unter dem Stichwort „Leitsätze" (unter dem Menüpunkt „Entscheidungen") auch im Internet über die Homepage des Gerichts verfügbar (www.bpatg.de). Einträge aus der Zeit bis zum 31. Dezember 2005 bleiben dort für ein halbes Jahr nach Veröffentlichung eingestellt. Danach werden sie gelöscht, da zwischenzeitlich in der Regel eine Veröffentlichung in der Fachpresse erfolgt ist. Ein neuer elektronischer Dienst des Bundespatentgerichts besteht darin, dass alle ab 1. Januar 2006 ergehenden Entscheidungen im Volltext auf der Homepage des Gerichts veröffentlicht werden (siehe unten bei „I. Öffentlichkeitsarbeit"). Mit Rücksicht auf diesen neuen Dienst bleiben die Leitsätze für Entscheidungen aus der Zeit seit dem 1. Januar 2006 dauerhaft unter dem Stichwort „Leitsätze" eingestellt. Der Verein der Richter am Bundespatentgericht gibt die Sammlung „Entscheidungen des Bundespatentgerichts" (BPatGE) heraus und hat in dieser Sammlung im Berichtsjahr 30 Entscheidungen veröffentlicht. Ferner wurden der Fachpresse im Berichtszeitraum 73 von den Senaten ausgewählte Entscheidungen zur Veröffentlichung zugeleitet. Auf der Grundlage des zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der juris GmbH geschlossenen Vertrages über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der automatisierten Rechtsdokumentation gab die Dokumentationsstelle im Laufe des Jahres 704 Entscheidungen der Senate dokumentarisch aufbereitet an die juris-Datenbank ab. Ergänzend wurden 695 Fundstellen von Entscheidungen des Gerichts in den einschlägigen Publikationsorganen und 693 Langtexte von bereits in der Datenbank enthaltenen Entscheidungen des Gerichts nachgeführt. Somit werden im Berichtszeitraum ca. 32 % der ergangenen Sachentscheidungen in der juris-Datenbank nachgewiesen. 71 % dieser Entscheidungen betreffen den Markenbereich, 21 % die Technischen Beschwerdesenate, 4 % die Nichtigkeitssenate und 4 % die übrigen Bereiche. Geschäftsbericht BPatG Jahresbericht 2005 Die Datenbank juris bietet Zugriff auf die von den Senaten dazu bestimmten Entscheidungen, auf alle Entscheidungen, gegen die Rechtsbeschwerde zugelassen oder eingelegt ist, auf Entscheidungen, die in den Jahresberichten seit 1995 zitiert sind, und auf alle Entscheidungen des Bundespatentgerichts, die in den mehr als 600 von juris ausgewerteten Printmedien im Laufe des Jahres publiziert wurden. II. Interne Dokumentation
Nach Rechtsfragen geordnet wurden 65 ausgewählte Entscheidungen aller Senate und 9 Entscheidungen des Bundesgerichtshofes für die hauseigene Rechtsprechungsdokumentation aufbereitet. 1446 aus dem Deutschen Patent- und Markenamt neu zugegangene Akten und 1028 Erledigungen der Marken-Beschwerdesenate wurden für die hauseigene Marken- Dokumentation ausgewertet. Im zweiten Quartal des Berichtsjahres wurde als zweite Ausbaustufe des elektronischen Markendokumentationssystems die Kartei der Kollisionsverfahren in das Gesamtsystem integriert und in Betrieb genommen. Das System bietet umfangreiche Such- und Retrievalfunktionen und ermöglicht von jedem Arbeitsplatz des Gerichts aus den direkten Zugriff auf die Dokumentationsdaten aller Verfahren im Markenbereich. Zusätzlich werden alle dazugehörigen Volltexte der Entscheidungen sowie Bildzeichen in Originalform dargestellt, sie sind ebenso suchfähig. Ein spezielles Suchtool erlaubt die freie Suche nach Bildinhalten. Die im vergangenen Jahr für den juristischen Beschwerdesenat eingerichtete Datenbank mit seinen eigenen Entscheidungen hat sich im Praxisbetrieb bewährt und soll 2006 um die Entscheidungen aller mit technischen Sachverhalten befassten Senate erweitert BPatG Jahresbericht 2005 Geschäftsbericht G. Bibliothek
Im Berichtszeitraum ist der Buchbestand der Bibliothek auf ca. 15 000 Titel angewachsen. Für die Handbibliotheken der Richterschaft konnten mehrere wichtige Kommentarwerke in großer Stückzahl beschafft werden. Die Bibliothek führt, teilweise in Mehrfachbezug, derzeit 129 fortlaufende Sammelwerke (Loseblattwerke, Jahrbücher etc.) und 187 laufende Zeitschriften. Die Sondersammlung Produktkataloge umfasst derzeit 4 000 Kataloge und Produktverzeichnisse aller Art. Über den Austausch mit dem Deutschen Patent- und Markenamt gelangen 484 Zeitschriften in den gerichtsinternen Umlauf. In einer Kurzzeitauslage stehen fast alle in der Bibliothek des Deutschen Patent- und Markenamts eingehenden Zeitschriftenhefte zur Einsichtnahme zur Verfügung und ermöglichen es neben den Gerichtsangehörigen auch allen Mitarbeitern der Markenabteilungen des Deutschen Patent- und Markenamts, sich über den Inhalt von ca. 1 000 Zeitschriftentiteln aktuell zu informieren. Die zur Unterstützung der Tätigkeit der Marken-Beschwerdesenate angelegte Wortschatz- Datenbanken für die Bereiche Werbesprache/Werbeslogans und Trendwörter sind auf ca. 250 000 Einträge angewachsen. Geschäftsbericht BPatG Jahresbericht 2005 H. Elektronischer
Rechtsverkehr beim Bundespatentgericht
Seit dem Inkrafttreten der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr im gewerb- lichen Rechtsschutz am 15. Oktober 2003 können beim Bundespatentgericht Dokumente zu Nichtigkeitsverfahren in Patentsachen und zu Beschwerdeverfahren in Markensachen rechts- wirksam auch elektronisch eingereicht werden. Neben dem Weg über die zentrale E-Mail Adresse [email protected] stellt das Bundespatentgericht, ebenso wie der Bundes- gerichtshof, dafür den „elektronischen Gerichtsbriefkasten" zur Verfügung, der bei sehr ein- fachem IT-Aufwand (Webbrowser genügt) die Vorteile einer sicheren Übertragung (sicherer als ein Telefax) fast aller gängigen Dateiformate und einer sofortigen elektronischen Empfangsbestätigung bietet. Aufbauend auf den bisherigen Erfahrungen plant das BPatG die Einführung eines einheit- lichen IT-gestützten Vorgangsbearbeitungssystems (VBS) für die „Elektronische Gerichts-
und VerwaltungsAkte" (EGuVA), das die elektronische Registratur, die elektronische Akte
und die elektronische Vorgangsbearbeitung beinhaltet. Der für die Bundesverwaltung geltende Standard für „Dokumentenmanagement und elektronische Archivierung im IT-gestützten Geschäftsgang" ist das DOMEA®-Konzept 2.0 der Koordinierungs- und Beratungsstelle der Bundesregierung für Informationstechnik (KBSt). Dieses DOMEA®-Konzept ist ein allgemeines Organisationskonzept, dessen konkrete Umsetzung an die speziellen Bedingungen im BPatG angepasst werden muss. Dazu bedarf es umfangreicher planerischer und konzeptioneller Vorarbeiten im BPatG im Rahmen einer Pilotphase, deren Ergebnis ein Einführungskonzept für das VBS im BPatG ist. Nach der Ist- und Zielanalyse liegen die derzeit erkennbaren BPatG-spezifischen Anforderungen vor. Die Pilotphase im BPatG erfolgt in zwei Stufen: In der 1. Stufe soll eine Testumgebung im BPatG aufgebaut werden. Nach gründlichem Kennenlernen der Möglichkeiten des installierten VBS sollen realitätsnah unter Einbeziehung der späteren Nutzer elektronische Gerichtsakten für verschiedene Bereiche (insbesondere für Technische und Marken-Beschwerdesenate) modelliert und Verfahrensabläufe simuliert werden. Hierbei wird die Einbindung der BPatG-Fachanwendung für die Verwaltung der Gerichtsakten in das VBS erprobt. Außerdem soll ein organisationsbezogener Einführungstest BPatG Jahresbericht 2005 Geschäftsbericht der elektronischen Verwaltungsakte in einer Organisationseinheit des BPatG erfolgen, um Erfahrungen im Praxisbetrieb zu sammeln. In der 2. Stufe soll das VBS auf weitere Organisationseinheiten des BPatG ausgeweitet werden, wobei ein prozessorientierter Einführungstest für die elektronische Verwaltungsakte geplant ist. Dieser Test soll einen hausweiten Einflüssen unterliegenden Vorgang zum Gegenstand haben und Erfahrungen zur Vorgangsbearbeitung über Organisationseinheiten hinweg erbringen. Ferner werden ausgewählte Gerichtsakten in der Praxis erprobt. Diese beiden Einführungstests zur elektronischen Verwaltungsakte (vgl. die entsprechenden Einführungsvorschläge der KBSt im DOMEA®-Konzept) bringen praktische Erfahrungen in der täglichen Arbeit mit dem VBS. Im Rahmen der Pilotphase können bei Bedarf auch weitere Bereiche bzw. Organisationseinheiten im BPatG Tests mit dem VBS durchführen. I. Öffentlichkeitsarbeit,
Zusammenarbeit mit Partnern im In- und
Im Berichtsjahr lag ein besonderer Schwerpunkt der Öffentlichkeitsarbeit bei der Fortent- wicklung des Internetauftritts des Gerichts. Im Juli wurde das bisherige äußere Erscheinungs- bild der Webseite www.bpatg.de aufgegeben und durch eine völlig neue Gestaltung aller Oberflächen ersetzt. Das Gericht freut sich mitteilen zu können, dass seine Webseite nach Maßgabe der W3C-Standards vollständig barrierefrei ist. Hinzu kamen die technischen und organisatorischen Vorbereitungen für eine fortlaufende Veröffentlichung der Gerichtsentscheidungen im Internet. Dieser neue elektronische Dienst wurde - nach dem Berichtsjahr - im März 2006 aufgenommen und wird seitdem auf der Webseite des Gerichts unter dem Menüpunkt „Entscheidungen" zur Verfügung gestellt. Fort- laufend erfasst wird die ganz überwiegende Zahl der verfahrensabschließenden richterlichen Entscheidungen, beginnend mit dem Januar 2006. Für nicht kommerzielle Zwecke kann dieser Dienst kostenlos in Anspruch genommen werden. Geschäftsbericht BPatG Jahresbericht 2005 Nach vielen Jahren einer sehr guten Zusammenarbeit kam der Staatssekretär im Bundes- ministerium der Justiz, Herr Prof. Dr. Geiger, im November 2005 zu einem Abschiedsbesuch in das Bundespatentgericht, bevor seine Tätigkeit für das Bundesministerium der Justiz im selben Monat endete. Im Oktober 2005 hat der Gerichtspräsident Dr. Landfermann zusammen mit dem Vorsitzen- den Richter Claus-Dieter Meinhardt und dem Richter Claus-Peter Brandt in Washington D.C., U.S.A., an der Vierten internationalen Richter-Konferenz über den gewerblichen Rechts- schutz teilgenommen, die die Intellectual Property Owners Association in Kooperation mit dem Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) veranstaltet hat. Von den insgesamt 13 Federal Courts of Appeal hat der CAFC als einziger eine bundesweite Zuständigkeit und eine exklusive sachliche Zuständigkeit für Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren in Patent- und Markensachen sowie für die Überprüfung der Entscheidungen des U.S.-amerikanischen Patent- und Markenamts. Der erfolgreiche Erfahrungsaustausch zwischen dem Gericht einerseits und dem Obersten Wirtschaftsgericht sowie der Bundesbehörde für geistiges Eigentum, Patente und Marken der Russischen Föderation andererseits wurde fortgesetzt. Seit dem Jahr 2004 ist das russische Patentamt der genannten Bundesbehörde unterstellt. Zusammen mit dem Obersten Wirt- schaftsgericht veranstaltete das Bundespatentgericht im Juni 2005 in Moskau in Kooperation mit dem Markenverband e.V. und unter Beteiligung der Deutschen Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit (IRZ), Bonn, ein Seminar zum Markenrecht. Außerdem waren Angehörige des Russischen Patentamts und russische Richter auf verschiedenen Veranstal- tungen zu Gast beim Bundespatentgericht in München. Darüber hinaus hat das Gericht im Berichtsjahr seine Kooperation im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes auf neue Partner in der Russischen Föderation ausgedehnt: In Kooperation mit GRUR hat das Bundespatent- gericht Anfang Oktober in Sankt Petersburg zusammen mit der dortigen Industrie- und Handelskammer ein Seminar über die Erlangung und Durchsetzung bio- und gentechnologi- scher Patente veranstaltet. Ende November 2005 nahmen Vertreter des Bundespatentgerichts als Referenten an einer Klausurtagung in München teil, die die Deutsche Stiftung für inter- nationale rechtliche Zusammenarbeit (IRZ), Bonn, in Kooperation mit dem Europäischen Patentamt für hochrangige Mitglieder des Forschungszentrums für Privatrecht beim Präsi- denten der Russischen Föderation veranstaltet hat. Thema der Tagung waren die Vorberei- tungen des Forschungszentrums für den Entwurf für das 4. Buch des Russischen Zivilgesetz- buches, das sich mit dem geistigen Eigentum befasst. Zu den russischen Teilnehmern gehörte BPatG Jahresbericht 2005 Geschäftsbericht auch der Vorsitzende des Forschungszentrums für Privatrecht, Herr Weniamin Jakowlew, der in seiner Eigenschaft als früherer Präsident des Obersten Wirtschaftsgerichts viele Jahre lang Kooperations-Partner des Bundespatentgerichts gewesen ist. Auch in anderen Bereichen der Kooperation des Gerichts mit Partnern im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes im In- und Ausland kam es im Jahr 2005 zu einer überdurch- schnittlichen Zahl von Kontakten. Zusätzlich zu den Veranstaltungen mit seinen russischen Partnern hat das Gericht etwa weitere zwanzig Besuche für Gäste aus dem In- und Ausland organisiert, darunter zum ersten Mal auch für Vertreter der Republik Usbekistan und der Volksrepublik Vietnam. In den Begegnungen mit ausländischen Gästen ging es häufig um die Vorbereitungen der entsprechenden Staaten für deren Beitritt zur WTO und zum TRIPS- Unter dem Vorsitz des Gerichtspräsidenten, Dr. Hans-Georg Landfermann, hat am 14. Dezember 2005 erneut die internationale Arbeitsgruppe „Streitregelung" getagt, deren Aufgabe es ist, die Schaffung einer besonderen Gerichtsbarkeit für die europäische Patent- organisation vorzubereiten. Der von der Arbeitsgruppe ausgearbeitete Entwurf, das "European Patent Litigation Agreement" (EPLA), hat sowohl bei den Regierungen der Mitgliedstaaten als auch bei den interessierten Kreisen der Wirtschaft und der Anwaltschaft viel Zustimmung Geschäftsbericht BPatG Jahresbericht 2005 Gesamtstatistik über die Tätigkeit des Bundespatentgerichts
in den Jahren 2000 – 2005
Nichtigkeits-, Beschwerde- und Einspruchsverfahren
Nichtigkeits- Gebrauchs- Beschwerde- Beschwerdesenate: Beschwerde- Einspruchs- Beschwerde- Beschwerde- Verfahren
(ab Jan. '02) (soweit nicht gem. § 165 insgesamt:
MarkenG (gesondert 1-8)
14., 15., 17., 14., 15., 17., 9

2000
eingegangen
189 71 93 751 - 2373 - 2 3479

2001
eingegangen
166 83 82 824 - 2002 - 1 3158

2002
eingegangen
163 67 63 798 584 2725 45 - 4445

2003
eingegangen
181 88 84 827 909 2368 696 - 5153

2004
eingegangen
200 73 55 869 810 1619 852 - 4478

2005
eingegangen
225 79 64 920 822 1496 - - 3606
BPatG Jahresbericht 2005 Geschäftsbericht Verfahren außerhalb eines Hauptverfahrens
- ZA (pat) Verfahren -
Nichtigkeits- Gebrauchs- Beschwerde- Beschwerdesenate: Beschwerde- Einspruchs- Beschwerde- Beschwerde- Verfahren
(ab Jan. '02) (soweit nicht gem. § 165 insgesamt:
MarkenG (gesondert 1-8)
14., 15., 17., 14., 15., 17., 9

2000
eingegangen
164 32 25 308 - 87 - - 616

2001
eingegangen
108 49 20 289 - 86 - - 552

2002
eingegangen
129 34 10 275 24 81 - - 553
130 36 10 271 24 84 - - 555

2003
eingegangen
119 79 - - 707
erledigt 140 39 12 306 110 78 - - 685
30 4 3 5 9 4 - - 55

2004
eingegangen
166 69 1 - 645
erledigt 143 31 17 223 172 67 1 - 654
26 2 5 4 3 6 - - 46

2005
eingegangen 189 46
erledigt 189 44 13 207 250 54 - - 757
26 4 1 8 6 4 - - 49

Source: https://www.bundespatentgericht.de/cms/media/Oeffentlichkeitsarbeit/Veroeffentlichungen/Jahresberichte/jahresbericht_2005.pdf